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Breves reflexiones sobre la modificación a la Ley Alemana de diseños industriales.

 

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La Propiedad Inmaterial

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Derechos de autor de las obras reproducidas y publicadas en línea por los motores de búsqueda 

Ernesto Rengifo García

Los motores de búsquedas son una importante herramienta tecnológica que facilita la difusión y acceso a información en internet. Sin embargo, cuando se trata de obras protegidas por el derecho de autor –para el caso del derecho continental– o copyright –para la tradición anglosajona– existe la dificultad de definir si los motores de búsqueda infringen los derechos de los titulares de estas obras. 

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Caso imatinib: análisis técnico y jurídico del trámite de patente en Colombia 

Luisa Fernanda Díaz Pinilla, Rafael Guevara, Natalia Lamprea, Óscar Lizarazo-Cortés

 

Imatinib –comercialmente disponible como Gleevec® o Glivec®– es un medicamento empleado principalmente en el tratamiento de la leucemia mieloide crónica. La protección de este medicamento por patente en Colombia, en la forma de una entidad polimórfica denominada forma Beta (β) del mesilato de Imatinib, muestra un trámite muy divergente entre la postura de la Superintendencia de Industria y Comercio que en 2003 niega la patente, y la postura del Consejo de Estado que en 2012 revoca dicha negación y ordena conceder la patente. 

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Palabras clave:

Viernes, 25 de Julio de 2014 

Palabras Clave: creación ornamental; procedimiento; dibujos y modelos

El diseño industrial, creación intelectual de carácter híbrido, se revela como un instrumento útil para proteger a las creaciones de carácter estético y ornamental. A nivel internacional, el régimen que regula esta figura, ha sido objeto de numerosos cambios. En efecto, en la década de los setenta, se presentó una importante transformación en Europa en lo que se refiere a su régimen: la adopción de la directiva 98/CE/71. Dicha directiva se caracterizó porque introdujo las condiciones de fondo y de forma para acceder a la protección. Ahora, con el ánimo de completar el régimen se expidió el reglamento 6 de 2002 que vino a desarrollar con mayor profundidad el procedimiento tendiente a atacar la validez del diseño.

Así, este sistema obligó a los Estados miembros a incorporar a sus leyes internas esta norma de derecho derivado, obligando a transformar su normatividad local. Justamente, esta reflexión nos conduce a analizar la reciente modificación que sufrió la ley de dibujos y modelos alemana, con grandes repercusiones en su procedimiento interno como se examina a continuación.

a.    Antecedentes.

La primera ley Alemana sobre dibujos y modelos fue dictada en el año de 1876, cuya versión inicial nos muestra un fuerte influjo del derecho de autor en esta materia. Esta ley se componía de 17 artículos, su objetivo era el de presentar las condiciones de fondo y de forma para adquirir dicho derecho. La norma en cita, erigió como criterios de protección la novedad y la originalidad del dibujo o modelo[1], condiciones que se examinan bajo diferentes aristas en materia de propiedad intelectual. El derecho se adquiría mediante el sistema del registro[2] y tenía una duración de 5 años prorrogables por otro tanto hasta completar un período de 20 años[3].

Ahora bien, con ocasión del proceso de integración que sufrió la Unión Europea, surgió la necesidad de armonizar el régimen de los dibujos y modelos, el efecto fue la expedición de una norma de derecho derivado: la Directiva Europea 98/CE/1971. Esta regla fue el resultado de un arduo proceso de discusión en el marco de la Unión respecto del establecimiento de un régimen único y armónico que reclamaba el territorio europeo en materia de dibujos y modelos. Al respecto, Marie-Angèle Pérot indica “Para favorecer la creación de dibujos y modelos, la elaboración de un estatuto específico de manera temprana se reveló necesario, después indispensable. Faltaba encontrarlo. Pero esa materia en un campo de aplicación tan vasto, con múltiples fuentes, dejo generalmente al legislador indeciso”[4].

La introducción de dicha norma tuvo como consecuencia que la ley interna alemana tuviese que modificarse toda vez que las condiciones para beneficiarse de la protección cambiarían. En efecto, el primer aspecto fue el concerniente a la novedad, es decir, se abandonó el criterio en virtud del cual se requería la originalidad y la novedad al mismo tiempo. Así, el derecho de los diseños se aproxima al de las patentes con ciertas sutilezas que marcan la diferencia entre una y otra figura.

La novedad del diseño “implica que él  (o uno idéntico) no haya sido divulgado, o conocido, antes de la fecha de depósito de su solicitud de registro ante la autoridad nacional competente”[5]. Y a diferencia de las patentes, la novedad no será absoluta, sino relativa, es decir, que el análisis se reduce geográficamente al territorio de la Unión. Adicionalmente, la directiva exige como condición que el diseño presente un carácter singular, definido por la norma en cita en los siguientes términos: “la impresión general que produzca en un usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro dibujo o modelo que haya sido puesto a disposición del público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad”[6]. Pues bien, el cuerpo legislativo alemán introdujo enmiendas a su ley de diseño las cuales entraron a regir a partir del 1 de Enero de 2014.

b.    Nueva Ley de Diseño Alemán.

La nueva ley se caracterizó por introducir una nueva denominación a la figura. Así mientras que este se conocía como “Geschmacksmuster”, noción que correspondía a la de dibujos y modelos, la reforma adoptó una nueva manera de identificación “Designgesetz”, definición que responde al concepto de diseño[7]. En cuanto a los criterios de protección, la ley alemana mantuvo los requisitos expuestos por la normativa europea, es decir, novedad y carácter singular, no obstante el principal cambió que arrojó fue de tipo procedimental respecto de la autoridad ante la cual se solicita la nulidad del diseño y algunos aspectos relativos al procedimiento tendiente a atacar la validez del diseño.

En efecto, bajo la ley anterior, se debía interponer una acción de nulidad con el fin de atacar la validez del mismo cuya competencia era de conocimiento de las Cortes Alemanas. Con la nueva ley la discusión de este aspecto se surtirá ante la oficina de marcas y de patentes alemana[8]. Sin embargo, persiste la opción de recurrir a los jueces para solicitar el decreto de medidas cautelares, la indemnización de perjuicios y pretensiones secundarias como el retiro y la destrucción de los productos infractores[9] acorde con la nueva Sección 33 (3) de la ley alemana de diseños.

Como puede observarse, la reforma busca armonizar la ley interna con lo previsto en la Directiva Europea y el Reglamento de Ejecución que contienen las disposiciones relativas a las causales de declaración de nulidad o denegación del registro. Así, el artículo 11 de la Directiva Europea prevé como causales de nulidad o denegación del registro las siguientes:

Artículo 11. Nulidad o denegación del registro. 1. Se denegará la inscripción de un dibujo o modelo en el registro, o se cancelará la inscripción por nulidad de la misma, en cada uno de los casos siguientes:

a) si el dibujo o modelo no reúne los requisitos de la letra a) del artículo 1;

b) si no cumple los requisitos de los artículos 3 a 8;

c) si quien solicita el registro o el titular del derecho sobre un dibujo o modelo carecen de legitimación conforme a la legislación del Estado miembro de que se trate;

d) si el dibujo o modelo es objeto de oposición en relación con un dibujo o modelo anterior se ha puesto a disposición del público después de la fecha de presentación de la solicitud o, si se reivindica prioridad, después de la fecha de prioridad, y que está protegido desde una fecha anterior a la mencionada mediante un dibujo o modelo comunitario registrado o una solicitud de dibujo o modelo comunitario registrado o un derecho sobre un dibujo o modelo del Estado miembro de que se trate, o por una solicitud de tal derecho.

2. Los Estados miembros podrán disponer también que se deniegue el registro de un dibujo o modelo o que se cancele la inscripción por nulidad de la misma, en los casos siguientes:

a) si se utiliza un signo distintivo en un dibujo o modelo posterior, y el Derecho comunitario o la legislación del Estado miembro de que se trate por la que se rige dicho signo confiere al titular del derecho sobre el signo el derecho a prohibir tal uso”;

 

Por su parte, los artículos 24  y el 52 del reglamento de ejecución hacen referencia al procedimiento de declaración de nulidad en los siguientes términos:

 

Artículo 24. Declaración de nulidad. 1. Un dibujo o modelo comunitario registrado podrá declararse nulo previa solicitud presentada en la Oficina con arreglo al procedimiento previsto en los títulos VI y VII o por un tribunal de dibujos y modelos comunitarios como consecuencia de una demanda de reconvención en una acción de infracción. 2. Un dibujo o modelo comunitario podrá declararse nulo incluso después de su caducidad o de la renuncia al mismo. 3. Un dibujo o modelo comunitario no registrado podrá declararse nulo por un tribunal de dibujos y modelos comunitarios a partir de una solicitud recibida con este objeto o con arreglo a una demanda de reconvención en acciones de infracción.

 

Artículo 52 . Solicitud de declaración de nulidad. 1. Salvo lo dispuesto en los apartados 2 a 5 del artículo 25, cualquier persona física o jurídica, así como las autoridades públicas con competencia para ello, podrán presentar ante la Oficina una solicitud de declaración de nulidad de un dibujo o modelo comunitario registrado.

2. La solicitud se presentará por escrito y debidamente motivada. No se dará por presentada hasta que no se haya abonado la tasa correspondiente a la declaración de nulidad.

3. La solicitud de declaración de nulidad no será admisible cuando un tribunal de dibujos y modelos comunitarios haya resuelto en sentencia firme entre las mismas partes una solicitud relativa a la misma materia y con idéntica causa.

 

Adicionalmente, la reforma apuntó a establecer que si una solicitud de nulidad es rechazada por la Oficina Alemana de Marcas y Patentes, esta decisión tiene efectos vinculantes para las Cortes Alemanas siempre que las partes involucradas en el conflicto sean las mismas. Así por ejemplo,  si estamos en presencia de las  mismas partes y se persigue posteriormente la nulidad ante el Juez Civil, ésta, resultará inadmisible[10]. No obstante, la ley guarda silencio respecto de aquellas situaciones en que tratándose de las mismas partes o incluso diferentes, se solicita la nulidad ante la Oficina de Patentes y Marcas mediante una demanda de reconvención. Al no señalar nada al respecto, “esta situación es tratada como acciones dependientes, por ejemplo, si estamos frente a las mismas partes y versa sobre el mismo objeto, la acción posterior no es admisible, mientras que  si estamos frente a partes diferentes, la acción posterior será admisible”[11].

 

Ahora, debido a que dicha reforma es joven en cuanto a su entrada en vigencia, estamos a la espera de que sea la práctica judicial la que nos revele las dificultades que su aplicación entraña en el territorio alemán, especialmente en lo que se refiere a los procedimientos de infracción y de cancelación cuando estos se adelantan de manera independiente a una acción de nulidad[12]. Hasta el momento y por su corta vida no se han presentado fallos en la materia, no obstante nos encontramos atentos a los pronunciamientos que a nivel administrativo o judicial se haga de ello. Para mayor información consulte http://www.worldipreview.com/article/german-design-law-change-and-continuity


[1] Art. premier. 1) Le droit de reproduire un dessin ou modèle industriel en totalité ou en partie appartient exclusivement à l’auteur de celui-ci. 2) Ne sont considérés comme dessins et modèles au sens de la présente loi que des produits nouveaux et originaux.

[2] Art. 7. 1) L’auteur d’un dessin ou modèle ou son ayant cause n’obtient la protection de ce dessin ou modèle contre la reproduction qu’en déposant auprès de l’Office des brevets une demande d’inscription au registre des dessins et modèles.

[3] Art. 9. 1) La durée de protection est de cinq ans à compter du jour suivant celui du dépôt de la demande.

2) La durée de protection peut être prolongée par périodes de cinq ans ou d’un nombre d’années multiple de cinq, jusqu’à 20 ans au maximum. La prolongation de la durée de protection est inscrite au registre des dessins et modèles.

[4] “Pour favoriser la création des dessins et modèles, l’élaboration d ; un statut spécifique s’est très tôt révélée nécessaire, puis indispensable. Il restait à le trouver. Mais cette matière au champ d’application si vaste, aux sources multiples, a souvent laissé le législateur indécis » Marie-Angèle Pérot. « Les dessins et modèles en question le droit et la pratique » Libraires Tecniques, Paris, 1998. Page. 7

[5] Castro Juan David. “La Propiedad Industrial” Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 2009. Pág. 376.

[6] Directiva Europea 91/78/CEE. Artículo 5.

[7] http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=ee460e8e-a6c6-4c07-9b45-5a8d3da0b3bc

[8] http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=ee460e8e-a6c6-4c07-9b45-5a8d3da0b3bc

[9] http://www.worldipreview.com/article/german-design-law-change-and-continuity

[10] In case that a request for a declaration of invalidity of a German design registration has been finally rejected by the GPTO, a German infringement court is bound by such a decision only if the parties are the same (Section 34b Sentence 3 German Designs Act). Thus a later counterclaim in civil court proceedings is inadmissible if a request for a declaration of invalidity of a German design registration, involving identical parties, has been finally rejected by the GPTO (Section 52b [2] German Designs Act). Likewise, a later request for invalidation is inadmissible if, in court proceedings involving identical parties, there is a final decision on the validity of the design at issue (Section 34 [1] Sentence 3 German Designs Act). http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=ee460e8e-a6c6-4c07-9b45-5a8d3da0b3bc

[11] The new Design Act does not provide for the situation where, between identical or different parties, a request with the DPMA is filed after a counterclaim has been lodged. While such a situation is not likely to occur, it should be treated in the same way as co-pending actions are generally treated, ie, if between the same parties and concerning the same subject matter, the later action is not admissible, whereas, if between different parties, the later action may be stayed. http://www.worldipreview.com/article/german-design-law-change-and-continuity

[12] Strategic and tactical considerations remain. Is it more likely in German rather than in Community infringement proceedings that the proceedings will be stayed when a later, independent, request for a declaration of invalidity is lodged? Also, what are the chances that prior, or later, cancellation proceedings will be stayed in order to let infringement actions continue? Is bifurcation—splitting the proceedings into two—a good idea and, if so, would it benefit the right holder or the defendant? http://www.worldipreview.com/article/german-design-law-change-and-continuity

 

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