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¿El diseño de una tienda puede ser considerado una marca?

 

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Miercoles, 6 de Agosto de 2014

Palabras clave: Marca, layout, causales de iregistrabilidad de marcas, Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, Directiva 2008/95.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea consideró que la apariencia o layout de una tienda o establecimiento comercial es un signo, que cuenta con una representación gráfica y que de ser distintivo frente a las marcas empleadas por otros competidores del mercado, resulta procedente su registro marcario de conformidad con los artículos 2 y 3 de la Directiva 2008/95 de la Comunidad.

La consulta que dio paso a tal decisión se produjo a raíz de la denegación de una solicitud de marca presentada por Apple Inc. ante la Oficina de Patentes y Marcas de Alemania (Deutsches Patent- und Markenamt). La solicitud recaía sobre el diseño de las tiendas insignia de Apple, y buscaba distinguir servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es “servicios de comercio al por menor en relación con ordenadores, programas informáticos, periféricos, teléfonos móviles, elementos electrónicos de consumo y sus accesorios, así como la demostración de productos a este respecto”.

El siguiente es el “diseño y la disposición distintivos de un comercio minorista” solicitado por Apple como marca:

propintel

La Oficina Alemana consideró que la representación de los establecimientos o espacios destinados a la venta de los productos de una empresa es un elemento importante de la misma, que si bien puede indicar a los consumidores sobre la calidad y precio de los bienes allí ofrecidos, no les informa sobre la procedencia u origen empresarial de los mismos. Es más, la Oficina Alemana sostuvo que el registro era improcedente porque el diseño de las tiendas presentado por Apple no se diferenciaba en suficiente medida del diseño de los locales de otras empresas que también comercializaban dispositivos electrónicos.

Antes de resolver la apelación interpuesta por Apple ante la negativa de conceder la marca, el Bundespatentgericht (Tribunal Federal de Patentes de Alemania) requirió al Tribunal de Justicia de la Comunidad Europa para que resolviera algunos interrogantes respecto de la interpretación al artículo 2 de la Directiva 2008/95, atinente los requerimientos exigidos para que un signo sea registrado como marca, dentro de los que se encuentran la representación gráfica de la apariencia de los productos. Así mismo, dicha corporación indagó acerca de la interpretación del artículo 3 Ibídem, en el cual se establecen causales de irregistrabilidad y de anulación de registros marcarios.

Entre dichas causales se encuentran la falta de distintividad del signo, aquellas circunstancias en que la forma del producto esté impuesta por su naturaleza o por la necesidad de obtener un beneficio técnico, y aquellos que se componen exclusivamente de expresiones que puedan servir para indicar la especie, calidad, cantidad, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio.

Específicamente, las cuestiones planteadas al Tribunal fueron las siguientes:

«1) ¿Debe interpretarse el artículo 2 de la Directiva [2008/95] en el sentido de que la protección que se puede conferir a la “presentación de un producto” también incluye una presentación en la que se materializa un servicio?

2) ¿Deben interpretarse los artículos 2 y 3, apartado 1, de la Directiva [2008/95] en el sentido de que un signo que muestra una presentación en la que se materializa un servicio puede ser registrado como marca?

3) ¿Debe interpretarse el artículo 2 de la Directiva [2008/95] en el sentido de que el requisito de la representación gráfica se cumple con un mero dibujo, o bien con datos adicionales como una descripción de la presentación o la indicación del tamaño, ya sea en términos absolutos mediante indicaciones métricas o en términos relativos mediante indicaciones proporcionales?

4) ¿Debe interpretarse el artículo 2 de la Directiva [2008/95] en el sentido de que el ámbito de protección de una marca para servicios de venta al por menor también comprende los productos fabricados por el propio minorista?»[1]

En ese orden de ideas, la cuestión planteada al Tribunal consiste, en últimas, en si la apariencia de un local, esto es, únicamente del diseño, sin ninguna indicación del tamaño o de las proporciones del mismo, puede ser registrado como una marca de servicios, los cuales son prestados con el único propósito de conducir a la compra final de los productos de la compañía y, en caso de ser registrable, se indagó si dicha marca debía recibir el mismo tratamiento jurídico otorgado a los empaques o apariencia exterior de un producto.

Para resolver tal interrogante, el Tribunal de Justicia, en sentencia que puede consultarse aquí[2], recordó que las marcas deben cumplir tres requisitos esenciales: i) ser un signo, ii) susceptible de representación gráfica y, iii) ser idóneo para diferenciar los productos o servicios de una empresa. Además, el Tribunal de Justicia señaló que el dibujo representado antes, compuesto por un conjunto de líneas, contornos y formas, es susceptible de registro como marca, y que no puede excluirse de tal calidad la representación de un espacio dispuesto para la venta de productos o servicios, si la misma permite identificar a esos productos o servicios como provenientes de una empresa en particular. De esta forma, el Tribunal consideró satisfechos los dos primeros requisitos del artículo 2 de la mencionada Directiva.

De acuerdo con las consideraciones aducidas por el Tribunal, en cada caso concreto deberá indagarse si el signo es distintivo, teniendo como elementos de criterio los bienes y servicios que serán identificados con el mismo, y la idea que trasmitirán al consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. De la misma forma, habrá que evaluar si el signo es descriptivo de las calidades de los productos a los que será aplicado, si su forma está determinada por la naturaleza del producto o si el mismo incurre en cualquiera otra de las causales de irregistrabilidad, que deberán ser igualmente aplicadas a signos consistentes en una forma, como al dibujo de un espacio destinado a la venta de productos.

Otro asunto que despierta interés de la interpretación prejudicial atendida por el Tribunal, consiste en determinar si aquellos servicios que tienen como finalidad exclusiva que el público adquiera un producto, puede ser considerado como un servicio identificable por una marca registrable. A juicio del Tribunal, “si ninguna de las causas de denegación de registro establecidas en la Directiva 2008/95 se opone a ello, un signo mediante el que se representa la disposición de las tiendas insignia de un fabricante de productos puede registrarse válidamente no sólo para tales productos, sino también para prestaciones pertenecientes a una de las clases del Arreglo de Niza relativas a los servicios, siempre que tales prestaciones no formen parte integrante de la comercialización de dichos productos.”[3]

Esta controversia es un reflejo de que pese al constante desarrollo normativo y casuístico, aún siguen en el aire dudas acerca de la definición de marca, su alcance y los criterios de protección y del gran interés de las empresas de resguardar y proteger todos los elementos que usan en el tráfico comercial y que les permite diferenciarse de la competencia. Otro ejemplo se encuentra en el “look and feel” de las aplicaciones disponibles para todos los dispositivos electrónicos.

En efecto, Apple ha iniciado con relativo éxito demandas dirigidas a evitar que otras compañías desarrolladoras de software empleen una apariencia, diseño y configuración similar a la empleada por ella en sus ordenadores, como fue el caso en la demanda de Apple Computer Inc. contra Microsoft Corporation y Hewlett-Packard Co, iniciada por la supuesta copia de algunas partes de la apariencia del sistema operativo del Macintosh GUI[4].

[1] Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 10 de julio de 2014. Asunto C 421/13.

[2] http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=154829&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=341060

[3] Sentencia del Tribunal. de Justicia (Sala Tercera) de 10 de julio de 2014. Op Cit.

[4] http://scholar.google.fr/scholar_case?case=17794375458513139314&q=apple+v+microsoft+1994&hl=en&as_sdt=2006

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