El nuevo reglamento de transferencia de tecnología en la Unión Europea

22 de mayo de 2014 

Palabras clave: Transferencia de tecnología, patentes, TTBER, RECATT, licencia, competencia, patent pools.

I. INTRODUCCIÓN

Tan solo hace unos días, el 1 de mayo de este año entró en vigor en la Unión Europea el nuevo cuerpo normativo que regula los contratos de transferencia de tecnología, el Reglamento 316/2014 relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 101 del TFUE a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología[1] comúnmente conocido como RECATT o TTBER por sus siglas en inglés. En este Reglamento se reconocen los efectos benéficos de un correcto ejercicio de los acuerdos que involucren derechos de propiedad intelectual que tengan por efecto una transferencia de tecnología, pero se impone una vigilancia activa con el fin de evitar los abusos y distorsiones que con ellos puedan generar.

La Unión Europea ha sido especialmente consciente de la importancia que posee el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual a través de procesos de transferencia de tecnología que, en la mayoría de los casos, supone un efecto benéfico en el mercado. En efecto, tal como se expone en el RECATT[2], la Unión Europea reconoce los beneficios que traen consigo los procesos de transferencia de tecnología. Estos beneficios pueden clasificarse en tres categorías distintas: el estímulo a la innovación, la diseminación de la tecnología y el ahorro de los esfuerzos que implica la duplicación de una tecnología ya existente. Como resultado de este reconocimiento se entiende que la mayoría de los contratos que envuelven una transferencia de tecnología se encuentran en concordancia con el principio de la libre competencia económica.

En el año 2004 la Comisión Europea adoptó el anterior RECATT, en el cual se excluía la aplicación del entonces artículo 81 (que disponía la represión a las prácticas contrarias al Derecho a la libre competencia hoy 101 del Tratado de Funcionamiento de la UE, en adelante TFUE) a determinados acuerdos que no alcanzasen los umbrales de cuota de mercado establecidos y que no se tuviesen dentro de su texto alguna de las cláusulas consideradas especialmente graves que, tal como se verá posteriormente, constituye un listado de conductas que se consideran contrarias a la libre competencia

El RECATT, mencionado en el párrafo anterior, estuvo desde su inicio proyectado para tener una vigencia de diez años, por tanto, estuvo vigente hasta el 30 de abril de 2014, razón por la cual desde el 6 de diciembre de 2011 hasta el 3 de febrero de 2012 la Comisión Europea abrió una etapa de consulta para que todos los interesados se pronunciaran acerca de la eficacia del Reglamento hasta esa fecha y dieran sus opiniones acerca de temas específicos regulados por dicho ordenamiento. Al cierre de dicha etapa se obtuvieron 56 respuestas, en su mayoría de firmas de abogados y grandes empresas que, en términos generales, tuvieron opiniones positivas de los resultados obtenidos con el texto anterior, pero que realizaban observaciones acerca de la introducción de los patent pools y de las cláusulas de retrocesión o grant back.

II. El Nuevo Reglamento de Transferencia de Tecnología

Antes de analizar los cambios realizados en el sistema europeo con el nuevo Reglamento, es pertinente dedicar unas breves líneas a exponer la manera en que está dispuesto el Reglamento de Transferencia de tecnología.

El propósito fundamental de este ordenamiento y sus Directrices de aplicación es evitar que los acuerdos que involucren derechos de propiedad intelectual generen distorsiones en el mercado que en última instancia afecten el derecho de la competencia económica.
Con este propósito se han fijado dos tipos de cláusulas que pueden presentar problemas relacionados con la competencia. Las primeras son las denominadas especialmente graves o hardcore, las cuales, sin importar la cuota de mercado que posean las empresas parte, tendrán como efecto que no se aplique la exención a la totalidad del acuerdo.[3]

Las segundas son las denominadas cláusulas excluidas. Para estudiar correctamente estas cláusulas es necesario estudiar primero el sistema de cuotas de mercado que ha establecido el Reglamento. En su artículo 3 el RECATT establece unos umbrales de cuota de mercado: si las empresas son competidoras 20% y si no son competidoras el 30%.

Estos umbrales están dirigidos a proveer un puerto seguro o safe harbour para aquellos acuerdos que no contengan cláusulas especialmente graves y que no superen la cuota de mercado establecida, es decir, se entenderá que estos acuerdos no están en contra del principio de la libre competencia económica. Ahora bien, en caso que se superen estas cuotas y que se consigne en el acuerdo alguna cláusula de las llamadas excluidas, el efecto será que dicha cláusula no se beneficiará de la exención, pero, a diferencia de las especialmente graves, el resto del acuerdo sí será objeto exención.

Una modificación más de tipo formal que se introdujo en el nuevo RECATT fue la inclusión en el apartado de definiciones de la expresión “derechos de tecnología”, que se encontraba ausente en el texto del 2004, en la que se incluyen las patentes, los modelos de utilidad, los derechos de los dibujos y modelos, las topografías de productos semiconductores, los certificados complementarios de protección de medicamentos u otros productos para los que puedan obtenerse esos certificados, los certificados sobre obtenciones vegetales, y las licencias de derechos de autor de programas informáticos;

Habiendo dicho esto, es posible afirmar que el actual RECATT no introduce cambios radicales en general al sistema de regulación de los contratos de transferencia de tecnología, no obstante, es importante señalar los dos cambios más importantes que establece este nuevo texto. El primero, impone restricciones mayores a las del texto anterior en dos tipos de cláusulas específicas, en primer lugar, a las exclusivas de retrocesión, y en segundo lugar, a las non challenging clauses. El segundo cambio relevante es la regulación de los patent pools.

A continuación se llevará a cabo una breve descripción de cada una de las conductas a las cuales se ha introducido un cambio con el nuevo Reglamento.

A. Las cláusulas de retrocesión o grant back clauses

Estas cláusulas consisten en obligar al licenciatario a transferir los derechos de propiedad intelectual que protejan las mejoras que se han realizado a la tecnología objeto del contrato de licencia[4]. Dependiendo de las circunstancias de cada caso, pueden presentar efectos pro-competitivos o anticompetitivos. Como efectos pro-competitivos se puede mencionar que estos acuerdos permiten que los contratantes compartan tanto los riesgos, como los beneficios de las investigaciones y desarrollos que se logren con la tecnología inicialmente objeto del contrato. Adicionalmente, este tipo de cláusulas pueden conducir a nuevos procesos de innovación por parte del licenciante con base en la tecnología perfeccionada por el licenciatario[5]. En general, las cláusulas de retrocesión suelen ser frecuentes, puesto que permiten al licenciante comunicar su tecnología sin el temor de que el licenciatario logre obtener un resultado mejor que la tecnología objeto del contrato y que posteriormente represente competencia para su negocio[6].

No obstante, de la redacción de estas cláusulas dependerá si están dirigidas a compartir la tecnología entre los contratantes[7] o a la imposición de una condición gravosa para el licenciatario que conduzca a la existencia de una falta de interés por llevar a cabo actividades de investigación y posterior desarrollo y perfeccionamiento de la tecnología transferida. Por esta razón, en algunos países las cláusulas de retrocesión están prohibidas por considerarlas contrarias a los intereses de los nacionales. Este fue el caso de la legislación japonesa de 1968[8].

En el antiguo RECATT se debía hacer una diferenciación entre aquellas mejoras a la tecnología que pudiesen ser separables de aquella licenciada originalmente, con la introducción del nuevo texto, todas las cláusulas de retrocesión salen de la órbita del llamado “puerto seguro”, pasan a ser cláusulas excluidas y por tanto, serán objeto de un análisis caso por caso con el fin de establecer si tienen efectos anticompetitivos (artículo 5.1a).

B. Las cláusulas de renuncia o non challenging clauses

Una de las cláusulas que usualmente se encuentran en los contratos de transferencia de tecnología es la cláusula de renuncia (non challenging clauses o non assertion clause). El objetivo de este tipo de acuerdos es el obligar a una de las partes a no hacer valer sus derechos sobre sus patentes u otros derechos de propiedad industrial e intelectual contra la otra parte contratante, incluso si esta iba a ser objeto de un procedimiento por infracción so pena de rescindir el contrato. La utilidad práctica de este tipo de acuerdos se asemeja al de las licencias cruzadas, ya que permite a las partes evitar largos y costosos procedimientos judiciales[9].

Sin embargo, al igual que acontece con casi todas las cláusulas en este tipo de acuerdos, estas pueden tener un propósito anticompetitivo y por tanto, ser objeto de reproche por las autoridades de competencia si presentan un contenido muy amplio o una duración injustificada, toda vez que los efectos de estas podrían crear duopolios entre los participantes de un contrato con estas características.

Al igual que con las cláusulas de retrocesión, las cláusulas de renuncia han salido del puerto seguro y han entrado a formar parte del grupo de cláusulas excluidas, y por tanto, deben ser objeto de un análisis caso por caso teniendo en cuenta las otras disposiciones que se consagren en el acuerdo. (Art. 5.1b).

C. Consorcios de patentes o patent pools

Finalmente, el segundo cambio introducido en el nuevo RECATT que reviste una gran importancia es la regulación de los efectos anticompetitivos que pueden crear los denominados “patent pools” o consorcios de patentes.

Los patent pools son “convenios en los que participan varios titulares de patentes, con el propósito de conceder el uso de un conjunto de patentes. Por ejemplo, aquellas indispensables para desarrollar un producto o emplear las herramientas necesarias para su fabricación, permitiendo así competir en un mercado”[10]. Aunque han sido considerados como una manera eficaz para evitar las denominadas marañas de patentes o patent thickets, los posibles efectos anticompetitivos que estas conductas pueden generar han llevado a la Comisión Europea a incluirlos dentro del nuevo sistema del RECATT.

La regulación de este tipo de conductas no se encuentra en el texto del RECATT propiamente dicho, sino que se consagra en la Directrices de implementación del Reglamento. El apartado 4.4 de las mencionadas Directrices, luego de realizar un análisis de los efectos pro y anticompetitivos de los patent pools, se encarga de analizar con detalle, tanto el acuerdo con el cual se crea el pool o consorcio, como los acuerdos que el consorcio negocia con terceros interesados en obtener la autorización de las tecnologías administradas por dicho consorcio.

En resumen, y anotando la seriedad y detalle del análisis del fenómeno de los patent pools, las Directrices disponen que si el pool está formado por tecnologías esenciales para el funcionamiento de la industria respectiva, en principio no se aplicará el artículo 101 del TFUE, sin embargo, esta situación cambia si en el mismo hay tecnologías esenciales y no esenciales, ya que en este caso se podría estar en presencia de una conducta de fijación de precios.
III. Comentarios finales

Este nuevo cuerpo normativo es un ejemplo para otros países en los que la relación entre el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual y las prácticas anticompetitivas han sido relegados para favorecer la inversión extranjera.

Es innegable que el nuevo Reglamento y sus Directrices de implementación son unos cuerpos normativos complejos que requieren un análisis más profundo, sin embargo no es descabellado afirmar que proporcionan una importante guía, no solo para el operador jurídico, sino para las partes intervinientes en un acuerdo de este tipo.

La ausencia de un tipo de legislación análoga al Reglamento y sus Directrices en los países de América Latina tiene dos efectos fundamentales. El primero tiene que ver con la obligatoriedad de aplicar las normas de competencia económica generales, que en ocasiones se quedan cortas ante la complejidad de las conductas que se llevan a cabo en los acuerdos de transferencia de tecnología.

El segundo efecto consiste en la minuciosidad y el grado de detalle con el que deben ser redactados los contratos de transferencia de tecnología, ya que al no existir un cuerpo normativo que supla la intención de las partes cuando estas guardan silencio sobre un tema, será necesario integrar el contrato mediante figuras similares, actividad que además de ser sumamente subjetiva, conduce a la existencia de una gran inseguridad jurídica para las partes.

[1] Reglamento (CE) N° 316/2014 de la Comisión, de 21 de marzo de 2014, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 101 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología, DOUE L 93/18 de 28.3.2014, disponible en: http://eur-lex.europa.eu/

[2] Ibidem.

[3] El término “exención” debe entenderse en el sentido de “excepción” al principio de la libre competencia

[4] FERRERA G. R. y otros, CyberLaw: Text and Cases, Mason, Cengage Learning, 2011, pág. 284.

[5] Antitrust Guidelines, cit. supra.

[6] ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, “Flexibilidades en Materia de Patentes en el Marco Jurídico Multilateral y su Aplicación Legislativa en los Planos Nacional y Regional – Parte II”, Documento CDIP/7/3 de 18 de marzo de 2011, pág. 41.

[7] CHOI, J. P., “A Dynamic Analysis of Licensing Boomerang Effect and Grant-Back Clauses”, en International Economics Review, vol. 43, núm. 3, 2002, pág. 810.

[8] Directrices de la Ley antimonopolio japonesa para contratos de licencia internacionales, 24 de mayo de 1968, I (7) Section 6 (1). Sobre la influencia positiva que tuvieron las restricciones a estas cláusulas en la innovación japonesa, IYORI, H., “Competition Policy And Government Intervention In Developing Countries: An Examination Of Japanese”, en Economic Development Washington University Global Studies Law Review, vol. 1, pág. 35.

[9] FEDERAL TRADE COMMISSION AND DEPARTMENT OF JUSTICE, “Issue report on antitrust enforcement and intellectual property”, op. cit., pág. 89.

[10] DIAZ, L. M., Los criterios de patentabilidad, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2014.