El Tribunal de Justicia de la Unión Europea anula protección marcaria a Nestlé y elabora en el concepto de distintividad adquirida por uso

El pasado 25 de julio, la Corte Europea de Justicia profirió una decisión con importantes repercusiones en la industria chocolatera y sentando un derrotero en el derecho europeo de marcas. La multinacional Nestlé, líder mundial en el sector de alimentos y bebidas, vio como a uno de sus productos icónicos, el barquillo de chocolate Kit Kat, le era denegada la protección marcaria a nivel comunitario europeo. Ante este panorama, la empresa suiza se verá inducida a replantear su estrategia legal y comercial para mantener su posición en el mercado, en tanto que otras empresas competidoras intentarán aprovechar nuevas oportunidades de negocio.

 

Los antecedentes de este caso se remontan al año 2002, cuando Nestlé presentó ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) una solicitud de registro marcario para la figura tridimensional de un barquillo de chocolate[1]. La decisión de este órgano resultó favorecedora para la multinacional suiza al determinarse que el signo marcario en cuestión había adquirido distintividad por uso en el territorio de la Unión Europea, y que con ello se satisfacían los requisitos legales para otorgar protección marcaria[2].

 

Sin embargo, uno de los competidores de Nestlé, la compañía Cadbury Holdings Ltd, posteriormente adquirida por la estadounidense Mondelez, intentó refutar la protección marcaria conferida al chocolate Kit Kat. Primero lo hizo en el año 2007 al solicitar ante la EUIPO la anulación del registro marcario. Tras agotarse las instancias ante esta oficina, el resultado final fue mantener en pie la decisión original de conceder el registro. En efecto, la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO sostuvo que, si bien, la marca tridimensional del barquillo de chocolate carecía de una distintividad intrínseca, Nestlé había demostrado que la distintividad se había adquirido por el uso de la marca, en una parte significativa del mercado de la Unión Europea[3].

 

Ante esta decisión confirmatoria del registro marcario, Mondelez International recurrió ante el Tribunal General de la Unión Europea solicitando su anulación. Aunque no fueron acogidas todas sus alegaciones, le asistió la razón en parte a Mondelez al estimar el Tribunal que la marca tridimensional Kit Kat no era merecedora de una protección marcaria comunitaria. El motivo aducido por este ente consistió en que si bien la EUIPO había constatado que dicha marca había adquirido distintividad por uso en 10 países de la Unión Europea[4], faltó hacer lo propio en los otros 4 países: Bélgica, Irlanda, Grecia y Portugal[5]. (En el 2002, fecha de la solicitud del registro marcario, la Unión Europea constaba de 14 países miembros).

 

Tanto Mondelez como Nestlé no estuvieron plenamente satisfechas con el fallo del Tribunal General, por lo que hicieron uso del recurso de casación para presentar sus alegatos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, máximo órgano judicial de esta organización. La decisión de este ente fue confirmar el fallo del Tribunal General, y el raciocinio que a ello condujo y que supone un precedente con trascendencia en el derecho europeo de marcas es el que de manera general y breve a continuación se expone.

 

El punto de partida de la motivación esbozada por el Tribunal de Justicia fue la definición de la marca comunitaria, resaltándose su carácter unitario y los efectos que produce en el conjunto de la Unión Europea[6]. De esta premisa, se deriva, en palabras del Tribunal “[que] del carácter unitario de la marca de la Unión resulta que, para que se admita su registro, un signo ha de poseer un carácter distintivo, intrínseco o adquirido como consecuencia del uso, en el conjunto de la Unión.[7]” (Negrillas nuestras).  

 

La anterior consideración llevó al Tribunal de Justicia a desestimar la alegación presentada por Nestlé y la EUIPO según la cual la distintividad adquirida por uso en una parte significativa de la Unión bastaba para que se otorgara protección marcaria. Así entonces, no es suficiente que la distintividad exista en una parte significativa; es necesario acreditarla en todo el territorio de la Unión[8].

 

El Tribunal de Justicia reforzó la base lógica de esta aseveración al trazar una distinción entre la apreciación de la extensión territorial que ha de tener la distintividad cuando del registro de marcas se trata, por un lado, y la verificación del uso efectivo de una marca ya registrada con el propósito de mantener el derecho adquirido, por el otro. Nestlé y la EUIPO habían alegado que los requisitos utilizados para determinar el uso efectivo de una marca registrada pueden ser usados para evaluar la distintividad adquirida por uso de una marca cuyo registro se pretende. Sin embargo, el Tribunal de Justicia no aceptó este argumento porque se trata de dos cuestiones diferentes. En efecto, es factible que una marca comunitaria cumpla con el requisito de uso efectivo si se verifica que está siendo utilizada en solo una parte del territorio de la Unión y es allí en donde se circunscribe el mercado relevante de productos y servicios para los que se encuentra registrada[9]. Pero cosa distinta es la acreditación de la distintividad adquirida por uso para registrar una marca, la cual necesariamente debe demostrarse en todo el territorio de la Unión[10].

 

Ahora bien, la siguiente cuestión de la cual se ocupó el Tribunal de Justicia es la de cómo demostrar que una marca carente de distintividad ab initioen el conjunto de países de la Unión, ha adquirido una distintividad por uso en dicho conjunto. Lo primero que resaltó es que el Reglamento n.° 207/2009 no exige que deban aportarse pruebas distintas por cada uno de los Estados miembros individualmente considerados, acerca de la existencia de una distintividad por uso[11]. En ese sentido, es posible que unos mismos elementos probatorios sean válidos para acreditar la distintividad por uso en varios Estados miembros. Esta conclusión guarda relación con el hecho de que los operadores económicos pueden establecer una red de distribución que involucre a varios Estados miembros o que sus estrategias de comercialización les lleven a considerar los territorios de varios países como un mismo mercado. Así mismo, factores como la proximidad geográfica o similitudes lingüísticas y culturales pueden favorecer que el público de un Estado miembro conozca los productos y servicios ofrecidos en otro Estado miembro[12].

 

Para recapitular, el Tribunal de Justicia hizo hincapié en que el carácter distintivo adquirido por uso debe acreditarse en todo el territorio del conjunto de la Unión, y no solo en una parte significativa o en la mayor parte del mismo. Así mismo, si bien es posible que dicha distintividad sea demostrada en cada uno de los Estados miembros por separado, también es factible que pueda aportarse la prueba respecto a todos los Estados miembros globalmente considerados.

 

Aunque esta decisión despoja a Nestlé de la protección marcaria comunitaria para su producto de chocolate, la compañía suiza aún puede encontrar solución en otros mecanismos. Luego del fallo del Tribunal de Justicia, el asunto será remitido a la EUIPO, la cual podrá analizar nuevamente la evidencia presentada por Nestlé para determinar si la distintividad adquirida por uso existe en todo el territorio de la Unión. Otra alternativa para Nestlé es presentar solicitudes individuales de registro marcario en los diferentes países de la Unión, aunque se trata de un trámite que representa mayores costos y tiempo.

 

No obstante, lo cierto es que en el corto plazo la anulación de la protección marcaria abre espacios a la imitación por parte de las empresas competidoras.

 

Para la comunidad empresarial en general, el fallo judicial supone una reducción de la carga probatoria, ya que para aspirar al registro de una marca comunitaria, los interesados no deberán preocuparse por demostrar una distintividad adquirida por uso en cada uno de los Estados Miembros, pues elementos probatorios que la acrediten en todo el territorio de la Unión globalmente considerado son suficientes.

 

El texto del fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea puede consultarse en:

 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-84/17

 

Para más información sobre esta noticia se puede consultar:

 

The Guardian – https://www.theguardian.com/law/2018/jul/25/kitkat-does-not-merit-trademark-protection-eu-court-rules

Financial Times – https://www.ft.com/content/1df7b220-9011-11e8-b639-7680cedcc421

CNN Money – https://money.cnn.com/2018/07/25/news/kitkat-nestle-shape-trademark/index.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]Parágrafos 6 al 8 de la Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de julio de 2018 en los asuntos acumulados C-84/17 P, C-85/17 P y C-95-17 P.

[2]Véase Reglamento (CE) n.° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca [de la Unión Europea].

[3]Páragrafo 9 de la Sentencia del Tribunal de Justicia

[4]El Tribunal General encontró demostrada la distintividad adquirida por uso en Francia, Italia, España, Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Finlandia y Austria.

[5]Parágrafos 10 al 18 de la Sentencia del Tribunal de Justicia

[6]Véase el artículo 1, apartado 2, del Reglamento n.° 207/2009.

[7]Parágrafo 68 de la Sentencia del Tribunal de Justicia

[8]Parágrafo 87 de la Sentencia del Tribunal de Justicia

[9]Parágrafo 74 de la Sentencia del Tribunal de Justicia

[10]Parágrafo 75 de la Sentencia del Tribunal de Justicia

[11]Parágrafo 80 de la Sentencia del Tribunal de Justicia

[12]Parágrafos 81 y 82 de la Sentencia del Tribunal de Justicia