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Interpretación del Tribunal Andino de Justicia impone la presentación de muestras físicas para el registro de marcas táctiles

 

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Martes, 13 de octubre de 2015 

En pasados días, en el marco del simposio sobre el régimen de propiedad industrial de la Comunidad Andina celebrado en Bogotá, el Presidente del Tribunal Andino de Justicia, el doctor Luis José Diez Canseco, hizo entrega de una trascendental interpretación prejudicial[1] relacionada con marcas no tradicionales, en especial con las denominadas marcas táctiles.

La mencionada interpretación prejudicial aborda dos cuestiones fundamentales. La primera tiene que ver con la legitimidad para pedir la interpretación prejudicial, ya que la consulta ante el Tribunal no la elevó una autoridad judicial, sino la Dirección de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y la segunda, está relacionada con la registrabilidad de los signos perceptibles por el sentido del tacto.

La primera cuestión que se debe resaltar del pronunciamiento del Tribunal es la procedibilidad de que la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio acuda a este órgano comunitario en busca de una interpretación prejudicial. Es claro que toda autoridad jurisdiccional en última instancia debe acudir al Tribunal Andino de Justicia, pero en este caso, tal como se indicó, la petición proviene de la mencionada Dirección con ocasión de una solicitud de registro de marca.

El Tribunal, en un pronunciamiento anterior ocasionado por una consulta elevada por el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia que da origen a los procesos 14-IP-2007 y 130-IP-2007, había manifestado que no se puede aplicar un criterio netamente orgánico para definir el alcance de la expresión “procedimientos judiciales”, sino que por el contrario, era necesario aplicar un criterio funcional, no obstante, en la interpretación prejudicial que aquí se comenta el Tribunal amplía la línea jurisprudencial seguida en los mencionados procesos y dispone:

“… En este sentido, cuando se pretende la aplicación uniforme de la norma comunitaria, ésta no debe circunscribirse sólo a los actos que emanan de los jueces en sentido estricto, sino también a los actos de otras autoridades que la aplican en los hechos.

Cuando se toma en cuenta el criterio funcional, material u objetivo y no únicamente el criterio orgánico, formal o subjetivo, se debe ampliar necesariamente la noción de juez nacional, puesto que los Estados tienen la potestad de atribuir funciones jurisdiccionales a órganos diferentes del Poder Judicial y revestirlos de competencias para aplicar normas jurídicas con la finalidad de resolver controversias y emitir decisiones firmes.”

Posteriormente el Tribunal fija los requisitos para que por primera vez una entidad administrativa realice una consulta a este órgano con el propósito de obtener la interpretación prejudicial. Dichas entidades deben acreditar que:

1)         Se ha constituido por mandato legal.

2)         Se trata de un órgano permanente.

3)         El carácter obligatorio de sus competencias.

4)         El deber de aplicar normas comunitarias andinas en el ejercicio de sus competencias.

5)        El carácter contradictorio de los procedimientos a su cargo y el respeto al debido proceso.

6)         La imparcialidad de sus actos.

Después de analizar cada uno de los requisitos antes mencionados, el Tribunal concluye que la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio actúa como juez nacional y por tanto, está facultada para elevar la consulta en el presente caso.

Respecto de la segunda cuestión abordada, es decir, la registrabilidad de las marcas táctiles, el Tribunal, como primera medida, expone su importancia en los modernos desarrollos de marketing al sostener:

“Los investigadores en estrategias de mercadotecnia han comprendido el impacto que genera atraer los sentidos en el comportamiento del consumidor. En lo que respecta al tacto, los estudios de la nueva rama científica denominada “háptica”[2], la ciencia del tacto, guían los esfuerzos en este sentido[3]. Las marcas táctiles o de textura son aquellos nuevos tipos de marcas[4] que justamente permiten que el consumidor identifique la textura de un producto, de su envase, envoltura o empaquetadura con un origen empresarial determinado.”

Pero uno de los apartes más interesantes de la interpretación prejudicial se realiza en torno a la representación gráfica, no solamente de las marcas táctiles, sino de las denominadas marcas no tradicionales. Antes de presentar el análisis del Tribunal a este respecto, es necesario tener en cuenta que en la solicitud que da lugar a la interpretación prejudicial en comento se describe la marca de la siguiente forma:

“Consiste en una textura (superficie) dura craquelada arrugada, es decir, estriada o rayada en forma de una aglomeración de formas geométricas irregulares que incluyen en su mayoría, pentágonos, romboides y hexágonos, cuyas paredes compartidas miden de longitud entre 3 y 6 milímetros, de altura entre 0,08 y 0,5 milímetros y de grosor entre 0,1 y 1 milímetro. Las paredes y las áreas contenidas dentro de las paredes son lisas. El material en el que se use esta textura normalmente será vidrio y se usará en distintos tamaños”.

 

La descripción anteriormente trascrita se acompaña de la imagen de arriba, la cual encabeza el presente artículo. 

Pues bien, en este punto, el Tribunal realiza una cita del famoso caso Sieckmann de la Unión Europea que, aunque versaba sobre la posibilidad de registrar marcas olfativas, debido a su importancia vale la pena reproducir:

“… la representación gráfica por sí misma no es suficiente: debe cumplir con dos criterios. En primer lugar, debe ser completa, clara y precisa, de manera que el objeto del derecho de exclusividad sea inmediatamente claro. En segundo lugar, debe ser inteligible para aquellas personas que tengan interés en conocer el registro, vale decir, otros fabricantes y consumidores”[5].

Con base en el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea anteriormente trascrito, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpreta de una manera amplia lo que se entiende por representación gráfica, y sorpresivamente exige la concurrencia de dos requisitos:

i) la descripción clara, precisa y completa del signo, incluyendo un dibujo tridimensional o fotografía; y,

ii) muestra física de la marca táctil.

De esta manera, se dispone que, la Oficina Nacional Competente deberá seguir los siguientes criterios:

En primer lugar, se deberá contar con la descripción clara, precisa y completa de la textura, incluyendo un dibujo tridimensional o fotografía. En segundo lugar, se deberá presentar la muestra física del objeto que contiene la textura. Las Oficinas Nacionales Competentes deberán permitir el acceso a dichos objetos cuando sea solicitado.

El requisito de presentar una muestra física del objeto tiene innegables implicaciones, tanto en lo atinente a aspectos jurídicos, como prácticos o logísticos.

En cuanto a los aspectos jurídicos es más que acertada la posición del Tribunal al sostener que la descripción simple no ayuda al examinador y a la sociedad en general a determinar lo que se pretende registrar, ya que la inspección visual de la marca en ocasiones no sirve para brindar precisión o certeza en el caso de signos no visibles, no obstante, ¿este razonamiento podría extrapolarse a una marca olfativa? ¿Sería entonces procedente solicitar una marca olfativa y realizar un depósito en una muestra, tal como se realizó en el famoso caso Sieckmann?

Por otra parte, el requisito de la presentación física de muestras planteará retos logísticos y operativos a las oficinas nacionales que tendrán en adelante que disponer de medios para recibir, almacenar y poner a disposición de los interesados dichas muestras. Esta situación trae consigo preguntas, como ¿Será entonces imposible realizar una solicitud electrónica para este tipo de marcas? ¿Cuál es la manera de entregar la muestra física? ¿Cuál será el procedimiento para acceder a las muestras?

Aunque es loable la labor del Tribunal Andino y es de resaltar la riqueza conceptual de esta decisión, será necesario esperar la manera en que las oficinas nacionales implementan el sistema de depósito de muestras.


[1] Interpretación prejudicial 242-IP-2015.

[2] Proviene del griego háptō: tocar, relativo al tacto.

[3] Un estudio publicado en Journal of Consumer Research en 2009 sugiere que el tacto aumenta la sensación de pertenencia y la cantidad que el consumidor está dispuesto a pagar por un producto.

[4] Los nuevos tipos de marcas son también denominadas marcas atípicas, no convencionales o no tradicionales. La doctrina suele dividirlos en signos visibles y signos no visibles. En el caso particular de las marcas táctiles, éstas pertenecen al grupo de los signos no visibles. Cf. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), “Nuevos Tipos de Marcas”, Decimosexta sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, Ginebra, 13 a 17 de noviembre de 2006, documento SCT/16/2, 1 de septiembre de 2006, p. 11.

[5] Ralf Sieckmann c. Deutsches Patent-und Markenamt, § 38.

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