La nueva excepción en procesos de infracción

Proyecto de Ley para modificar el Régimen de protección de la Competencia facultaría a la SIC para anular Derechos de Propiedad Industrial

Pese a que han pasado varios meses desde que Ministra de Comercio, Industria y Turismo, la Dra, Cecilia Álvarez Correa radicara ante el Senado de la República un Proyecto de Ley[1] que tiene como objetivo principal modificar la Ley 1340 de 2009 Por medio de la cual se dictan normas en materia de protección de la competencia[2] y la Ley 256 de 1996 Por la cual se dictan normas sobre competencia desleal[3], vale la pena resaltar una de las disposiciones finales del proyecto permitiría a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) decidir sobre la validez de derechos de propiedad industrial (DPI) en procesos de infracción.

En la exposición de motivos se resalta el objetivo de satisfacer las recomendaciones de la OCDE respecto de la legislación de la competencia en Colombia a fin de incrementar la competencia en el mercado para el beneficio de los consumidores. Esto requeriría modificar las funciones de la Superintendencia en materia de intervención en el mercado. El más reciente ajuste de estas funciones fue realizado mediante la Ley 1340 de 2009 por la que se designó a la SIC la autoridad única de competencia en Colombia y se introdujeron otros mecanismos para asegurar un control y gestión centralizados de la competencia en Colombia, como el esquema de abogacía de la Competencia[4].

Con el Proyecto de Ley se introducen cambios significativos que concentrarían en la SIC el control de las integraciones empresariales de todos los sectores de la economía, así como estimular la colaboración de los empresarios en la delación de conductas anticompetitivas. En materia de Propiedad Industrial, dentro del Capítulo de Disposiciones Finales, el artículo 21 del proyecto de ley permitiría que como excepción de mérito en los procesos de infracción de DPI se allegue la nulidad del mismo.

El texto de la reforma legislativa es el siguiente:

CAPÍTULO VII

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 21. Excepción de nulidad en procesos de infracción de derechos de propiedad industrial. En la acción por infracción de derechos de propiedad industrial el demandado podrá proponer como excepción de mérito la nulidad del derecho de propiedad industrial que se pretende proteger, la cual podrá ser declarada por la autoridad que esté conociendo de la acción por infracción. La eventual declaración de dicha nulidad del derecho de propiedad industrial por vía de excepción de mérito sólo tendrá efectos en el caso concreto.

Con esta disposición el demandado podrá poner en tela de juicio la validez de cualquier derecho de propiedad industrial cuya infracción se le indilgue. La disposición no restringe su aplicación a signos distintivos ni a nuevas creaciones sino que habla en forma genérica de “la nulidad del derecho de propiedad industrial”. Sin duda este artículo pone a Colombia a la par de legislaciones como la de Estados Unidos donde la réplica natural a las acciones de infracción es la nulidad del derecho. En efecto, a diferencia de Colombia donde en la actualidad la acción de infracción y la acción de nulidad de un DPI son decididas por autoridades diferentes, la primera por la SIC y la segunda por el Consejo de Estado por tratarse de actos administrativo; en Estados Unidos estas acciones pueden ser decididas por la misma autoridad judicial y dentro del mismo proceso con efectos erga omnes[5].

Ahora bien, el proyecto de ley no especifica bajo qué causales podrá la SIC anular los DPI pero es apenas lógico inferir que sería únicamente por el incumplimiento de los requisitos sustanciales para la concesión del derecho. En otras palabras, porque no se satisfacen los requisitos establecidos en la Decisión 486 de 2000 para la concesión del DPI de que se trate, bien sea una marca, patente, diseño industrial, etc. Las demás causales consagradas en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -falta o desviación de competencia, falta de motivación y violación al debido proceso-, naturalmente deben seguir en cabeza del alto tribunal administrativo por referirse justamente al control de legalidad de la función de la SIC.

La modificación que se pretende introducir cuenta con la ventaja de que la entidad especializada en materia de propiedad industrial del país sería la encargada de decidir sobre la validez del DPI y tendría la posibilidad de analizar la evidencia que aporten las partes, lo cual en casos referentes a patentes requiere de conocimientos científicos especializados que guiarán las decisiones jurídicas.

No obstante, la última frase del artículo plantea interrogantes que vale la pena discutir. El proyecto de norma indica que de llegarse a declarar la nulidad, ésta “sólo tendrá efectos para el caso concreto”. Del sentido natural y obvio de estas palabras se desprende que la nulidad estarían restringidos al interior del proceso de infracción lo cual podría generar más inconvenientes de los que pretende resolver.

Naturalmente el objetivo de la disposición es que en un solo proceso pueda decidirse si el derecho cuya infracción se discute es válido, para así evitar que la parte demandada se vea obligada a iniciar un proceso administrativo ante el Consejo de Estado, proceso puede tardar más que la vigencia del

DPI, más si se considera que en estos procesos se debe solicitar la interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia. Esto por tratarse de decisiones de única instancia[6].

Si la anulación decretada por la SIC en procesos de infracción no tiene efectos erga omnes sino únicamente inter partes, el DPI quedaría en un estado de agonía pues existiría un pronunciamiento de la autoridad especializada señalando que el mismo carece de los requisitos legales que justifican su existencia pero su anulación definitiva seguiría en manos del Consejo de Estado. De lo anterior surgen varios interrogantes, suponiendo que la SIC declara la nulidad de un DPI, qué pasaría si con posterioridad se iniciara una acción de nulidad ante el Consejo de Estado sobre el mismo DPI: estaría éste atado por la decisión de la SIC? Qué pasaría si el Consejo llegase a una decisión contraria a la SIC respaldando la validez del DPI? Podría entonces el titular del DPI reanudar la acción de infracción que dio lugar a la decisión de la SIC?

El proyecto de ley será debatido en la Comisión Tercera del Senado donde espera ser asignado a un ponente, luego de los dos debates en la Comisión deberá pasar a la Plenaria del Senado y luego a la Cámara de Representantes. Proceso durante el cual el proyecto puede ser modificado.

[1] Proyecto de Ley No. 38 de 2015. “Por la cual se introducen modificaciones al régimen de protección de la competencia, a las funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, y se dictan otras disposiciones”

[2]Congreso de la República Ley 1340 de 2009 Por medio de la cual se dictan disposiciones en materia de protección de la competencia. Diario Oficial No. 47.420 de 24 de julio de 2009.

[3] Congreso de la República. Ley 256 DE 1996 Por la cual se dictan normas sobre competencia desleal.Diario Oficial No. 42.692, de 18 de enero de 1996.

[4]

[5] En Estados Unidos los asuntos de propiedad industrial son regulados y decididos por entes Federales, y no por cada uno de los Estados. Los asuntos de ejercicio, validez y violación de los DPI pueden ser decididos por cortes federales y la USPTO también puede decidir asuntos de validez de DPI. Cfr. Sección 134 de Título 35 Del Código de Los Estados Unidos (U.S. Code)

[6] Cfr. Artículo 33 del Tratado de creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.