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Nueva victoria de ADIDAS y sus tres bandas paralelas

 

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Ernesto Rengifo García

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Caso imatinib: análisis técnico y jurídico del trámite de patente en Colombia 

Luisa Fernanda Díaz Pinilla, Rafael Guevara, Natalia Lamprea, Óscar Lizarazo-Cortés

 

Imatinib –comercialmente disponible como Gleevec® o Glivec®– es un medicamento empleado principalmente en el tratamiento de la leucemia mieloide crónica. La protección de este medicamento por patente en Colombia, en la forma de una entidad polimórfica denominada forma Beta (β) del mesilato de Imatinib, muestra un trámite muy divergente entre la postura de la Superintendencia de Industria y Comercio que en 2003 niega la patente, y la postura del Consejo de Estado que en 2012 revoca dicha negación y ordena conceder la patente. 

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ADIDAS líder en calzado deportivo salió triunfante en los estrados judiciales. La razón: su signo compuesto por tres bandas paralelas cuya fuerza distintiva demostró el poder de seducción de la marca en la industria de la moda.

Los hechos que originaron el litigio son los siguientes: En 2009, la compañía Belga Shoe Branding Europe presentó solicitud de registro de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interno (en adelante OAMI), de un signo  compuesto por dos bandas paralelas diagonales fijadas en los costados laterales de su calzado[1]. ADIDAS se opuso a esta petición, pues en criterio de esta última la empresa Shoe Branding Europe, reproducía la marca de ADIDAS en sus zapatos.

Los signos en conflicto se muestran a continuación:

Shoe-Branding-Europe brenda salas moda propiedad intelectual

[2]

La Oficina de Armonización del Mercado Interno desestimó la oposición, bajo la consideración que la impresión en conjunto que despertaban los signos en conflicto eran visualmente disimiles.

En sede de apelación, la Sala General de la Corte de Justicia de la Unión Europea, cambió el razonamiento expuesto por la OAMI. En efecto, para la Sala General se trataba de una reproducción de la marca de titularidad de ADIDAS, pues ambas marcas incorporaban bandas paralelas, equidistantes, cuyo objetivo era el de presentar un contraste con el color de los zapatos. Shoe Branding Europe apeló la decisión[3].

La Corte de Justicia de la Unión Europea, en un reciente fallo mantuvo la posición  de la Sala General. Para ello, esta Corte precisó que las diferencias menores que existen entre los signos en conflicto podían conducir a que existiese riesgo de confusión entre las marcas. Agregó, que la extensión de las bandas así como la posición de las mismas, no constituían una diferencia mayor que despertara en el público consumidor un signo distintivo diferente del de titularidad de ADIDAS[4].

Como puede observarse, esta decisión mantiene la posición de la Corte de Justicia de la Unión Europea de no conceder signos compuestos por bandas laterales fijadas en prendas de vestir como chaquetas o zapatos, pues en anteriores oportunidades, esta Corte ya se había pronunciado por la negativa a la concesión de dicho signo a otros solicitantes[5].

En ese orden, este fallo permite observar que los signos distintivos para que sean protegidos deben cumplir con la función propia del derecho marcario, a saber, la distintividad. Así, cuando los empresarios recurren al uso de las marcas, éstas deberán tener la capacidad “para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione”[6].

Ahora, desde la perspectiva de los signos tradicionales y no tradicionales[7], llama la atención las marcas figurativas y las de posición, las cuales se perciben como instrumentos esenciales para la industria de la moda. Muchos ejemplos permiten ilustrar el recurso a este tipo de signos: pensemos en la famosa casa de alta costura Louis Vuitton, Donnie & Bourke quienes a través de sus marcas han logrado posicionar a sus productos en el mercado.

Finalmente,  resulta necesario recordar a los titulares de estos signos su deber de explotar efectivamente los mismos.  Esto debido a que la no utilización del signo puede conducir a la pérdida de la titularidad del derecho como le sucedió anteriormente a Gucci ante la Corte de Milán[8]. Para mayor información consulte http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-02/cp160017en.pdf

[1] In 2009, Shoe Branding Europe, a Belgian company, filed an application for registration of the mark reproduced below on the left with the Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) for shoes. Sports company adidas opposed registration of that mark, relying among other things on one of the marks reproduced below on the right:   http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-02/cp160017en.pdf

[2] http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-02/cp160017en.pdf

[3] After OHIM dismissed the opposition, adidas instituted proceedings before the General Court seeking annulment of OHIM’s decision. By judgment of 21 May 2015,1 the General Court upheld the action brought by adidas, taking the view that OHIM had been incorrect in finding that the marks were visually dissimilar when the overall impression produced by the marks was, to a certain extent, similar given that there were elements clearly common to the two marks (parallel sloping stripes, equidistant, of the same width, contrasting with the base colour of the shoe, placed on the outside of the shoe). Not satisfied with the General Court’s judgment, Shoe Branding Europe lodged an appeal before the Court of Justice. http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-02/cp160017en.pdf

[4] The Court notes, among other things, that the General Court did not contradict itself in finding that OHIM had not provided a proper statement of reasons for its findings on the similarity of the signs at issue, since the minor differences existing between them (i.e., the different length of the stripes resulting from the difference in angle) would not influence the overall impression produced by them on account of the presence of wide sloping stripes on the side of the shoe.

The Court further holds that since the General Court held that the differences between two and three stripes and in the length of the stripes were not sufficient to affect the similarities arising from the configuration of the signs at issue, it did conduct an overall assessment and, therefore, did not err in law. http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-02/cp160017en.pdf

[5][5] http://www.reuters.com/article/ip-adidas-stripe-lawsuit-idUSL2N0X623P20150409. http://bbj.hu/business/eu-top-court-rules-on-adidas-trademark-case_38591

[6] Tribunal Andino de Justicia. PROCESO 242-IP-2015

[7] Delimitación conceptual. Para abordar el objeto en estudio resulta imprescindible delimitar conceptualmente la noción de “marca no tradicional”, definición que no es difícil de precisar ya que se entiende por oposición a lo que se consideran las marcas “tradicionales”, es decir, aquellas que se expresan a través de letras, números, palabras, dibujos o símbolos, y que son apreciadas por el sentido de la vista. De esta manera, una marca no tradicional es aquella que es percibida por cualquiera de los cinco sentidos y cuya representación debe ser hecha a través de métodos de representación no tradicionales.

Las marcas no tradicionales son de dos tipos principalmente, las visuales (colores, formas, hologramas, imágenes en movimiento y marcas de posición) y las no visuales (sonidos, olores, sabores y texturas) que son percibidas por alguno o varios de los sentidos del ser humano. Juan David Castro. “Las marcas no tradicionales” en  http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/3273/3682

[8] http://fashionista.com/2015/02/french-court-rejects-gucci-trademark-claims-against-guess-paris-france

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