Observancia de la PI, Medidas de Frontera en la CAN y Ley Aduanera Colombiana

Introducción

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) es el punto de referencia internacional para los miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) frente aspectos relacionados con la propiedad intelectual. La génesis de este proceso de armonización es la relación que se creó entre comercio internacional y propiedad intelectual, la cual llevó a que países en vía de desarrollo, incluyendo los miembros de la Comunidad Andina (CAN) y Colombia, a implementar mínimos dentro de sus legislaciones en propiedad intelectual de acuerdo a lo señalado por ADPIC.

Algunos de los aspectos claves que ADPIC estandarizó son: (i) los requisitos de patentabilidad, donde se reconoce que los países deben otorgar patentes por un periodo por lo menos de 20 años a todo tipo de invención, sin importar la tecnología, siempre y cuando se cumplan con los requisitos de patentabilidad, es decir la novedad, altura inventiva y aplicación industrial (ver artículo 27 de ADPIC); (ii) la reglamentación sobre las licencias obligatorias, el cual establece en qué casos en particular se pueden otorgar licencias obligatorias y los pasos que deben tener en cuenta por parte los países miembros de la OMC a la hora de reglamentar este aspecto (artículo 31 ADPIC).  Sin embargo, esta entrada no se centra en la relación entre comercio internacional y propiedad intelectual, o los requisitos sustanciales, para lo cual recomendamos la lectura de actores internacionales como Gervais,[1] Herrera[2] y Matthews[3]. Esta entrada se centra en otro elemento que el acuerdo ADPIC buscó armonizar: la observancia de los derechos de propiedad intelectual.

En términos generales, ADPIC obliga a los países, que pertenecen a la OMC, a crear mecanismos legales, como tipos penales o procedimientos civiles, administrativos y aduaneros, con el fin de proteger jurídicamente los derechos de propiedad intelectual. Los países de la CAN, como miembros de la OMC, han implementado medidas para dar cumplimiento a estas obligaciones. Dicha armonización ha generado nuevas dinámicas dentro de los mismos países de la CAN, pues no solo se crean instrumentos legales para dar cumplimiento al acuerdo sobre los ADPIC, pero también ha llevado a titulares y terceros a enfrentarse con nuevos desafíos. Estas situaciones se pueden ver ejemplificadas en las medidas de frontera. Por lo tanto, esta entrada estudia dicho proceso de armonización, y ejemplifica su relevancia e impacto a través de las medidas de frontera en la CAN y el Nuevo Estatuto Aduanero en Colombia (Decreto 390 de 2016).

Mecanismos de Observancia de la PI en ADPIC: ¿Qué se Exige?

Como ya lo habíamos anticipado, para cumplir con las exigencias respecto a la observancia de la PI del acuerdo sobre los ADPIC los Estados deben adoptar mecanismos de protección que van desde establecer procedimientos civiles y administrativos, hasta establecer sanciones penales por infracción de derechos de propiedad intelectual. En términos generales, los mecanismos de observancia establecen reglas como crear medidas eficaces, procedimientos que no sean injustificablemente complicados o gravosos, o que tengan plazos injustificables, que se garantice el derecho de contradicción, y que sobre todo los derechos de propiedad intelectual sean protegidos de manera tal que se desista de una infracción.

Aunque esta reglamentación da unos términos generales, donde se puede pensar que países miembros de la OMC tienen libertad de implementar estas disposiciones de acuerdo al “marco de su propio sistema y práctica” como lo establece el artículo 1.1 de los acuerdos sobre ADPIC, ha surgido interpretaciones del Disputte Settlement Body o DBS, el órgano de resolución de conflictos de la OMC, en el cuál se ha delineado algunos aspectos claves sobre la Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual.

Por ejemplo en China-Intellectual Property Rights,[4] el DBS señaló que el alcance de la frase “acción infractora” en el artículo 41.1 se podía entender más allá de lo que la misma ley de propiedad intelectual China permitía. El artículo 41.1 de ADPIC señala:

Los Miembros se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo previsto en la presente Parte que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. Estos procedimientos se aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo, y deberán prever salvaguardias contra su abuso.

 

Este caso en particular se resuelve alrededor de las reiteradas quejas de los EEUU sobre la falta de observancia de los derechos de propiedad intelectual por parte de China. Por ejemplo, como es bien sabido China es un economía que acoge fuertemente principios de libre mercado pero bajo la dirección de un solo partido. De esa manera, es conocido la política de censura de China, la cual se ha visto reflejada en su ley de derechos de autor. Es así que China se rehusaba a dar protección a derechos de autor y obras derivadas que no tuvieran autorización para su publicación por parte del gobierno, es decir sobre aquellas sobre las cuales existe censura. Para el DSB esto se encontraba en clara violación del artículo 9.1 de ADPIC el cual remite a la forma en cómo se protegen los derechos de autor y obras derivadas en el Convenio de Berna, por lo que una “acción infractora” no se podía limitar a lo establecido por la Ley de Derechos de Autor de China, sino que se tenía que entender que dicho término se refería a cualquier acción que violara los derechos protegidos tanto por el artículo 9.1 de ADPIC como del Convenio de Berna.

Otro ejemplo de cómo se ha iniciado un proceso de armonización sobre aspectos puntuales en la Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, es lo referente a la interpretación del termino “innecesariamente complicados o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios” del artículo 41.2. El artículo 41.2 de ADPIC establece:

Los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual serán justos y equitativos. No serán innecesariamente complicados o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios.

En Canada-Patent Term,[5] los EEUU alegaban que el término de protección de 17 años otorgado a solicitudes de patentes presentadas antes de octubre de 1989 en Canadá era violatorio de lo establecido en artículo 33 de ADPIC, el cual establece el término de protección de 20 años. Frente a esto, Canadá respondió que a pesar de que su ley de patentes estableció en principio un régimen inferior de protección a los 20 años requeridos por el artículo 33 de ADPIC, en la práctica existían periodos de trámite, y retrasos legales e informales que permitían que el término de protección de 17 años se extendiera inclusive por encima de los 20 años, por lo que Canadá no se encontraba en violación del artículo 33 de ADPIC.

Frente a esto, el DSB consideró que someter a un solicitante de patentes a situaciones como procedimientos, o retrasos legales e informales para obtener una protección de mínimo de 20 años iba en contra del artículo 41.2 sobre la obligación de los Estados de evitar que se generen plazos innecesariamente complicados o gravosos, ni que se creen  plazos injustificables o retrasos innecesarios.

Además de normas sobre procedimientos y medidas cautelares en los Artículos 42 – 50 de ADPIC, también se establecen procedimientos penales en los artículos 60 y 61 para cierto tipo de infracciones a derechos de propiedad intelectual. En China- Intellectual Property Rights, se establecieron cuatro limitaciones a los procedimientos penales.

  1. La primera es que la obligación de este artículo se encuentra limitada a marcas y derechos de autor, por lo que los países no están obligados a extenderlo a los otros tipos de propiedad intelectual. Sin embargo, la última parte del artículo 61, permite que los Estados puedan sancionar penalmente infracciones a otros tipos de propiedad intelectual especialmente “cuando se cometan con dolo y a escala comercial”.
  2. La segunda limitación es que no se aplica a todos los tipos de violación marcaria o de derechos de autor sino para casos de “falsificación y piratería”
  3. La tercera limitación es que ADPIC requiere que los actos de falsificación y piratería sean  dolosos, por lo que de acuerdo al DSB, esta palabra denota que la intención del infractor debe tener un propósito criminal.
  4. La cuarta limitación se refiere a que dicha conducta doloso de falsificación y piratería debe tener como objetivo una “escala comercial”.

Habiendo explicado el alcance de algunas de las normas sobre observancia de los derechos de propiedad intelectual en ADPIC y la casuística del DSB, es importante discutir las Medidas de Frontera.

Medidas de Frontera

Las medidas de frontera, son medidas cautelares, llevadas a cabo por parte de la autoridad aduanera (en el caso de Colombia, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)). En particular, se les exige a los países que se creen mecanismos donde el titular de un derecho de propiedad intelectual que sospeche que exista una posible falsificación a una marca o mercancías piratas que lesione los derechos de autor, para que se suspenda el despacho de esas mercancías para la libre circulación.

La Naturaleza de las Medidas de Frontera

La creación de una legislación que permita que una autoridad aduanera garantice la observancia de los derechos de propiedad intelectual se suma a las actividades extraduaneras sobre las cuales se ha nutrido recientemente este tipo de autoridades, como es el caso del control fitosanitario o la vigilancia sobre el trafico ilegal de animales, flora y fauna, e inclusive de personas. Aunque se podría decir que crear una obligación de observancia de propiedad intelectual a autoridades aduaneras es indispensable pues son estas las autoridades quienes ejercen por primera vez el control de la soberanía de los países, la realidad indica que son estas autoridades las que permiten detectar la existencia de una violación de derechos de propiedad intelectual pues estos son los puertos normales de entrada frente a mercancías falsificadas o piratas.

Otro aspecto importante a desarrollar es que el Acuerdo de ADPIC señala que la naturaleza de la intervención de la Aduana es de control previo; es decir, la autoridad aduanera interviene a través de la suspensión de las actividades aduaneras, como medida preventiva, hasta que se establezca la legalidad de la operación aduanera (la cual puede ser importación, exportación o en transito). Por lo tanto, la decisión final sobre la ilegalidad de la operación aduanera, de acuerdo a los ADPIC, estará a cargo de autoridades competentes, tales como los jueces o la Oficina de Propiedad Intelectual, y no de la autoridad aduanera. Consecuentemente, es importante analizar aspectos puntuales de las medidas de frontera en los ADPIC y como estas han sido implementadas en la CAN y el Nuevo Estatuto Aduanero colombiano.

 Importación y Exportación

En China — Intellectual Property Rights, el DSB estableció que la obligación de las autoridades aduaneras se debe dirigir por lo menos a las operaciones de “importación” de marcas falsificadas o de productos piratas protegidos por derecho de autor. Sin embargo, el DSB aclaró que de manera opcional los países pueden otorgar medidas de frontera a la exportación.

Es decir, la obligación del artículo 51 se relaciona exclusivamente a la importación, dejando la puerta abierta para que los países de manera voluntaria establezcan medidas de frontera a exportaciones. En efecto, la CAN es un claro ejemplo de cómo dentro de la naturaleza de las medidas de frontera se incluyen las operaciones de exportación, como lo establece la Decisión 486:

El Artículo 245.- Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.

Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio.”

“Artículo 246.- Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares:

  1. a) el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción;
  1. b) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción;
  1. c) la suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior;”

Pero en el caso particular de Colombia, las medidas de frontera no solo se limitan a la importación y exportación, sino  también a las mercancías que se encuentran en tránsito. En efecto, el Artículo 16.11.23 del TLC entre Colombia y EEUU se establece los siguiente:

Cada Parte dispondrá que las autoridades competentes podrán iniciar medidas en frontera ex oficio con respecto a la mercancía para importación, exportación o en tránsito, sin necesidad que exista una solicitud formad de una parte privada o titular de derecho. Dichas medias deberán se usadas cundo hay razón de creer o sospecha que las mercancías falsificadas o pirateadas.(negrillas fuera de texto)

De igual manera, el Nuevo Estatuto Aduanero en su artículo 661 no solo las extiende a la importación, exportación o en tránsito, sino incluye cualquier operación comprendida en zona franca. En efecto, el citado artículo establece que:

Para los efectos del presente Decreto, la intervención de la autoridad aduanera se hará en relación con las mercancías supuestamente piratas o de marca falsa vinculadas a una de importación, de o de exportación. También quedan comprendidas las mercancías vinculadas a operaciones en zona franca.(Negrillas fuera de texto)

Es decir, Colombia adopta medidas de fronteras que van mucho más allá de lo establecido por los ADPIC, no solo al establecer dentro del alcance de este tipo de medidas las operaciones de importación sino también aquellas relativas a la exportación, tránsito o cualquier otra operación que se lleve acabo en zona franca.

Otros Tipos de Propiedad Intelectual

Como ya se había advertido en el caso de los procedimientos penales en China — Intellectual Property Rights, las normas de observancia van dirigidas específicamente a violaciones marcarias y de  derechos de autor, por lo que no es obligatorio que los Estados creen medidas de frontera para otro tipo de propiedad intelectual, a menos que así lo establezcan en sus legislaciones.

Nuevamente la CAN ha hecho extensible este tipo de medidas a otros tipo de propiedad intelectual. En efecto, además del derecho de autor y del de marca, la protección de los derechos de los obtentores, que son los que recaen sobre las nuevas variedades vegetales;  y constituyen una tercera vertiente de los derechos de propiedad intelectual al lado de los derechos de autor y la propiedad industrial.  La validez de esta inclusión para efectos aduaneros resulta de lo dispuesto por la Decisión 345, por medio de la cual se estableció el “Régimen Común de Protección a los derechos de los obtentores de Variedades Vegetales”, cuyo Artículo 24 establece que la concesión de un certificado de obtentor confiere a su titular el derecho de impedir la exportación y la importación que terceros realicen sin su consentimiento, respecto del material de reproducción, propagación o multiplicación de la variedad protegida.

El Tramite Aduanero de las Medidas de frontera en Colombia

El Nuevo Estatuto Aduanero en sus artículos 614 y ss ha establecido cuál es el procedimiento que el titular de un derecho de propiedad intelectual y la autoridad aduanera deben seguir para suspender la operación aduanera (i.e. importación, transito, exportación y en zona franca). De manera resumida este es el procedimiento del Estatuto:

  1. a) el titular de los derechos de propiedad intelectual a través de una solicitud presentada a la DIAN debe demostrar su titularidad por medio de un certificado (registro marcario o registro de derecho de autor ante la DNDA.) o cualquier documento que compruebe que es el autor o titular de derecho económico de los derechos de propiedad intelectual;
  1. b) debe presentar una solicitud ante autoridad aduanera donde se debe  ilustrar cuales son los derechos de propiedad intelectual que se están infringiendo y los hechos que prueban la infracción (por ejemplo, identifica los productos falsificados, o el lugar en el que la infracción se lleva a cabo , etc.). Esta solicitud debe ser decidida por la autoridad aduanera dentro de los 3 días siguientes a su presentación;
  1. c) tan pronto como se hayan cumplido los requisitos de la suspensión la operación aduanera, el infractor debe suspenderlas; en el caso que las mercancías falsificadas ya estén en custodia, deben ser depositadas en un almacén de la autoridad aduanera;
  1. d) al ser esta una medida cautelar, el titular que ha obtenido la medida cautelar debe constituir una garantía bancaria y, si no lo ha hecho antes, presentar una demanda contra el infractor del derecho de propiedad intelectual.

Conclusiones

ADPIC no solo ha sido exitoso en la armonización de normas sustanciales como es la materia patentable o en el ejercicio de licencias obligatorias, sino que se ha extendido a mecanismos de observancia de la propiedad intelectual como lo son las medidas de frontera.

En el caso de Colombia y la CAN, el tema de observancia de la propiedad intelectual, especialmente en las Medidas de Frontera, no solo se ha armonizado con respecto a lo establecido por ADPIC de la OMC sino que se ha extendido por medio del TLC con EEUU y el Nuevo Estatuto Aduanero.

[1] Daniel J Gervais, The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis (Sweet & Maxwell 2008).

[2] Carlos A Conde Gutiérrez and Luisa Fernanda Herrera Sierra, ‘La Estandarización Internacional de Las Patentes Y Sus Efectos En El Acceso a Medicamentos’ (2016).

[3]Duncan Matthews, Globalising Intellectual Property Rights (Taylor & Francis 2002).

[4] China — Measures Affecting the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights (DBS, Dispute DS362, January 2009)

[5] Canada-Patent Term (DSB, WTO, DS170, July 2010)