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Sustitución de la representación gráfica de marcas por un criterio dinámico de utilidad

 

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Caso imatinib: análisis técnico y jurídico del trámite de patente en Colombia 

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Recientemente la EUIPO (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea),  mediante Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 por el que se modifica el Reglamento (CE) No. 207/2009 del Consejo sobre la marca comunitaria, decidió eliminar la representación gráfica como requisito esencial para registrar marcas.

Este precedente ha llevado a plantearse la discusión acerca de si el requisito de representación gráfica, establecido en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, es necesario y relevante al momento de solicitar el registro de una marca o si por el contrario podría omitirse.

La Decisión 486 de la Comunidad Andina, en su Artículo 134 estable que:

 “constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”.

De esta definición se infieren dos requisitos esenciales para el registro de una marca: la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. El primero hace referencia a la “capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado productos o servicios”[1], y el segundo consiste en la “descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos”[2]. Este último, dificulta el registro de marcas no tradicionales, teniendo en cuenta el nivel de complejidad y los problemas subyacentes de representarlas gráficamente. En consecuencia, se propone la aplicación de un criterio dinámico de utilidad que permita sustituir la representación gráfica  por  mecanismos que resulten apropiados para custodiar y delimitar el objeto de protección, dependiendo el tipo de marca.

Las marcas no tradicionales son aquellas perceptibles por sentidos diferentes a la vista, como lo son las sonoras, olfativas y táctiles. La naturaleza misma de dichas marcas genera problemas, por un lado, respecto a la dificultad de representarlas gráficamente, y por otro lado, respecto a la efectividad para que la sociedad las conozca en el desarrollo del trámite de concesión .

No obstante, existen mecanismos diferentes a la representación gráfica que facilitan la necesidad de incorporar la marca en un soporte para dejar evidencia de esta como objeto de registro, de  manera que permita la futura conservación, custodia, publicidad y eventual análisis. Por ejemplo, una marca sonora de difícil representación gráfica, como el rugido de un león, podría incorporarse más fácilmente en una grabación, sin necesidad de recurrir a representaciones realizadas a través de palabras, signos o figuras, como por ejemplo, la partitura de una melodía.

Ahora bien, es conveniente preguntarse si el requisito de representación gráfica es esencial y útil para el registro de una marca no tradicional, teniendo en cuenta la posibilidad de conceder el registro con tan solo la disitintividad adquirida por el uso. O también, conceder el registro sin la distintividad adquirida por el uso, pero acompañada de un mecanismo útil que delimite la marca y sustituya la función de la representación gráfica. Esto con el propósito de prescindir del requisito, ya que dificulta el registro sin ninguna razón aparente.

Cabe destacar, que la funcionalidad del requisito de representación gráfica estriba en la delimitación del signo para su idónea custodia, conservación y publicidad. En este sentido, es evidente que otros instrumentos diferentes a la representación gráfica pueden cumplir con dicha función. Y es aquí donde cobra relevancia la aplicación del criterio dinámico de utilidad: ‘dinámico’ porque varía dependiendo el tipo de marca, y ‘de utilidad’ porque se establece según lo que resulte útil para cumplir con la funcionalidad del requisito, es decir, responde a la pregunta acerca de qué instrumento es útil para cumplir con la finalidad de custodia, conservación y publicidad frente a la sociedad sobre el derecho exclusivo. De manera que, siguiendo este presupuesto se  permite la incorporación de la marca en diferentes tipos de soporte, dependiendo de si es denominativa, grafica, mixta, tridimensional, olfativa, sonora o táctil. Siempre y cuando dicho soporte sea idóneo para conservar, custodiar y publicar correctamente la marca. Entonces, la representación gráfica sería útil para marcas denominativas, graficas, mixtas y tridimensionales.

Por el contrario, las marcas sonoras, olfativas y táctiles podrían valerse de otros instrumentos. Por ejemplo: la marca sonora podría incorporarse en una grabación, la marca olfativa podría tener como soporte una muestra de la sustancia que contenga la fragancia y la marca táctil podría valerse del objeto que trasmite la sensación al sentido del tacto[3]. Estos dos últimos instrumentos implican la creación de depósitos en las oficinas de registro, con lo cual se incrementan los gastos de logística y administración de estas. Sin embargo, es indispensable que funcione el criterio dinámico de utilidad porque sólo así se puede proteger, conservar y publicar a cabalidad la marca.

En Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio en  Resolución No.3718 de 2016, estableció  en qué consiste la representación gráfica para las marcas sonoras y táctiles. En otras palabras, determinó los requisitos que constituirán la representación gráfica. Respecto a las marcas olfativas, la superintendencia no se pronunció.

Así entonces, para las marcas sonoras se deberá presentar en la oficina de registro la descripción de la marca mediante pentagramas o fonogramas, más la grabación en formato MP3. Para la marca táctil se deberá presentar una descripción de la marca, un dibujo tridimensional o fotografía en formato PJD y además, una muestra física de la textura, la cual estará a cargo del Grupo de Gestión Documental y Recursos Físicos. Sin el cumplimiento de todos los requisitos se impide el registro.

Se evidencia en esta resolución, la utilización de una especie de depósito para almacenar las muestras físicas solicitadas, a cargo del Grupo de Gestión Documental y Recursos Físicos. Es importante resaltar que la Superintendencia se ve en la necesidad de solicitar requisitos adicionales a la representación gráfica para realizar el registro. Tal vez, porque la representación gráfica por sí sola, es insuficiente o simplemente inadecuada para cumplir con la funcionalidad que se propone.

En conclusión, la Superintendencia de Industria y Comercio se sirve de ciertos requisitos, como la exigencia de una muestra física para marcas táctiles y la grabación en formato MP3 para marcas sonoras, con la finalidad de custodiar, conservar, publicar y delimitar el ámbito de protección marcaria. Sin embargo, también establece otros requisitos que parecieran ser exigidos con el único fin de cumplir el requerimiento de representación gráfica establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486 de la comunidad andina, como por ejemplo, el requisito de describir clara, precisa y completa  la textura que conforma la marca táctil. En resumidas cuentas, la superintendencia se vale de requisitos adicionales, tal vez superfluos, para otorgar el registro de marcas. Huelga decir, que los instrumentos idóneos para la correcta protección y conservación de marcas no tradicionales nada tienen que ver con representaciones gráficas, siempre y cuando se aplique el criterio dinámico de utilidad.

[1] 1. Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nᵒ 1333, de 25 de abril de 2006, caso: FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS, citado por JORGE CHÁVEZ PICASSO, revista No. 7, INDECOPI.

[2] 2. Alemán, Marco Matías, ‘Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios’, Top Management, Bogotá, p.77, citado por JORGE CHÁVEZ PICASSO, revista No. 7, INDECOPI.

[3] Interpretación prejudicial 242-IP-2015.

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