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Un daño irreparable en contra de los Patent Trolls

 

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Ernesto Rengifo García

Los motores de búsquedas son una importante herramienta tecnológica que facilita la difusión y acceso a información en internet. Sin embargo, cuando se trata de obras protegidas por el derecho de autor –para el caso del derecho continental– o copyright –para la tradición anglosajona– existe la dificultad de definir si los motores de búsqueda infringen los derechos de los titulares de estas obras. 

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Caso imatinib: análisis técnico y jurídico del trámite de patente en Colombia 

Luisa Fernanda Díaz Pinilla, Rafael Guevara, Natalia Lamprea, Óscar Lizarazo-Cortés

 

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Viernes, 21 de Marzo de 2014

Palabras clave: Irremparable Harm Presumption, Preliminary injunctions, Patent Trolls, Patent Assertion Entities

En el último año en Estados Unidos se han adoptado varias medidas dirigidas a reducir los casos de Patent Trolls o Patent Assertion Entities (PAE), ejemplos de estas son las políticas adoptadas por la Federal Trade Commission respecto de las fusiones de empresas farmacéuticas que deberán ser reportadas a aquella (Consulte una reseña sobre el particular Aquí), y la Innovation Act, aprobada por la House of Representatives el pasado 5 de diciembre (Consulte texto de la Ley Aquí). El principal objetivo del Innovation Act es desincentivar a las PAE, restringiendo el uso que estas hacen del sistema judicial (Aquí una reseña acerca de esta ley).

Sin embargo, la discusión que se ha presentado frente a los supuestos fácticos que deben probarse para la concesión de medidas cautelares en los procesos de infracción de Derechos de Propiedad Intelectual, y que se evidencia en un reciente fallo de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos en el caso HRE v. Florida Entertainment MGMT, podría ser la estocada que ponga en peligro de muerte a las PAE.

Como es bien sabido, los Patent Trolls o Patent Assertion Entities (PAE en adelante) son empresas que obtienen grandes ingresos económicos del ejercicio judicial de las patentes que ostentan, incluso, en ocasiones con la simple amenaza de hacer efectivos tales derechos logran jugosos acuerdos de licencia con otras empresas que supuestamente violan sus patentes, esto porque las llevan al mercado o las ponen en práctica sin su autorización.

Así, será una PAE “Quien quiera que trate de hacer una gran cantidad de dinero de una patente que no está usando, no tiene intención de usar y, en la mayoría de los casos, nunca ha utilizado”[4].

Ahora bien, en el curso de una acción por infracción de patentes, el demandante –PAE- puede solicitar medidas cautelares o preliminary injunctions dirigidas a evitar que la conducta violatoria se prolongue durante el curso del proceso. Hasta hace poco, para que las medidas cautelares fuesen concedidas, bastaba con ser titular de un derecho de propiedad industrial válido y con demostrar la probabilidad de éxito en los méritos del litigio para el padecimiento de un daño irreparable. En pocas palabras, el demandante no debía probar que la infracción le estaba causando un daño sino que este se presumía, dando lugar a medidas cautelares de manera inmediata.

El fundamento para tener por sentado el perjuicio irremediable, deriva del derecho de exclusividad que viene aparejado con la concesión de una patente, y en general, con todos los derechos de propiedad industrial. Dicho por la Corte de Apelaciones del Circuito Federal:

“La naturaleza misma del derecho de patente es el derecho de excluir a otros. Una vez que una patente ha sido considerada como válida y la infracción demostrada, el titular de la misma debería tener derecho al pleno goce y la protección de los derechos de su patente. Al infractor no se le debe permitir continuar con la infracción a la vista de tales circunstancias. Un tribunal no debe ser reacio a usar los poderes que le concede la equidad (equity) una vez que el demandante ha establecido claramente sus derechos de patente. Sostenemos que cuando la validez y la violación continua de una patente han sido claramente establecidas, como en este caso, se presume un daño inmediato e irreparable.[5]

Sin la necesidad de probar el daño irreparable causado por la infracción de la patente, la presunción facilita el modus operandi de las PAE y representa, además, un gran riesgo para las empresas y entidades demandadas que sí emplean las patentes, de allí la importancia de que la Corte Suprema de Estados Unidos en los casos eBay v. MercExchange[6] y Winter v. Natural Resources Defense Council haya aumentado el estándar para la concesión de esas medidas.

Efectivamente, el certiorari concedido en el caso eBay v. MercExchange sirvió a la Suprema Corte de Estados Unidos para indicar que la concesión de Permanent Injunctive Relief debían concederse si el demandante logra probar “(1) que ha sufrido un perjuicio irreparable, (2) que los remedios disponibles en la ley, como una reparación monetaria, son insuficientes para compensar la lesión, (3) que, comparando el perjuicio del demandante con que se impondría al demandado, un remedio en equidad es aconsejable, y (4) que el interés público no se verá afectado por la permanent injunction[7].”

Valga aclarar que las Permanent Injunctive Relief o medidas permanentes se conceden una vez se ha llegado a una decisión final respecto de los méritos del litigio, siempre y cuando el demandante salga avante en sus pretensiones, contrario a lo que sucede con las Preliminary injuction o medidas cautelares que, como se dijo antes, se solicitan para evitar la prolongación de la infracción mientras se resuelve el conflicto.

Pese a que el caso eBay v. MercExchange se refirió únicamente a las Permanent Injunctive Relief, puso en tela de juicio la legitimidad de la presunción del daño irreparable en la concesión de las medidas cautelares, pues ambos tipos de medidas encuentran su fundamento en el principio de equidad y la Corte Suprema ha rechazado la sustitución de las “consideraciones de equidad tradicionales con una regla de la que automáticamente se siga una medida cautelar”[8], por lo que no habría motivo que justificase que en uno y otro caso el criterio de concesión fuese diferente.

En efecto, “emitir una preliminary injunction basándose sólo en la posibilidad de un daño irreparable es incompatible con nuestra caracterización de esta medida cautelar como un recurso extraordinario que sólo puede concederse si se demuestra claramente que el demandante tiene derecho a tal concesión”[9], indicó la Corte Suprema en el caso Winter v. Natural Resources Defense Council.

A pesar de la clara postura asumida por la Suprema Corte de Justicia, la doctrina y las cortes federales habían sido reacias en su adopción. Por ejemplo, Ted Sichelman, profesora de la University of San Diego School of Law, sostiene que sin importar el modelo de negocio que adopte el titular de la patente, esto es, sin importar si es o no una PAE, debe tener derecho a las mimas medidas o remedies que cualquier otro, pues según la Constitución de los Estados Unidos, las patentes se crearon como un incentivo a la creación, investigación y desarrollo de invenciones nuevas y útiles, no para proteger y reivindicar intereses privados, por lo que las medidas cautelares (y en general el sistema de patentes) no debería estar dirigido a restablecer los derechos del titular de la patente una vez esta es violada, sino a resolver los casos concretos con miras a incentivar la innovación requerida por la sociedad[10].

A su vez en el 2011, la Corte de Apelaciones del Circuito Federal en el caso Robert Bosch v. Pylon Manufacturing Corp., referente a la violación de unas patentes sobre hojas para limpia parabrisas, pese a reconocer que la presunción del daño irreparable había sido overruled[11], la Suprema Corte no estudió los criterios señalados por la misma frente a la prueba del daño irreparable y la concesión de medidas permanentes. Por el contrario, optó por declarar probado el daño irreparable aplicando estándares desarrollados por ella, consistentes en la existencia de competencia directa entre las partes del litigio y la reducción de la cuota de mercado del demandante, circunstancias que le causaron un daño irreparable que derivó en la erosión de sus precios de mercado, pérdida de clientes actuales y potenciales[12].

Sin embargo, en el 2013 la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en el asunto HERB v. Florida Entertainment MGMT revocó las medidas cautelares sobre el uso de la marca “The Platters”, empleada por el demandante para identificar un conjunto coral, por no encontrar prueba en el proceso que determinase con precisión el daño sufrido por el titular de la marca[13]. Es más, la Corte de Apelaciones reconoció que en vista del precedente sentado por la Corte Suprema de Justicia en los casos antes mencionados su aproximación frente a la presunción del daño debía ser modificada:

“Como en efecto indicó el tribunal de distrito, casos recientes de la Suprema Corte han puesto en duda la validez de la regla aplicada por este tribunal respecto de la presunción de la probabilidad del daño irreparable partiendo de la prueba de probabilidad de éxito en el fondo de la demanda por infracción de marca”[14].

La prueba aportada al caso HERB v. Florida Entertainment respecto del daño era “la pérdida de control de la reputación y la afectación al good will”[15] que podría derivarse del uso no autorizado de la marca, lo que la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito tuvo más como un cliché que como una evidencia fáctica del daño.

En conclusión, pese a que aún no hay un consenso entre las cortes federales frente a lo que debe considerarse como daño irreparable y lo que no, para la concesión de medidas cautelares y permanentes en los procesos por infracción de derechos de propiedad industrial, es importante reiterar que la posición que se adopte frente a esta presunción tendrá un impacto directo en el ejercicio que de las patentes hacen las PAE, como claramente explicó Justice Kennedy en su opinión coincidente en el caso eBay v. MercExchange: “Para estas empresas (las PAE), una orden judicial (an injunction) y las graves sanciones que pueden derivarse de una violación, se pueden emplear como una herramienta de negociación para cobrar tarifas exorbitantes para las empresas que buscan comprar licencias para ejercer la patente. Cuando la invención patentada no es más que un pequeño componente del producto que las empresas tratan de producir y la amenaza de una orden judicial se emplea simplemente para hacer palanca indebida en las negociaciones, las sanciones legales que bien pueden ser suficientes para compensar la infracción del derecho, pueden no ser suficientes para proteger el interés público.”[16]

[1] Traducción del siguiente texto: “somebody who tries to make a lot of money off a patent that they are not practicing and have no intention of practicing and in most cases never practiced.” Brenda Sandburg, Inventor’s Lawyer Makes a Pile from Patents, THE RECORDER, July 30, 2001, LEXIS, Nexis Library, RECRDR File. Citado por: United States District Court, D. Utah, Central Division. OVERSTOCK.COM, INC. v. FURNACE BROOK, LLC, 420 F.Supp.2d 1217 (2005)

[2] Estados Unidos. Corte de Apelaciones del Circuito Federal. Caso Smith International, Inc. v. Hughes Tool Co. Traducción del siguiente texto: “The very nature of the patent right is the right to exclude others. Once the patentee’s patents have been held to be valid and infringed, he should be entitled to the full enjoyment and protection of his patent rights. The infringer should not be allowed to continue his infringement in the face of such a holding. A court should not be reluctant to use its equity powers once a party has so clearly established his patent rights. We hold that where validity and continuing infringement have been clearly established, as in this case, immediate irreparable harm is presumed.”

[3] Corte Suprema de Estados Unidos. eBay Inc. et al. v. MercExchange, L.L.C. 547 U.S. 388 (2006).

[4] Traducción del siguiente texto: “(1) that it has suffered an irreparable injury; (2) that remedies available at law, such as monetary damages, are inadequate to compensate for that injury; (5) that, considering the balance of hardships between the plaintiff and defendant, a remedy in equity is warranted; and (4) that the public interest would not be disserved by a permanent injunction.” Corte Suprema de Estados Unidos. eBay Inc. et al. v. MercExchange, L.L.C Op cit. p 2.

[6] En palabras de la Corte Suprema : “And as in our decision today, this Court has consistently rejected invitations to replace traditional equitable considerations with a rule that an injunction automatically follows a determination that a copyright has been infringed.” Corte Suprema de Estados Unidos. eBay Inc. et al. v. MercExchange, L.L.C Op Cit. p 4.

[7] “Issuing a preliminary injunction based only on a possibility of irreparable harm is inconsistent with our characterization of injunctive relief as an extraordinary remedy that may only be awarded upon a clear showing that the plaintiff is entitled to such relief”. Corte Suprema de Estados Unidos. Winter v. Natural Resources Defense Counsil. p 13.

[8]Cfr. Sichelman, Ted M., Purging Patent Law of ‘Private Law’ Remedies (September 23, 2011). Texas Law Review, Vol. 92, pp. 516-571, 2014. Disponible en SSRN: http://ssrn.com/abstract=1932834 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1932834

[9] Al respecto la Corte de Apelaciones del Circuito Federal indicó: “In so holding, we join at least two of our sister circuits that have reached the same conclusion as it relates to a similar presumption in copy-right infringement matters. See Perfect 10, Inc. v. Google, Inc., — F.3d —, 2011 WL 3320297, at *4 (9th Cir. Aug. 3, 2011) (“[W]e conclude that our longstanding rule that a showing of a reasonable likelihood of success on the merits in a copyright infringement claim raises a pre-sumption of irreparable harm is clearly irreconcilable with the reasoning of the Court’s decision in eBay and has therefore been effectively overruled.” (internal quotation marks and citations omitted)); Salinger v. Colting, 607 F.3d 68, 76-78 (2d Cir. 2010) (finding that eBay abrogated the presumption of irreparable harm in copyright cases).” United States Court of Appeals for the Federal Circuit ROBERT BOSCH LLC, v. PYLON MANUFACTURING CORP. 659 F.3d 1142, 1149 (Fed. Cir. 2011) p 10.

[10] United States Court of Appeals for the Federal Circuit ROBERT BOSCH LLC, v. PYLON MANUFACTURING CORP. Op Cit p 17 y ss.

[11] Corte de Apelaciones del Noveno Circuito. HERB v. Florida Entertainment MGMT. 736 F.3d 1239 (9th Cir. 2013).

[12] Traducción del siguiente texto: “As the district court acknowledged, tow recent Supreme court cases have cast the doubt on the validity of this court`s previous rule that the likelihood of irreparable injury may be presumed from a showing of likelihood of success in the merits of a trademark infringement claim”. Corte de Apelaciones del Noveno Circuito. HERB v. Florida Entertainment MGMT. Ibídem. p 17.

[13] Cfr. HERB v. Florida Entertainment MGMT. Corte de Apelaciones del Noveno Circuito. Op Cit. p 19.

[14] Justice Kennedy. Concurring Opinion. SUPREME COURT OF THE UNITED STATES. EBAY INC., ET AL., v. MERCEXCHANGE, L. L. C. Traducción del siguiente texto: “For these firms, an injunction, and the potentially serious sanctions arising from its violation, can be employed as a bargaining tool to charge exorbitant fees to companies that seek to buy licenses to practice the patent. See ibid. When the patented invention is but a small component of the product the companies seek to produce and the threat of an injunction is employed simply for undue leverage in negotiations, legal damages may well be sufficient to compensate for the infringement and an injunction may not serve the public interest.”

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