Economic Competition and Consumption
14 of February,2021

Tipologías contractuales en el desarrollo de tecnología: nuevas tendencias hacia la colaboración

El Tribunal Regional de Düsseldorf, en el curso del proceso por infracción de patente Nokia vs. Daimler, en su decisión del 26 de noviembre de 2020 remitió al Tribunal Europeo de Justicia interrogantes acerca del caso y en específico sobre la concesión de licencias sobre patentes esenciales estándar (SEP) en cadenas de suministro. Se tiene la expectativa de que esta decisión aportará respuestas sobre los interrogantes surgidos a raíz de la sentencia en el caso Huawei vs. ZTE Corp. Sobre el particular en este artículo se hace un resumen general de los consorcios de estandarización de tecnologías, su importancia y efectos en los mercados tecnológicos interconectados.

El nacimiento de tecnologías interconectadas y la necesaria interoperabilidad entre ellas en diversos sectores, y en especial en el sector de telecomunicaciones y en la aplicación del Internet de las Cosas (IoT), ha requerido acudir a herramientas contractuales para atender necesidades de acceso y abastecimiento de estas tecnologías con el fin de facilitar su desarrollo y mejora en un entorno en el que se garantice el respeto de los derechos de propiedad intelectual y  de la información confidencial de terceros. La colaboración y los contratos de licencias cruzadas han dado luz a mecanismos como los pools o consorcios de patentes que no son más que un entramado de contratos coligados que permiten la gestión, la explotación y la administración de las tecnologías que han sido incluidas en dichos consorcios.

La doctrina clasifica los pools de tecnologías patentadas bajo las siguientes modalidades: complementarios, esenciales (y no esenciales) o sustitutivos. Para ello, se entiende que las patentes complementarias y no sustitutivas son aquellas que resultan necesarias para producir el bien o llevar a cabo el proceso para el cual se relacionan. Una patente se considera esencial cuando no hay sustituto del producto o compuesto en cuestión y se le requiera para el cumplimiento de un fin determinado. Es importante, entonces, tener en cuenta que las tecnologías esenciales siempre serán complementarias, por cuanto resultan necesarias para el desarrollo de un fin determinado[1].

Se consideran restrictivos para la competencia aquellos acuerdos que buscan conformar consorcios de tecnologías sustitutivas, ya que mediante los mismos solo se pretende beneficiar a los integrantes del consorcio con tecnologías a las cuales será difícil acceder por fuera del mismo y que por tanto impiden que los licenciatarios se beneficien de la competencia entre las tecnologías en cuestión.

En este escenario y con el fin de garantizar que los consorcios sean pro competitivos han surgido herramientas y tipologías contractuales como lo son las licencias FRAND, que constituyen mecanismos de auto-regulación de los consorcios de estandarización y, mediante ellas se establece la obligación de conceder licencias sobre las tecnologías que componen el consorcio en condiciones justas, razonables y no discriminatorias.

Al decir que las licencias FRAND deben ser justas, se está haciendo referencia a aquellas condiciones mediante las cuales se asegure que no se generen efectos anticompetitivos ni ilícitos. De igual forma, se describen como razonables en el sentido en que las tasas y regalías deben reflejar una negociación razonada que refleje el análisis de criterios objetivos como: 1) las posibilidades que tiene determinada industria para generar nuevas alternativas de la tecnología objeto de licencia; 2) la capacidad de la tecnología patentada para satisfacer los requisitos de interoperabilidad de los productos. Las condiciones no discriminatorias a las que aducen las licencias FRAND son aquellas mediante las cuales los licenciantes garantizan que los términos bajo los cuales se concede una determinada licencia estarán presentes en todas las demás licencias que el titular otorgue a los competidores del primer licenciatario, con lo cual también se evita que los consorcios de estandarización sirvan de plataforma para excluir a competidores de la explotación de una determinada tecnología[2].

Ahora bien, la jurisprudencia no se ha pronunciado de manera uniforme con respecto al concepto de condiciones “no discriminatorias”, esta ha pasado del concepto “all equal” al de “unfair discriminatory licensing”. Con el primer concepto (all equal), se entendía que el licenciante debía establecer unas mismas condiciones de contratación para todos sus licenciatarios, sin considerar las particularidades de cada caso en concreto.

En cuanto a la determinación exacta de la regalía, en el caso de Apple vs. Motorola, la Corte Federal del Circuito en Estados Unidos estableció que el estudio de licencias comparables es generalmente, el método más confiable para estimar el valor de la patente. Sin embargo, los acuerdos de confidencialidad impiden acceder a dicha información, y como quiera que no existe un estándar de licenciamiento público, en el caso Huawei vs. ZTE Corp., el Tribunal Europeo de Justicia sostuvo que el titular de la patente era el único con capacidad para demostrar que cumple con las condiciones no discriminatorias. Y es que, en cualquier caso, y con independencia de sus condiciones particulares, la discriminación de precios resulta difícil de demostrar, porque sería necesario basarse en la estructura de costos del licenciante, un aspecto que hace parte de la confidencialidad, puesto que supone datos sensibles.

Las cláusulas FRAND hacen parte, las más de las veces, de la política de propiedad intelectual de los consorcios de estandarización, la cual está compuesta por tres elementos: 1) políticas que se refieren a la transparencia o deber de información; 2) políticas de negociación de las licencias; y 3) políticas sobre la transmisión de derechos de propiedad industrial –las cuales integran en su articulado y estipulaciones, la obligación de ceder y licenciar en términos FRAND.

Ahora, es importante precisar que, aunque los compromisos FRAND buscan evitar prácticas de abuso del derecho, no se trata de una licencia obligatoria, por cuanto los titulares de patentes aún conservan los derechos de exclusiva y todo lo que ello acarrea, como la facultad para demandar por la infracción de sus derechos[3].

En este proceso de auto-regulación, es posible identificar dos etapas contractuales: 1) por un lado, se celebra un contrato entre la empresa titular de la patente y la Organización de Estandarización (SSO), acuerdo en el cual se estipula la obligación de conceder licencias a terceros en condiciones FRAND; 2) por otro lado, se suscribe el acuerdo de licencia entre la empresa que hace parte de la SSO y un licenciatario que puede o no hacer parte de la SSO. Así las cosas, en su conjunto, la auto-regulación constituye un contrato que, al ser suscrito por la SSO y los titulares de patentes, estos últimos adquieren los compromisos relacionados con las cesiones y licencias FRAND que deberán conceder a terceros.

Si bien este tipo de contratos solo vincula a las partes involucradas, en virtud de la figura del derecho civil denominada estipulación a favor de tercero, es posible que los terceros que se vean afectados por el incumplimiento de dichas obligaciones demanden y reclamen la debida indemnización por perjuicios. Así lo estableció la Corte del Distrito de Washington en Seattle en el caso Microsoft Corporation vs. Motorola, Inc., et al. (caso n.º C10-1823 JLR, página 5). La coligación negocial presente en estas nuevas formas contractuales de transferencia de tecnología resulta ser una oportunidad interesante a evaluar respecto de los mecanismos de colaboración que puedan permitir mayor acceso a invenciones en regiones en desarrollo como lo es Colombia.

Sobre esto se profundiza en el libro “El Derecho de la competencia y las licencias FRAND: Herramientas para el acceso a invenciones”: https://publicaciones.uexternado.edu.co/el-derecho-de-las-licencias-frand-herramientas-para-el-acceso-a-invenciones-derecho.html

 

 

[1] Armillota Monica, Technology Pooling Licensing Agreements: Promoting Patent Access through collaborative IP Mechanisms, Munich Intellectual Property Law Center Studies, 2010, Munich; página 52

[2] Srividhya Ragavan; Brendan Murphy; Raj Dave, Frand vs. Compulsory Licensing: The Lesser of the Two Evils, 14 Duke L. & Tech. Rev. 83 (2016), página 94.

[3] De Gerardin and M Rato, Can Standard – Setting lead to exploitative abuse? A Dissonant View on Patent Hold-up, Royalty Stacking and the meaning of FRAND (2007) eUR cOMP j 101; Citado en Martí Rodilla Carmen, Consorcios de estandarización, patentes esenciales y cláusulas FRAND, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016.