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La protección del color a través del derecho marcario. Una discusión con incidencias en el derecho de la competencia

 

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Caso imatinib: análisis técnico y jurídico del trámite de patente en Colombia 

Luisa Fernanda Díaz Pinilla, Rafael Guevara, Natalia Lamprea, Óscar Lizarazo-Cortés

 

Imatinib –comercialmente disponible como Gleevec® o Glivec®– es un medicamento empleado principalmente en el tratamiento de la leucemia mieloide crónica. La protección de este medicamento por patente en Colombia, en la forma de una entidad polimórfica denominada forma Beta (β) del mesilato de Imatinib, muestra un trámite muy divergente entre la postura de la Superintendencia de Industria y Comercio que en 2003 niega la patente, y la postura del Consejo de Estado que en 2012 revoca dicha negación y ordena conceder la patente. 

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15 de Noviembre de 2013

“So limited a “monopoly” as that cannot affect legitimate competition,and is of the very essence of any rational system of individual and ex- clusive trade symbols.”

FrankI Schechter [1].

 

En esta ocasión y para establecer el alcance del rol del color en el derecho marcario, se abordará la discusión que se surtió en torno a tres recientes casos; en este orden de ideas, se hará referencia al color púrpura de los chocolates Cadbury en el Reino Unido, así como al color de la gaseosa manzana Postobón y finalmente, al verde usado en la marca ¨Milo¨. Estos casos evidencian la importancia que deben tener la certeza [2] y la claridad del signo objeto de protección, no sólo como mecanismos para garantizar la sana competencia entre actores del mercado, si no además para asegurar la distintividad, y con ella la libre y consciente escogencia por parte del consumidor.

En el primer caso anunciado, la Corte de Apelaciones del Reino Unido decidió rechazar el registro del color púrpura para identificar los tradicionales chocolates comercializados por la compañía inglesa citada. Estimó la Corte que no era posible acceder a dicho registro dado que el actor no había proporcionado el acervo probatorio necesario para dar certeza y claridad en cuanto al color objeto de la protección pretendida. En efecto, Cadbury solicitó el registro de dicho color para todo el empaque del producto, al sostener que el púrpura era el color “predominante”, que determinaba la apariencia del mismo. Ante esto, Sir John Mummery señaló que el color que se quería registrar carecía de los criterios ya definidos por la Corte Europea de Justicia, como quiera que la respectiva representación gráfica o cromática debía ser suficientemente clara, duradera, fácilmente accesible, objetiva e inteligible, y estos atributos resultaron extraños a lo acreditado. Debido a esa falencia, se contradecía el principio general de certeza esencial para la viabilidad de su protección, por cuanto no daba esa seguridad, ni distintividad. No obstante, tal como lo señaló el abogado Antony Gold, socio de la firma HGF y citado en World Intellectual Property Review [3] , pese al fracaso del registro, no solo se podría impugnar la decisión para continuar intentando reivindicar el color púrpura como marca, sino que además se cuenta con la herramienta del “passing off”, que, a grandes rasgos, las Cortes Europeas la han definido como el instrumento para proteger aquellos signos que no han sido registrados, contra un uso anticompetitivo e injusto y que a su vez genere confusiones en el público, precaviendo su utilización por los competidores que quieran servirse de la memoria de los consumidores sobre lo que el citado color representa y que puede ser la base de la identificación cierta de la marca.

Ahora, es pertinente aludir al caso que fue motivo de publicación noticiosa en Colombia, respecto del pronunciamiento de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que, el 17 de julio de 2013, en segunda instancia, revocó la resolución mediante la cuál había concedido el registro del Color Pantone 183C correspondiente al color de la gaseosa Manzana Postobón. De acuerdo con lo reseñado en el Diario La República, la decisión final se fundó en que pese a que el color fue delimitado por la forma de la botella, no se habría esclarecido si se pretendía exclusividad sobre la forma  [4] . En este sentido, el registro fue revocado al no haber suficiente claridad en el objeto de protección.

Otro caso corresponde a la decisión de la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, basada en un análisis de competencia desleal y en encuestas que demostrarían la fuerza de la lata color verde de milo, como elemento identificador del producto entre los consumidores y en esa dirección, declaró la notoriedad de la marca ‘Milo’ y negó el registro de la marca ‘Goslim Té’ a Liu Fenping P E U. Concretamente, se indica en la públicación del periódico citado, que la SIC concluyó: “la solicitud de registro de la marca Goslim Té, correspondiente a una lata verde que pretende amparar “cacao” puede constituir un acto que afecte la certeza y libre escogencia que al consumidor debe garantizársele en el mercado”[5] . Es de anotar que aunque el color verde de la lata de ¨Milo aún no se encuentra protegido a través de un registro marcario ante la Superintendencia de Industria y Comercio, las consideraciones que hace esta entidad en la decisión comentada, denota la gran importancia que ha adquirido el color como elemento distintivo de las marcas, y que su protección puede otorgarse mediante el derecho marcario o a través de consideraciones de competencia desleal.

Respecto a estos aspectos , ha de reconocerse que del eventual registro del color como marca surgen cuestionamientos acerca de su representación gráfica y de su idoneidad para identificar productos y servicios, por eso se llama la atención hacia los estándares señalados por las Cortes a nivel internacional, que podrían dar luces en esta materia a nivel local. Vale la pena recordar que la Corte Europea de Justicia ha sostenido que la función primordial de las marcas es la indicación de su origen, y por ende, de la calidad del producto o del servicio. En esencia, las marcas consisten en información transmitida al consumidor y la exclusividad que se tenga sobre la misma tendrá un efecto directo en la dinámica del mercado, determinando, a su vez, la conducta de los competidores.

En efecto, tal como lo expuso la CEJ en el caso Dyson v. Registrar of Trade Marks [6], la naturaleza excluyente de los derechos conferidos sobre las marcas, demanda por parte de las Oficinas competentes un estudio exhaustivo de los efectos que tendría excluir a los demás competidores de la explotación de un signo distintivo. En el caso mencionado, por ejemplo, la parte actora solicitó el registro de la apariencia física de una aspiradora; ante lo cual, la Corte orientada por un espíritu protector de la libre competencia, sostuvo que no se trataba de un signo distintivo o individualizador, y por el contrario, observó que la accionante pretendía obtener derechos de propiedad sobre un producto y sobre la idea del mismo. Y es que en el caso que se menciona, el actor no suministró un signo que permitiera identificar al productor de la aspiradora, le bastó suministrar el diseño del producto sin más elementos distintivos que permitiera su registro como marca [7] . De ahí entonces, la importancia de la claridad y certeza del signo objeto de protección, lo cual es prediclable frente a la eventual pretensión del registro excepcional del color, con el fin de precaver una exclusión arbitraria de los demás competidores y además para que sea posible su oponibilidad ante terceros, siempre y cuando brinde certeza.

Entonces, con relación a aquellas marcas cuya naturaleza dificulta su representación gráfica, tales como los sonidos, olores y colores, el caso Sieckmann v Deutshes Patent und Markenamt resuelto ante la CEJ, ha resultado ser el referente jurisprudencial más importante que estableció los requerimientos a tener en cuenta por las Oficinas a la hora de conceder el registro en dichos casos. Así, la Corte en este caso consideró que para que un signo pueda ser registrado como marca en los casos mencionados, la representación gráfica debe ser suficientemente clara, duradera, distintiva, fácilmente accesible, objetiva e inteligible.

Por otro lado, en el caso Libertel  [8], la Corte Europea de Justicia, también, basando sus fundamentos en el análisis del comportamiento del consumidor, concluyó que un color solo podría ser registrado una vez haya adquirido suficiente distintividad en el mercado. En efecto, de acuerdo con sus consideraciones, determinó que los efectos que tiene una marca denominativa en la percepción del consumidor son mucho más fuertes que aquellos generados por el color de los productos ofrecidos en el mercado. Pese a que los colores permiten a los consumidores realizar ciertas asociaciones, resultó insuficiente para la Corte la información suministrada para su resolución. De esta forma, se estableció en dicho caso que el color per se no es utilizado como instrumento idóneo de identificación del origen del producto; y en este sentido, no es posible registrar un color como marca cuando no ha habido un uso previo y constante del mismo que permita concluir su distintividad en el mercado, de manera que así lo identifiquen los consumidores. Igualmente, la Corte resaltó la importancia de considerar la naturaleza de los productos como quiera que ciertos colores podrían identificar de mejor forma al empresario; y así, señaló el color anaranjado como propio del sector de las telecomunicaciones [9] .

En Estados Unidos, sobre este particular, las Cortes han desarrollado la doctrina de la ¨funcionalidad¨ con el fin de asegurar el cumplimiento de los fines que fundamentan el derecho de marcas, sin que esto cercene la sana competencia del mercado. En efecto, de conformidad con esta doctrina, no es posible registrar u otorgar un derecho exclusivo a un signo cuando esto ponga en situación de desventaja a los demás competidores, careciendose de la distintividad y certeza que son exigibles. De esta forma, no se puede otorgar exclusividad sobre una característica esencial del producto, como sería el caso de la forma de una botella sin particulares elementos distintivos, o el color de la leche para productos lácteos.

Es así como las Cortes Estatales en varios pronunciamientos referidos a la apariencia de los productos o “trade dress”, tales como en Qualitex, Inwood laboratorios y Traffix, han indicado que el color per se es registrable y esto no pondría en situación de desventaja a los demás competidores, como quiera que éstos conservan los argumentos de ¨funcionalidad¨ mencionados en el párrafo anterior. Por eso, de acuerdo con la jurisprudencia americana, un color es registrable cuando habiendo adquirido suficiente distintividad o “secondary meaning”, su registro no cercenaría los derechos e intereses de los demás competidores [10] .

Esto fue sostenido nuevamente en el caso Louboutin [11] , en el cual se discutió el registro del color rojo para la suela de los zapatos comercializados por la compañía. Es interesante resaltar la tendencia acogida por la Corte Federal de Apelaciones de acuerdo con la cual se debe encontrar un balance de derechos entre los consumidores, el titular de la marca y los demás competidores. De esta forma, se sostiene que es posible otorgar protección a un color cuando esto no limite significativamente la cantidad de diseños disponibles, propios de la industria en cuestión. En consecuencia, es protegible el color rojo únicamente cuando éste repose en la suela de los zapatos Louboutin, contrastando, a su vez, con el color de la parte superior de los zapatos.

La definición de marca consagrada en la Decisión 486 del 2000 corresponde con las características ya mencionadas del Régimen Europeo y el Americano. En efecto, el artículo 134 de la Decisión estableció que las marcas son todos aquellos signos aptos para distinguir productos y servicios, y cuya naturaleza permita su representación gráfica. Ahora bien, cabe anotar que la Decisión ha dado un paso más adelante al determinar con exactitud las condiciones bajo las cuales un color sería susceptible de registro. Es así como en el literal e) de la misma disposición se determinó que “un color delimitado por una forma, o una combinación de colores” pueden ser registrados como marca. Es decir, la normatividad que se comenta no contempló la posibilidad de registrar un color aislado e independiente de cualquier otra forma o color. Si bien, ésta disposición no fue contemplada en las legislaciones Europeas y Americanas, las Cortes se han concentrado en otorgar suma importancia a la claridad y certeza del signo, así como a reconocer derechos exclusivos de manera precavida, evitando abusos entre competidores.

Al igual que en el derecho americano y en el europeo, en Colombia se ha considerado la importancia de identificar el alcance y el reconocimiento de los signos distintivos en el mercado. En efecto, será protegible el color cuando se ha demostrado que su uso ha resultado idóneo para identificar determinados productos y servicios. Ahora bien, de conformidad con los tres ordenamientos analizados, aquellos colores que no sean registrables como marcas por no cumplir con los requerimientos señalados, podrían, dependiendo de las circunstancias de cada caso, ser protegibles mediante acciones de competencia desleal.

____________________________________

[1] FrankI. Schechter, The Rational basis of Trade Mark protection, Harvard Law Review 813 (1926-1927).

[2] World Intellectual Property Review, Court of Appeal rejects colour Cadbury mark: “Sir John Mummery, writing the judgment for the court, found that the mark “lacks the required clarity, precision, self-containment, durability and objectivity to qualify for registration,” and that to allow it “would offend against the principle of certainty.”

[3] World Intellectual Property Review, Court of Appeal rejects colour Cadbury mark (4th October, 2013) http://www.worldipreview.com/news/court-of-appeal-rejects-cadbury-colour-mark

[4] Para mayor información: http://www.larepublica.co/asuntos-legales/color-verde-de-milo-el-argumento-de-la-sic-para-otorgar-la-notoriedad_77181

[5} Para mayor información: http://www.larepublica.co/asuntos-legales/postobón-busca-registrar-el-color-de-su-gaseosa-manzana_58256

[6] Case C- 321/03 (2007) ECR I-687

[7] Aplin Tanya, Davis Jennifer, Intellectual Property Law, Text Cases and Materials, (Oxford, 2009), 238.

[8] Case C-104/01

[9] Aplin Tanya, ibid, 240.

[10] Janis Dinwoodie, Trademarks and Unfair Competition, Wolters Kluwer (2010), 257.

[11]  Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent America Inc.

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