Análisis del caso Impression v. Lexmark

La decisión que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos adoptó el pasado 30 de mayo de 2017 es, sin asomo de duda, una de las más importantes en materia de agotamiento del derecho de propiedad intelectual y sobre las facultades que tiene el juez de infracción sobre las estipulaciones contractuales de los titulares de derechos. La sentencia, proferida en el caso Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc., abordó los siguientes interrogantes: ¿Hasta dónde llega el poder contractual del titular de la patente? ¿Puede el titular de la patente prohibir contractualmente la reventa y la reutilización de sus productos? ¿La venta de un artículo patentado en el extranjero agota el derecho del titular a restringir la importación de un producto vendido en el extranjero?

 

Hechos del caso

El litigio versa sobre la infracción de las patentes que Lexmark International detenta sobre cartuchos de tóner que comercializa tanto en Estados Unidos como a nivel mundial. La estrategia de comercialización de los cartuchos fue un aspecto fundamental en la decisión; de ahí la importancia de precisar que Lexmark ofrece a sus consumidores dos modalidades de adquisición: la primera consiste en la venta del cartucho a un precio normal, sin restricciones contractuales; y la segunda se ejecuta a través del “programa de retorno”. Bajo esta segunda modalidad, el consumidor, a cambio de un descuento especial en los cartuchos, debe suscribir un contrato que lo obliga a usar el cartucho una sola vez y se le prohíbe su  reventa.

Aunque dicha estrategia parecía conveniente para la empresa Norteamericana, gran parte de sus consumidores, haciendo uso de la segunda modalidad mencionada, revendieron los cartuchos tanto a nivel nacional como internacional. Ello originó la demanda instaurada por Lexmark contra algunos de  dichos revendedores. La demandante alegaba que,  se le habían infringido sus patentes, tanto por quienes vendían internamente sus productos, como por quienes los importaban del extranjero. En otras palabras, entre los demandados era posible distinguir dos categorías: (i) los que habían adquirido los cartuchos directamente de Lexmark a través del “programa de retorno”, y (ii) los que importaban a Estados Unidos los cartuchos adquiridos de compradores extranjeros. Impression Products, uno de los demandados, argumentaba que los derechos de Lexmark se habían agotado[1] con la primera venta de los cartuchos.

 

 

En este punto debe precisarse que en el caso en concreto el titular había dispuesto del bien tangible – el cartucho- mediante un contrato de compraventa, siendo uno de sus efectos, el agotamiento del derecho. No obstante, debe tenerse en cuenta también que, como el bien tangible en este caso,  y en muchos otros, que adquirimos día a día como consumidores, integra varias patentes, la compraventa viene acompañada de la  licencia de uso respectiva.  De ahí que las consecuencias jurídicas y sociales generadas por la sentencia que se pasará a comentar, deban también extenderse al contrato de licencia, o al menos, tal como lo hace la Corte en su pronunciamiento, deberán analizarse interrogantes también respecto de este contrato como quiera que las restricciones contractuales estipuladas por Lexmark no se encontraban concebidas, en puridad,-o al menos no parecen serlo- para limitar el derecho de propiedad sobre el tangible, sino sobre los derechos de uso de los intangibles integrados en los cartuchos.

Decisión judicial

La Corte del Distrito acogió la teoría del agotamiento del derecho solo para la venta de los cartuchos adquiridos del extranjero, concluyendo la existencia de la infracción únicamente respecto de los cartuchos nacionales. En cambio, en el Circuito Federal se advirtió la infracción en ambas situaciones. En efecto, esta Corte consideró que el titular de la patente tenía la facultad de conservar el control de la comercialización de la patente y restringir contractualmente el uso posterior a la venta, así como de las reventas posteriores. En cuanto a las ventas realizadas en el extranjero, la Corte Federal, basándose en el caso Jazz Photo Corp. v. Comisión de Comercio Internacional, concluyó que la venta en el extranjero no extingue el derecho por cuanto a su juicio, las ventas en otros países tienen unos efectos sobre la patente que, aunque podrían ser considerados como extraterritoriales, sí pueden resultar relevantes para el titular de derechos.

Muy diferente fue la posición asumida por la Corte Suprema, cuyos Magistrados, en su mayoría, consideraron que la primera venta de la patente genera el automático agotamiento del derecho. Y es que a juicio de esa Corporación, permitir restricciones contractuales pese al fenómeno del agotamiento sería “la denegación del derecho común a permitir limitaciones a la enajenación de bienes”. En efecto, la Corte con base en el caso Kirtsaeng vs. John Wiley & Sons, Inc., manifestó lo siguiente: “exhaustion occurs because allowing patent rights to stick to an already- sold item as it travels through the market would violate the principle against restraint on alienation.”

Ello es así, pues una solución diferente generaría obstáculos innecesarios en el comercio, de ahí la importancia de concebir el agotamiento del derecho como una limitación necesaria a los derechos de exclusiva. De esa forma ya lo había expresado en el Siglo XVII Lord Coke, citado por la Corte, cuando sostuvo que si un propietario restringe la reventa o el uso de un producto después de venderlo, esa restricción “es nula, porque… va contra el comercio y el tráfico, y la negociación y contratación entre hombre y hombre.”[2]

La Corte precisa que el concepto del agotamiento del derecho no se traduce en una presunción, sino en una excepción al derecho de propiedad. Así como, no en todos los casos se agota el derecho, éste tampoco se considera como absoluto o perpetuo. Ahora, la Corte es clara en afirmar que la solución en este caso no es óbice para que el licenciante pueda disponer a su arbitrio del conjunto de derechos que le es concedido mediante la patente.

Por otro lado, debe además distinguirse el contexto contractual del de la infracción por cuanto, aunque existen situaciones en las cuales podrán incoarse acciones contractuales, dicha facultad no implicará necesariamente la infracción del derecho de patente. Si bien la corte hace esta distinción, advirtiendo la posibilidad de alegar incumplimiento contractual más no la infracción dado el agotamiento del derecho, concluye  que la figura del agotamiento impediría también obtener una decisión favorable en materia contractual.

En cuanto al agotamiento internacional, la Corte rechazó el argumento esgrimido por Lexmark,  según el cual los precios de los cartuchos se encuentran determinados por la influencia directa que ejerce la patente en el mercado; y no la acepta, por cuanto considera que, en precedentes anteriores, como en el caso Kirtsaeng,  se había señalado  que el agotamiento del derecho aplica con independencia del lugar de destino de las ventas posteriores a la venta original. Igualmente estimó que,  la  limitación aplica con total independencia del precio del producto, así como de los efectos que la patente pueda tener en la determinación del valor de los productos en el mercado. En conclusión, el único factor determinante de la aplicación del agotamiento del derecho es la decisión del titular de disponer de sus derechos a cambio de un estipendio económico.

Es evidente, entonces, que la sentencia favorece la teoría del agotamiento internacional del derecho, lo cual limita en mayor medida los derechos de los titulares en comparación a la aplicación del agotamiento nacional o regional. Si bien es sabido que la extensión excesiva de los derechos de propiedad intelectual puede generar efectos nocivos en la sociedad, una interpretación  que limite de manera injustificada el ius prohibendi podría también desincentivar la innovación. Aunque ciertamente, es difícil encontrar un punto medio. La Magistrada Ruth Bader Ginsburg presenta esta discusión en su salvamento de voto,  argumentando que el agotamiento internacional excede la racionalidad de las limitaciones y excepciones al derecho de patentes. A su juicio, al permitir el  agotamiento se estarían limitando en demasía los poderes contractuales de los titulares de derechos. Sin embargo, Ginsburg sí comparte la posición de la Corte en cuanto al agotamiento nacional.

Ahora bien, conviene señalar que la aplicación del agotamiento internacional no es nueva. En efecto, en un reconocido caso japonés, el Tribunal Superior de Tokyo aplicó  la misma teoría al sostener que: “Si se examina la existencia de razones considerables para balancear la protección legal del titular de la patente con la protección del interés público en el desarrollo económico, desde el punto de vista de las consideraciones legales no hace diferencia que el titular de la patente coloque los bienes en circulación en el extranjero y pueda determinar los precios para los productos patentados a su discreción de forma de incluir una compensación por la revelación de la invención, o que exista un caso de agotamiento nacional. En otras palabras, la oportunidad del titular de la patente de recibir compensación por la revelación de la invención está limitada a una sola oportunidad.”[3]

 

Análisis de la decisión de la Corte Suprema

En nuestro criterio, el razonamiento coincide con los orígenes jurisprudenciales del agotamiento del derecho nacional en Alemania. En un famoso fallo del Reichsgericht (Tribunal del Imperio) se consideró que la autonomía contractual del titular de derechos se extiende solo hasta el momento en el que ha dispuesto del bien patentado, con posterioridad estaría imposibilitado para restringir la reventa o la reutilización de la patente. En efecto, el Tribunal Alemán consideró lo siguiente: “La patente no otorga a su titular el poder de someter la circulación de su producto a condiciones determinadas. Si tiene intención de imponer tales condiciones a sus compradores, está libre de hacerlo; en efecto, tal derecho no se desprende directamente del carácter exclusivo de su patente sino del principio general de la libertad contractual. Es ésta la que le permite decidir, con exclusión de toda otra persona, si su producto debe ser puesto en circulación, pero no el determinar de manera arbitraria la forma en que esa circulación tendrá lugar.”[4]

La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos deja, por supuesto,  interrogantes sobre las facultades y poderes contractuales de los titulares de patentes. Sigue siendo un enigma sin resolver el límite o la extensión de los poderes que tiene el titular de limitar el uso de la patente por parte de quien adquiere sus productos y de los licenciatarios de las patentes integradas en dichos bienes tangibles. Aún nos queda por indagar: ¿después de la sentencia, el titular de la patente ya no podrá delimitar los usos autorizados por parte de su licenciatario/comprador? ¿Qué pasará en productos patentados que sean de fácil auto-replicación como las semillas?

Esta última pregunta la formula de manera acertada la revista WIRED[5], en la que  además se advierte sobre  las implicaciones que tendrá el fallo en la protección de las invenciones biotecnológicas. En ese sentido, se pregunta  la revista mencionada: ¿qué pasaría en casos como el de Bowman v. Monsanto en el cual  se condenó a  Bowman por haber infringido la prohibición de reutilización y reventa que Monsanto había estipulado en el contrato de licencia?

En mi criterio, dicho  interrogante también deberá plantearse respecto de otros productos, tal como me lo advirtió una juiciosa estudiante de nuestra especialización hace poco[6], y que se expone así: ¿acaso cuando compramos nuestros celulares no nos están otorgando también una licencia sobre todas las patentes y derechos de autor que cubren estos dispositivos?

Lo cierto es que, la figura del  agotamiento no solo limita el ius prohibendi en beneficio de la sociedad, sino también en razón de los efectos anticompetitivos que generan ciertas restricciones contractuales estipuladas por los titulares de derechos. Sin embargo, la aplicación del agotamiento internacional sí podría ser un tanto excesiva frente a las expectativas generadas en los titulares a raíz de la concesión de derechos de exclusiva. Pero como siempre sucede con estos temas, no se encuentran respuestas absolutas, lo que motiva a continuar su estudio a fin de lograr el anhelado objetivo del equilibrio de derechos.

 

 

[1] Resulta pertinente la definición que el glosario de la OMC hace del agotamiento del derecho: “En protección de la propiedad intelectual, principio según el cual, una vez que un producto ha sido vendido en un mercado, el titular de la propiedad intelectual ya no tiene derechos sobre él (entre los gobiernos Miembros de la OMC se debate si este principio se aplica a productos colocados en el mercado al amparo de licencias obligatorias). La legislación de los países varía en lo que se refiere a si el derecho sigue estando agotado cuando el producto se importa de un mercado a otro, lo cual afecta a los derechos del titular sobre el comercio del producto protegido.” Definición disponible aquí: https://www.wto.org/spanish/thewto_s/glossary_s/exhaustion_s.htm

[2] E. Coke, Institutes of the Laws of England §360, p. 223 (1628

[3] BBS Wheels II, Tribunal Superior de Tokyo, International Review of Industrial Property and Copyright Law (1996), citado en Cabanellas de las Cuevas Guillermo, Derecho de las patentes de invención, Heliasta, Buenos Aires, 2004.

[4] Sentencia del 26 de marzo de 1902, Reichgerichtsentsheidungen in Zivilsachen, 1902, t. 51, p. 139, citado en Cabanellas de las Cuevas Guillermo, Derecho de las patentes de invención, Heliasta, Buenos Aires, 2004.

[5] Wiens Gear Kyle, The Supreme Court Just Bolstered Your Right to Repair Stuff, disponible aquí: https://www.wired.com/2017/06/impression-v-lexmark/

[6] Se agradece a los interesantes comentarios planteados por la alumna Cindy Carolina Navarro, juiciosa estudiante de la especialización en Propiedad Intelectual de la Universidad Externado.