Aplicación de la Convención de Washington en el sistema marcario Colombiano

Por: Adriadna Cabarcas Montoya - Abogada, Estudiante Especialización del Departamento

Colombia hace parte de la Convención de Washington (CW) sobre aspectos relacionados con marcas, nombres comerciales, competencia desleal y falsas indicaciones de origen, es un instrumento eficaz con el que cuentan los titulares de marcas extranjeras que los faculta a oponerse e incluso solicitar la cancelación de un signo similar o igual al suyo que pretenda ser registrado ante la autoridad nacional, pero la CW contiene directrices que implican una armonización con la normativa nacional y una interpretación que permita flexibilizar la aplicación de principios tradicionales y normas de propiedad intelectual con el fin de proteger el mercado.

Colombia hace parte de la Convención de Washington (CW) sobre aspectos relacionados con marcas, nombres comerciales, competencia desleal y falsas indicaciones de origen, es un instrumento eficaz con el que cuentan los titulares de marcas extranjeras que los faculta a oponerse e incluso solicitar la cancelación de un signo similar o igual al suyo que pretenda ser registrado ante la autoridad nacional, pero la CW contiene directrices que implican una armonización con la normativa nacional y una interpretación que permita flexibilizar la aplicación de principios tradicionales y normas de propiedad intelectual con el fin de proteger el mercado, sus participantes y consumidores, a través de la represión de actos contrarios a la buena fe, todo lo anterior en pro de la promoción de la actividad intelectual y el consecuente beneficio social que dicha actividad genera.

1. Fundamento de la protección de las marcas:

La protección de las marcas a través del derecho de Propiedad Intelectual (P.I) responde a la necesidad de resguardar el esfuerzo de los empresarios por obtener el posicionamiento de sus derechos en el mercado. Asimismo es posible otorgar protección a los signos distintivos por medio de la competencia desleal como sistema que ampara a los empresarios.

El uso de signos que sean diferenciables unos de otros ayuda a que el mercado sea organizado e incentiva la competencia y como consecuencia de ello se protege al consumidor. Desde tiempos atrás la apropiación de un signo por parte de un comerciante, que hubiere sido utilizado por otro previamente se consideraba deshonesto. Pero “[c]on la evolución de la disciplina de la competencia desleal a los mecanismos protectores de la Propiedad Industrial, se logra, básicamente, que la usurpación de un signo distintivo previamente utilizado no sea solamente un uso deshonesto, sino la violación a un derecho absoluto de exclusión, que obtiene el particular, sea industrial o comerciante, con el depósito del mismo o su registro”[1].

Existen dos sistemas de concesión de derechos sobre una marca. Por un lado está el sistema registral o atributivo por medio del cual el derecho se adquiere en virtud del registro ante la autoridad competente. Y por el otro, está aquel régimen que permite adquirir el derecho por el simple uso. Cada país ha escogido el sistema que desea aplicar de forma autónoma, pues la concesión de una marca afecta el funcionamiento de un servicio público de un estado, por lo que esto trasciende a un tema de soberanía nacional.

1. Principio de territorialidad en las marcas

En este sentido, el derecho sobre las marcas está regido por el principio de territorialidad “lo cual implica, básicamente, que la validez y la protección del derecho queda limitado al territorio del Estado o entidad supranacional que lo concede”[2]. Al respecto el Tribunal de Justicia Andino en proceso 17-IP-98 se pronunció así: “[l]a regla general en Derecho Marcario es la de que el derecho exclusivo que para el titular de una marca le otorga el registro de la misma debe circunscribirse al ámbito territorial en que se aplica la ley marcaria. Esta connotación territorial hace también que las marcas registradas en el extranjero no puedan gozar del derecho de exclusividad en un país determinado.”

Pero, diferentes factores han sido determinantes para que el derecho marcario deba ser aplicado de manera extraterritorial. En efecto, los factores a considerar son, i) Los legales: porque se han adoptado una serie de instrumentos jurídicos que favorecen la explotación de derechos de propiedad intelectual a nivel internacional; y ii) socioeconómicos y tecnológicos: pues al tratarse de bienes intangibles son susceptibles de ser usados en diferentes países al mismo tiempo y poseen potencial de atraer más clientes.

Un ejemplo de lo anterior, es el hecho de que los empresarios hoy buscan maximizar ganancias a través de la participación en el mercado internacional apoyados en las nuevas tecnologías que les permiten tener mayor acceso a la información, además de abaratar costos de intermediación y un acercamiento a más consumidores en menor tiempo. Por lo que la presencia de las marcas no se limita al territorio de su otorgamiento, sino que por el contrario, se extiende alrededor del mundo. De suerte que su protección igualmente se ha extendido por fuera de los límites nacionales.

• Armonización de normas nacionales sobre propiedad industrial

Así las cosas, esto ha llevado a que se celebren convenios para la armonización de normas de P.I, para establecer lineamientos generales que permitan una seguridad jurídica a los titulares de derechos. Tal circunstancia cobra especial relevancia en la actualidad porque, como ya se dijo, vivimos en la era de la información y el uso de las marcas no está restringido por los límites geográficos de las naciones.

Es de señalar que tal armonización no implica uniformidad de leyes. El propósito es lograr la aplicación de normas con criterios uniformes para brindarle tranquilidad a las personas a la hora de tomar decisiones dentro del mercado internacional, en especial, respecto del uso de signos distintivos, por las razones antes mencionadas

Convención de Washington

El 20 de febrero de 1929 se firmó en Washington una Convención sobre aspectos relacionados con marcas, nombres comerciales, competencia desleal y falsas indicaciones de origen, aprobada por la Ley 59 de 1936 en Colombia, y cuya ratificación fue depositada el 22 de julio de 1936[3]. Los Estados partes son Colombia, Cuba, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana. Entre otros, en este instrumento se incluye el principio del trato nacional, y la posibilidad de que un titular de derechos de cualquiera de los países contratantes pueda oponerse a un registro de marca o incluso cancelarla en Colombia (artículos 7° y 8°[4]).

Controversia sobre las reglas de la Convención de Washington y la normativa nacional

La aplicación de la Convención de Washington trae consigo retos. Así por ejemplo, llama particularmente la atención el caso de Estados Unidos donde el sistema marcario es declarativo, mientras que en Colombia es atributivo o registral. En este sentido, un titular Estadounidense que adquirió el derecho por medio del uso, podría oponerse al uso, registro e incluso solicitar la cancelación de una marca de un nacional Colombiano que obtuvo su derecho por medio del registro o este en trámite, de modo que, podría pensarse que se le están otorgando amplias facultades a quien no tiene un derecho de exclusiva ante la ley Colombiana[5].

Sin embargo, existen posiciones que abogan por la tesis de que a la luz del trato nacional no se faculta la concesión de prerrogativas que los nacionales no tienen. Así por ejemplo el doctor Álvaro Leal Morales, en un proceso ante Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, presentó en sus alegatos una explicación sobre cuál era el alcance de la cláusula de trato nacional y por Sentencia de marzo 20 de 1977 la Sala Civil del Tribual de Bogotá, acogió sus planteamientos y dijo:

“(…) esa Convención [de Washington] habla simplemente de la obligación que adquieren los Estados signatarios de otorgar a los extranjeros domiciliados en (sic) los mismos derechos y acciones que las leyes respectivas conceden a sus nacionales domiciliados, con relación a marcas de fábrica, comercio o agricultura, la protección del nombre comercial, a la represión de la competencia desleal y de las falsas indicaciones de origen o procedencia geográficos (Art. 1 de la Ley 50 de 1936).

Y no podían los estados signatarios adquirir una obligación distinta. Porque el imperio de las leyes de cada uno de ellos, dentro de los límites de su respectivo territorio, es una cuestión de soberanía nacional que todos los países respetan recíprocamente. Y por eso este postulado representa un principio insusti tuible en las relaciones internacionales.”

Por otro lado, podría pensarse que la Convención no entra en contradicción con la normativa interna, comoquiera que si bien el derecho sobre una marca se otorga con el registro, este se perfecciona con el uso, pues si dentro de los tres años siguientes a la concesión no se logra acreditar uso puede ser objeto de cancelación, flexibilizándose así el sistema registral Colombiano.

Al respecto la Profesora Carmen Arana Courrejolles de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en su artículo la Cancelación de la marca por falta de uso, se refirió “[e]xisten diversas exigencias, de carácter fundamentalmente económico, que generan en el titular de la marca la carga de usarla, pues de lo contrario corre el riesgo de afrontar una acción dirigida a la cancelación de la misma. El uso de la marca, ciertamente, debe reunir determinadas características, pues únicamente será relevante para efectos legales cuando los productos o servicios que ella distingue hayan sido puestos en el comercio o se encuentren disponibles en el mercado, en la cantidad y el modo que normalmente corresponde; la marca, además, debe usarse de manera seria, de buena fe, normal e inequívocamente.”

Así, por medio de Resolución 16530 de 11 de marzo de 2004 la Superintendencia de Industria y Comercio señaló:

“ (…) [E]n relación con las marcas y lemas comerciales, para que el derecho sobre ellos quede radicado en cabeza de su titular, es necesario que confluyan dos actos jurídicos a saber: i) su inscripción en el Registro Marcario y, ii) el uso efectivo de la marca en el mercado; se pretende con ello que el registro sea “constitutivos” del derecho marcario y generador de una “obligación de hacer” para su titular, en el sentido de imponerle la carga de uso efectivo del signo, so pena de perder las prerrogativas conferidas por la norma en virtud de su registro.”

En adición a lo antes dicho, si bien es cierto que el derecho se adquiere con el registro, ello no quiere decir que tal derecho no pueda ser controvertido, pues este puede ser impugnado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de lo anterior es posible argumentar que en últimas el sistema nacional no es del todo registral, se trata más bien de un sistema mixto.

Ahora bien, lo que plantea la CW[6] es un mecanismo excepcional de defensa de las marcas, pero no otorga un registro automático del signo. De manera que los estados miembros tienen la facultad de proteger sus marcas con independencia del sistema, registral o declarativo. En otras palabras solo se faculta el ejercicio del derecho de oposición en virtud de la convención, pero ello no les otorga un derecho de exclusiva sobre el signo en Colombia, pues como ya se dijo antes esto solo se logra por medio del registro ante la autoridad competente.

Al respecto se pronunció el Doctor Manuel Pachón en el artículo Discusiones sobre la Convención de Washington de 1929 sobre protección marcaria y comercial “[q]ueda claro entonces, que la Convención de Washington no establece el registro automático, o lo que es lo mismo no consagra un derecho de propiedad sobre la marca en los demás Estados contratantes por el solo hecho de que alguien sea propietario de la marca en otro Estado contratante.”

Caso similar es la protección que se le brinda a las marcas notorias, siendo esta más extensiva, a la otorgada por la CW, en el sentido de que el titular de una marca notoria, así no la tenga registrada en el respectivo Estado, puede oponerse ante la autoridad administrativa de dicho país a la concesión de un signo igual o similar a la suya, así como tampoco se “exige que la marca notoriamente conocida se haya usado en el País Miembro de que se trate. Basta que ella sea conocida en el Estado en que se solicitó el registro[7]”, es decir se concede la facultad de proteger el signo, a través de una oposición, pero ello no implica que se adquiera un derecho de exclusiva sobre el mismo en Colombia.

1. La competencia desleal como mecanismo de represión sobre actos contentivos de mala fe

De otro lado, la Superintendencia de Industria y Comercio en Resolución Nº 80631 de 27 de diciembre de 2012, se refirió a los requisitos de aplicación de la Convención de Washington. Al respecto es necesario detenerse en el tercer requisito el cual señala “[q]ue la persona que la usa o intenta registrar o depositar, tenía conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados Contratantes, de la marca en que se funde la oposición.”

Este punto es de vital importancia, pues la persona debe haber tenido conocimiento del signo en cualquiera de los Estados Contratantes, es decir, que se trata de una marca ajena y a pesar de ello proceder a solicitar su registro. Esto muestra que lo que en realidad sanciona la Convención de Washington es la mala fe, la conducta desleal, y en últimas, en virtud de ello es que el elemento de extraterritorial se activa, extendiéndose la protección de la marca, independientemente del sistema marcario de cada país atributivo o  constitutivo, hasta el lugar donde se intenta usurpar el signo.

Muestra de lo anterior es la Resolución N° 21445 del 30 de abril de 2015 de la Delegatura de Propiedad Industrial, en donde la Superintendencia se pronunció sobre la oposición a un registro marcario con base en el artículo 7 de la CW y al respecto dijo “resulta precario que dos empresarios del mismo sector hayan acudido a la misma expresión y el mismo gráfico para aplicarla a sus productos y servicios salvo porque una de ellas haya tenido algún contacto con la que primero se presentó en el comercio (…). Como quiera que uno y otro caso el objeto de comercialización y que se distinguirá con la expresión MAKE UP FOR EVER es el mismo, se presume el conocimiento que tenía el solicitante del registro de la existencia y uso de la marca en la distinción de productos y servicios que se encuentran en el mismo nicho de mercado en el cual desarrolla su actividad comercial.

(…) [R]esulta claro para la Delegatura que el registro de la marca solicitada, además de afectar el derecho previamente protegido sobre los signos de la sociedad opositora, generaría un riesgo de confusión o asociación sobre el origen empresarial de los productos ofrecidos en el mercado”.

Así las cosas, lo que se quiere evitar es que empresarios vean fracasados años de trabajo en la construcción de una reputación sobre su marca, por el hecho de que un tercero hubiere logrado el registro que le concede un derecho de exclusiva. Tampoco se quieren patrocinar arreglos, producto de este tipo de actos malintencionados, a los que se podrían ver compulsados los empresarios a celebrar, para recuperar el uso del sigo que siempre fue suyo. De suerte que no se trata de permitir que el registro sea utilizado como una herramienta para aprovecharse de los competidores o sacarlos del mercado.

Ante esta situación el derecho permite acudir al “(…) régimen de la propiedad industrial y la disciplina de la competencia desleal [que] son dos sistemas diferentes de protección de los signos mercantiles, siendo el primero derivación y evolución del segundo, [pero] sin desconocer la relación y compenetración mutua que existe entre ellos.”[8]

Frente al tema, la SIC en Resolución Nº 80631 de 27 de diciembre de 2012, de la Delegatura para la Propiedad Industrial, arguyó:

“Dado que el país contratante del cual la parte opositora afirma derivar sus derechos marcarios para aplicación de los preceptos de la Convención de Washington –Los Estados Unidos de América- posee un sistema según el cual los derechos sobre una marca se obtienen de su uso efectivo en el mercado, el registro del signo ante la Oficina Nacional encargada de la Administrar (sic) el Sistema de la Propiedad Industrial solo dependen de la potestad del usuario de la marca y por tanto su titular. Entonces, a diferencia de lo que ocurre en nuestro sistema, no es necesario que el opositor demuestre el registro del signo ante las autoridades de los Estados Unidos para obtener su protección en nuestro territorio, pero sí está llamado a demostrar el uso del signo en alguno de los países miembros (…).

Respecto del conocimiento de la marca dijo:

“[E]l material probatorio que obra en el expediente resulta insuficiente para demostrar que el solicitante conocía de la presencia de la marca opositora en el mercado de algunos de los países contratantes de la Convención de Washington de forma previa a la solicitud de registro que ahora nos ocupa, lo que impide la aplicación de la causal de irregistrabilidad consagrada en artículo 7 de la norma internacional”.

De manera que el elemento del conocimiento es estructural para activar los efectos extraterritoriales de la Convención. De este modo, la CW se erige como una herramienta para poner límites a los derechos de propiedad intelectual, en este caso marcarios, incluso desplegando su alcance extraterritorialmente para sancionar la mala fe que implica el hecho de querer apropiarse de una marca de la cual se tiene conocimiento es ajena, los esfuerzos de este tipo de instrumentos van encaminados a evitar el aprovechamiento de la reputación adquirida por otro participante en el mercado, ya que terceros de manera fraudulenta bajo el “amparo” del principio de territorialidad podrían obtener derechos sobre un signo que no les pertenece. Así las cosas, la CW faculta al titular de la marca a oponerse e incluso cancelar el singo distintivo con el que se infrinjan sus derechos de exclusiva. Con esta prerrogativa el principio de territorialidad se rompe para proteger el orden del mercado y la buena fe.

Al respecto, la Superintendencia deja ver por medio de sus más recientes decisiones que su posición es la de no permitir la comisión de actos de competencia desleal amparados en derechos de exclusiva. Como es el ejemplo de la Resolución N° 41558 de la Dirección de Signos Distintivos del 24 de junio de 2016, que aun cuando el opositor no logró acreditar el lleno de los requisitos que trae la CW para su aplicación, específicamente no probó ser nacional o tener un establecimiento fabril o comercial o una explotación agrícola en alguno de los Estados Contratantes. A pesar de esto la autoridad competente decidió proteger la marca CADIVEU para productos cosméticos con arreglo al literal d) del artículo 136 de la Decisión Andina 486, así:

“ La causal de irregistrabilidad en estudio nace principalmente para evitar el aprovechamiento, a título personal, que intenta obtener indebidamente los representantes o distribuidores en razón a los contratos que suscriben con sociedades extranjeras, materializándose, en muchos casos, en la obtención de una marca a escondidas del titular de la misma en otro país con el cual se mantiene o se mantenía una relación comercial[9]”.

Igualmente, se protegió la marca con base en el artículo 137 de la D.A. 486, comoquiera que la Delegatura halló indicios razonables de que el registro se solicitó para llevar a cabo actos de competencia desleal.

Incluso, la SIC ha ido más allá protegiendo marcas extranjeras de oficio con el objetivo de garantizar la sana participación en el mercado por medio de la represión de conductas contrarias a la buena fe,  como es el ejemplo de QATAR FOUNDATION que fue negada en los siguientes términos: “ (…) esta oficina considera que el carácter reiterado del comportamiento del señor Diego Mauricio Martínez Restrepo de reproducir marcas extranjeras en sus solicitudes de registro, permite inferir que él no es ajeno a la existencia y uso de dichos signos por parte de terceros. De igual modo, es posible deducir la intención del señor Martínez Restrepo de apropiarse de esos signos pasando por alto el interés legítimo que terceros poseen sobre aquellos, sin que tenga por objetivo usar los signos para identificar productos o servicios en el mercado, sino por el contrario, aprovecharse económicamente de empresas que aún no han registrado sus marcas en la Comunidad Andina.

En este punto es dable detenerse a analizar, qué se pretende con la causal de irregistrabilidad de competencia desleal consagrada en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la cual no tiene otro objetivo diferente a tutelar que el Sistema de Propiedad Industrial no sea usado como si fuera un artilugio para debilitar posiciones de otros agentes en el mercado para falsear el mercado en sí mismo”.  

• Conclusiones

La aplicación de la Convención de Washington es independiente del tipo de sistema adoptado por cada país, bien sea registral, declarativo o eclético, este último en los eventos en que el derecho se perfecciona a través del uso de la marca. Los postulados de la Convención resultan de recibo como medida de represión de la mala fe por parte de los participantes del mercado que pretendan aprovecharse de la territorialidad del derecho marcario para registrar signos distintivos con reconocimiento internacional.

Es importante preservar el espíritu de las leyes de propiedad intelectual, que es precisamente el de estimular la creación. No se puede permitir que en virtud de la protección absoluta de los derechos de exclusiva, se consientan actos malintencionados, de suerte que esto daría paso al efecto contrario, es decir el de desestimular los esfuerzos productivos. Lo anterior en detrimento de la sociedad, el desarrollo y bienestar general. Así las cosas, cuando se defiende una marca, esa defensa trasciende la órbita del titular de derechos hasta el mercado, pues los signos distintivos ayudan a que éste sea organizado y como consecuencia de ello se protege a los consumidores.

[1] 1 MARCO MATIAS ALEMAN; Marcas Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios; Top

Management International; Bogotá; p. 69.

[2] AURELIO LÓPEZ – TARRUELLA MARTÍNEZ; Litigios Transfronterizos sobre Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual; Dykinson; Madrid 2008; p.25.

[3] Germán Cavelier, Tratados de Colombia, Tomo 2, 1911-1936. p. 533.

[4] Art. 7.- Todo propietario de una marca legalmente protegida en uno de los Estados contratantes conforme a su legislación interna, que tenga conocimiento de que alguna persona o entidad usa o pretende registrar o depositar una marca sustancialmente igual a la suya o susceptible de producir confusión o error en el adquirente o consumidor de los productos o mercancías a que se apliquen, tendrá el derecho de oponerse al uso, registro o depósito de la misma, empleando los medios, procedimientos y recursos legales establecidos en el país en que se use o pretenda registrar o depositar dicha marca, probando que la persona que la usa o intenta registrar o depositar, tenía conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados contratantes, de la marca en que se funde la oposición, y que ésta se usaba y aplicaba y continúa usándose y aplicándose a productos o mercancías de la misma clase; y, en consecuencia, podrá reclamar para sí el derecho a usar preferente y exclusivamente, o la prioridad para registrar o  depositar su marca en el país de que se trate, siempre que llene las formalidades establecidas en la legislación interna y en esta convención.

Art. 8.- Cuando el propietario de una marca solicite su registro o depósito en otro de los Estados contratantes, distinto al del de origen de la marca, y se le niegue por existir un registro o depósito previo de otra marcas que lo impida por su identidad o manifiesta semejanza, capaz de crear confusión, tendrá derecho a solicitar y obtener la cancelación y anulación del registro o depósito anteriormente efectuado, probando, conforme a los procedimientos legales del Estado en que se solicite la cancelación:

1. a) Que gozaba de protección legal para su marca en uno de los Estados contratantes con anterioridad a la fecha de la solicitud del registro o depósito que trata de anular; y
2. b) Que el propietario de la marca cuya cancelación se pretende, tenía conocimiento del uso, empleo, registro o depósito en cualquiera de los estados contratantes, de la marca en que se funda la acción de nulidad, para los mismos productos o mercancías a que específicamente se aplique, con anterioridad a la adopción y uso o a la presentación de la solicitud de registro o depósito de la marca que se trata de cancelar; o
3. c) Que el propietario de la marca que solicite la cancelación, basado en un derecho preferente a la propiedad y uso de la misma, haya comerciado o comercio con o en el país en que se solicite la cancelación, y que en éste hayan circulado y circulen los productos o mercancías señalados con si marca desde fecha anterior a la presentación de la solicitud de registro o depósito de la marca cuya cancelación se pretende, o de la adopción y uso de la misma

[5] ibídem Artículos 7 y 8 de la CW.

[6] En sus artículos 7º y 8º (9 y 12 también, pero no son objeto este estudio).

[7] MANUEL PACHÓN – ZORAIDA SANCHEZ ÁVILA; El régimen Andino de la Propiedad Industrial Decisiones 344 y 345 del Acuerdo de Cartagena; Ediciones Juridicas GUSTAVO IBAÑEZ; Bogotá, 1995; p. 248.

[8] HERMENEGILDO BAYLOS CORRAZA; Tratado del Derecho Industrial; Civiles S.A, Madrid 1978, p. 577.

[9] Superintendencia de Industrialy Comercio. Delegatura de Propiedad Industrial. Resolución Nº 58342 de octubre de 2011.