¿Cuándo la negativa a licenciar debe considerarse anticompetitiva?: Comentarios al caso Huawei Technologies vs. ZTE Corp

Por: Luisa Herrera - LL.M, Docente Investigadora

Un adecuado equilibrio entre el derecho de la competencia y la propiedad intelectual (PI) resulta necesario para ejercer un control justo y proporcional a la extensión de los derechos exclusivos conferidos, lo que a su vez incentiva tanto la innovación como el acceso a invenciones esenciales para la humanidad.

Lunes, 21 de diciembre de 2015 

Un adecuado equilibrio entre el derecho de la competencia y la propiedad intelectual (PI) resulta necesario para ejercer un control justo y proporcional a la extensión de los derechos exclusivos conferidos, lo que a su vez incentiva tanto la innovación como el acceso a invenciones esenciales para la humanidad[1]. En efecto, el ejercicio abusivo de los derechos impide el acceso a tecnologías que en muchas ocasiones resultan necesarias para la fabricación de otras innovaciones;  esto –aunado al inevitable efecto inflacionario en los precios generado por la concesión de derechos de exclusividad– dificultaría el acceso al cual tiene derecho la sociedad.

 

Dada la importancia del balance de derechos, se acordó – por iniciativa de los países en vía de desarrollo– incluir normas relativas al derecho de la competencia en los Acuerdos ADPIC, como en el caso del artículo 40. En este se consagró una lista enunciativa, más no taxativa, de algunas de las conductas anticompetitivas relacionadas con la propiedad intelectual, dentro de las cuales, la negativa a licenciar resulta ser una de las principales y más relevantes para la presente entrada. 

 

Ahora bien, existe cierta ambigüedad en la aplicación del derecho de la competencia en el ejercicio de los derechos de PI por la generalidad que caracteriza los acuerdos ADPIC y, en especial, por la amplia redacción del mencionado artículo 40. Si a esto se suma la inexperiencia de muchos países que no contemplan en sus ordenamientos jurídicos nacionales suficientes herramientas de derecho de la competencia –en particular aquellos menos desarrollados o en vía de desarrollo–, resulta necesario establecer criterios claros y objetivos que permitan el control efectivo del ejercicio abusivo de los derechos. Precisamente, ante este escenario de incertidumbre la jurisprudencia Europea desarrolló la doctrina de las facilidades esenciales la cual pretende darle objetividad al asunto, considerando que la negativa a licenciar sería abusiva cuando se trate de una innovación necesaria para competir.[2]

 

 

Los orígenes de esta doctrina pueden encontrarse en el caso del Instituto Chemioterapico Italiano y Commercial Solvents Corporation contra la Comisión de las Comunidades Europeas; en él, el TJUE reconoció por primera vez el deber de otorgar licencia[3] y declaró que una compañía que detente una posición dominante en el mercado de una materia prima abusa de la misma cuando, con el fin de reservarse para ella el mercado de derivados de dicha materia prima, se niega a entregar suministros a un tercero que también fabrica  derivados.[4]

 

Posteriormente, en el caso Bronner, el TJUE determinó que la negativa a conceder una licencia no es ilegal per se. En este caso, al introducirse el enfoque de la regla de la razón en el análisis –prevalente en la jurisprudencia de los Estados Unidos– se establecieron los cuatro requisitos para determinar si una compañía está obligada a otorgar licencias:

i) indispensabilidad de las tecnologías o innovaciones patentadas para que los competidores en el mercado consumidor de materias primas puedan llevar a cabo sus operaciones; ii) falta de posibilidades razonables para duplicar dichas innovaciones a causa de obstáculos técnicos, legales, o económicos; iii) eliminación de la competencia en el mercado consumidor de materias primas debido a la negativa a conceder una licencia; y iv) que no exista ninguna justificación objetiva para negar la licencia.[5].

 

Así pues, surge la doctrina de las facilidades o de bienes esenciales, la cual está integrada por tres circunstancias en donde la negativa a otorgar licencias se debe considerar anticompetitiva bajo el Artículo 40 del Acuerdo sobre los ADPIC y el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, a saber:

 

      i.         Cuando la parte que pretende una licencia no producirá ni ofrecerá el mismo producto del otorgante potencial de licencias, sino un producto nuevo para el cual existe una demanda potencial de consumidores.

     ii.         Si no existe una razón objetiva para negar la licencia, afectando la innovación de forma negativa al bloquear el desarrollo de nuevos productos.

   iii.         Si la negativa a otorgar licencias surge de la pretensión de excluir a la competencia en los mercados cercanos.

 

Cabe resaltar que este último criterio busca generar incentivos para la innovación protegiendo el desarrollo de nuevos productos derivados de materias primas esenciales y evitando los bloqueos generados por las patentes de la industria encargada de procesar dichas materias primas.[6]Igualmente, es preciso anotar que bajo la doctrina de las facilidades esenciales, no se está ante una conducta anticompetitiva si la negativa a licenciar es justificable objetivamente.[7]

 

El más reciente caso de la aplicación de la doctrina se decidió el 16 de julio de 2015 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El demandante alegaba la  infracción de una patente esencial para competir. Para los demás competidores resultaba fundamental tener acceso a las tecnologías cubiertas bajo el manto de la patente con el fin de entrar en el mercado, aspecto que es esencial dentro de una dinámica sana de la competencia y de la comercialización de innovaciones[8].

 

El caso versa sobre las reglas del European Telecomunication Standards Institute (ETSI), las cuales establecen las normas relativas a los objetivos técnicos del sector de telecomunicaciones, entre las que se consagra la obligación para las compañías de informar la existencia de un derecho de propiedad intelectual esencial. Al hacerlo, una compañía tiene un plazo de tres meses para conceder licencias a terceros en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias –también denominadas condiciones FRAND (fair, reasonable, and non- discriminatory”). 

 

En este caso, Huawei Technologies era el titular de una patente europea titulada “procedimiento y aparato de establecimiento de una señal de sincronización en un sistema de comunicación” mientras la compañía ZTE Corp. explotaba la misma patente sin haber celebrado contrato de licencia previamente con su titular. En consecuencia Huawei demandó a ZTE por infracción de patentes. Entre los interrogantes remitidos al Tribunal se indagó acerca de la procedencia de calificar como “abuso de posición dominante” la acción por infracción de patente instaurada por Huawei.

 

Sobre el concepto de ejercicio abusivo de los derechos, el Tribunal manifestó lo siguiente:

El concepto de explotación abusiva de una posición dominante en el sentido del artículo 102 TFUE es un concepto objetivo que se refiere a las actividades de una empresa en posición dominante que, en un mercado en el que debido justamente a la presencia de la empresa en cuestión la intensidad de la competencia se encuentra ya debilitada, producen el efecto de obstaculizar, por medios diferentes de los que rigen una competencia normal de productos o servicios con arreglo a las prestaciones de los agentes económicos, el mantenimiento del nivel de competencia que aún exista en el mercado o el desarrollo de esa competencia.

 

En virtud del artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, las conductas enumeradas a continuación son constitutivas de abuso de posición de dominio: 

1.     Imponer directa o indirectamente precios de compra, de venta u otras condiciones de transacción no equitativas; 

2.     Limitar la producción, el mercado o el desarrollo técnico en perjuicio de los consumidores; 

3.     aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a estos una desventaja competitiva; 

4.     subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos

 

Así las cosas, el Tribunal reconoce que, aun cuando la acción por infracción de derechos de propiedad intelectual constituye una de las prerrogativas que puede ejercer el titular de la patente, los terceros tienen una legítima expectativa de obtener una licencia en términos FRAND al existir una facilidad esencial en discusión.

 

En consecuencia, el uso de dicha acción se consideraría abusiva siempre y cuando no se hubiera advertido previamente al tercero sobre la infracción, quien a su vez tiene derecho a una negociación justa de la licencia. En este caso, si no se hubiera hecho oferta alguna por parte del titular de la patente se configuraría una conducta anticompetitiva; por el contrario, si la oferta se hubiera realizado y esta hubiera sido rechazada por el interesado, el titular se encontraría plenamente legitimado para incoar cualquier acción con el fin de que fuera suspendido el uso sin autorización de sus invenciones. 

 

Ahora bien, los expertos ya han criticado dicha posición[9] al manifestar que, aunque resulta congruente con el contenido del artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y con la doctrina de las facilidades esenciales, la sentencia deja cierto grado de ambigüedad en cuanto a los requisitos que deben cumplirse para que una licencia se considere celebrada bajo unas condiciones FRAND; tampoco resulta claro –sostienen– en qué condiciones deben suspenderse las negociaciones de la licencia, para que una posterior acción por infracción no sea considerada como abusiva [10].

En efecto, la sentencia no determina en qué condiciones debe darse la negociación de la licencia y, como quiera que el concepto de condiciones FRAND es ambiguo, bajo estas condiciones el supuesto infractor tampoco tendría certeza de si debe aceptar o no una determinada oferta. Adicionalmente, la sentencia plantea una situación lineal y simple de negociación en la cual existe un oferente y un aceptante; sin embargo, se omite considerar diversas situaciones contractuales de la vida real, como sería una licencia cruzada, lo que se ha manifestado en la World IP Review de la siguiente forma:

 

It does not take into account the possibility of non-linear negotiations, such as cross-licensing of IP rights between the SEP owner and the alleged infringer. Likewise, the CJEU’s decision did not discuss other relevant matters, such as whether antitrust liability would apply where alleged infringers do not directly compete with the SEP owner, or where both parties are dominant SEP owners.[11]

 

La incertidumbre se acentúa si se tiene en cuenta que el máximo órgano judicial de la Unión Europea manifiesta que, aunque podría resultar en un abuso de posición de dominio la acción por infracción, el titular se encuentra legitimado para solicitar información contable de la explotación de su patente, así como la indemnización de los perjuicios derivados por el uso de la misma sin previa autorización. 

 

De esta forma, aun cuando el análisis de estas posiciones puede otorgar luces a las naciones en desarrollo con el fin de obtener un balance de derechos, se palpa que el panorama en el mundo desarrollado sigue siendo ambiguo y continúa en un estado de discusión e incertidumbre. Las naciones en vía de desarrollo o menos desarrolladas no cuentan con suficiente experiencia en la regulación de comportamientos anticompetitivos y sigue existiendo la necesidad de que se les ofrezcan lineamientos más claros para compensar las desventajas frente a los países desarrollados –incluso con el marco general propuesto por las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, que se puede interpretar como flexibilidades o “espacio para maniobrar”.

 

Ciertamente la doctrina de las facilidades esenciales podría ser una herramienta útil para identificar con mayor objetividad y certeza las conductas abusivas en países en vía de desarrollo y en los menos desarrollados. Ahora, lo anterior requerirá criterios más objetivos y menos imprecisos. El Boletín estará atento a posteriores desarrollos jurisprudenciales sobre la doctrina.