Descriptividad vs. Distintividad adquirida por el uso

Por: Manuel Guerrero Gaitán - Ph.D; Docente Investigador

Un caso fallado por la High Court de Inglaterra y Gales[1] de la semana pasada ha puesto de manifiesto la dificultad de lograr una declaratoria de distintividad adquirida por el uso en el entorno europeo y ha mostrado una vez más lo difícil que puede ser determinar el alcance de los derechos concedidos por una marca.

El caso se presentó a raíz de las numerosas cartas de advertencia enviadas por la empresa easyGroup, propietaria de las reconocidas marcas easyJet, easyHotel etc. a la sociedad W3 Ltd. por el uso de la marca easyroommate.

Esta última sociedad ha venido usando el signo easyroommate desde el año 1993 para servicios on line de alojamiento compartido, tanto en el Reino Unido, como en otros 8 países de la Unión Europea, sin embargo, desde el año 2003 la empresa easyGroup a través de sus abogados sistemáticamente ha enviado cartas de advertencia en donde se indica que se están llevando a cabo actos de violación de las marcas de su representada.

Esta situación llevó a que W3 Ltd. decidiera iniciar una acción contra easyGroup, alegando que el hecho de enviar dichas cartas de advertencia desalentaba a posibles inversores y, por tanto, estaba perjudicando a la empresa, a lo cual, easyGroup respondió con una demanda de reconvención en la cual se sostenía que W3 Ltd se encontraba infringiendo sus marcas con el uso de la denominación easyroommate y su respectivo logo.

Como defensa a la demanda de reconvención, W3 Ltd alegó que la marca europea EASY (sin ningún otro nombre que la acompañara) era descriptiva, en los términos del artículo 7(1) (c del antiguo Reglamento de Marca comunitaria 207/09.

Así las cosas, la High Court procede a tomar una decisión de vital importancia para litigantes, no solamente europeos, sino de todo el mundo en cuanto a la manera en que se deben ejercer los derechos exclusivos de una marca, sobre todo si ésta es considerada una marca débil.

En efecto, la decisión en primer término declara que la marca europea EASY, estaba inmersa en la causal absoluta de descriptividad para los servicios de publicidad y de alojamiento, y, a pesar de haber creado un amplio reconocimiento en servicios de viajes aéreos, había tenido un modesto uso en servicios de publicidad y ningún tipo de uso relacionado con servicios de alojamiento, por ende, no existía una distintividad adquirida por el uso. Al no existir dicha distintividad adquirida la marca era descriptiva y, en consecuencia, debía ser invalidada. Es de recordar que en el sistema europeo la declaración de la existencia de una distintividad adquirida por el uso como manera para enervar las causales de descriptividad, falta de distintividad y genericidad es extremadamente difícil de lograr, tal como se indica en las Directrices de la EUIPO (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea) al hablar de los motivos de denegación absolutos[2].

Consecuencialmente, al no existir evidencia de riesgo de confusión entre las otras marcas de easyGroup con Easyroomate no existía tampoco una infracción de dichas marcas y por tanto, las pretensiones de easyGroup son negadas.

De este caso se derivan  varias conclusiones. La primera está relacionada con el alcance del derecho de marca. Como se puede observar, las marcas de easyGroup[3] gozan de amplio reconocimiento para los productos y servicios que ellas protegen, sin embargo, no por este hecho es posible amplificar desmedidamente el alcance del derecho hasta llegar al punto de pretender que no puede existir ninguna marca que use la expresión “EASY”.

La segunda conclusión se relaciona con el ámbito temporal en que se deben analizar las pruebas en un caso complejo como éste, ya que como se indicó anteriormente, la empresa W3 Ltd se encontraba usando la marca supuestamente infractora desde el año 1993.

En tercer lugar, se pone de manifiesto una vez más la casi imposible misión de lograr la declaratoria de la distintividad adquirida por el uso en la Unión Europea.

Finalmente, en cuanto a la estrategia que deben usar abogados y titulares de marca, es necesario detenerse a analizar las consecuencias que puede traer consigo el hecho de usar de forma ofensiva una marca “débil”, puesto que como se puso de manifiesto en este caso, el envío de cartas de advertencia cuya base fundamental era la marca “EASY” devino en la pérdida de un importante derecho marcario para easyGroup.

[1] W3 LIMITED v EASYGROUP LIMITED. [2018] EWHC 7 (Ch) Disponible en http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2018/7.html

[2] En virtud del artículo 1 del RMUE, una marca de la Unión Europea tiene un carácter unitario y produce los mismos efectos en el conjunto de la Unión Europea. Por consiguiente, el registro de una marca deberá denegarse incluso si está desprovista de carácter distintivo solo en una parte de la Unión Europea. Esa parte de la Unión Europea puede ser un solo Estado miembro (véanse al respecto las sentencias de 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 81-83, 29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 45, y la jurisprudencia citada).  Como consecuencia lógica, el carácter distintivo adquirido deberá establecerse en todo el territorio en el que la marca, ab initio, carecía de carácter distintivo (sentencias de 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 83,  86; 29/09/2010, T-378/07, EU:T:2010:413, § 30).

[3]