DISEÑOS INDUSTRIALES vs MARCAS TRIDIMENSIONALS

Por: Manuel Guerrero Gaitán - Ph. D

El día 10 de septiembre de 2021 la Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial^[1] dentro del famoso proceso de infracción de derechos de propiedad industrial de Crocs Inc. contra Evacol S.A.S.

Por la importancia que este caso reviste para el sistema de propiedad industrial colombiano hemos decidido identificar y comentar los asuntos más relevantes del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, pero antes de entrar a los temas de fondo de la interpretación, es necesario realizar un corto recuento de los hechos que llevaron a las partes a iniciar este proceso.

La sociedad Crocs Inc. inició una acción de infracción de marca en contra de la sociedad Evacol SAS por la presunta violación de su derecho sobre la marca tridimensional^[2] que se muestra a continuación.

La Delegatura de asuntos jurisdiccionales falló en primera instancia a favor de la empresa demandante ordenando a Evacol SAS a retirar de los establecimientos de comercio a nivel nacional todos los productos infractores, recoger en un término de 30 días hábiles de los establecimientos de comercio de sus distribuidores a nivel nacional dichos productos, destruir los moldes utilizados para su fabricación, y destruir todos los productos infractores en un término máximo de 30 días después de notificada la decisión. De igual manera se le ordenó pagar la suma de $74.530.440 pesos por concepto de indemnización de perjuicios.

La sociedad demandada interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, y es precisamente dentro del curso de este proceso que dicho tribunal que, por ser órgano de cierre, debe solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que se estudia en este escrito.

En la interpretación prejudicial se tocan diferentes temas de gran importancia, como los parámetros para el cotejo de marcas tridimensionales, la prescripción de la acción y la coexistencia pacífica de derechos, sin embargo, quisiéramos hacer énfasis en los que a nuestro juicio merecen especial análisis. En primer lugar, la posibilidad de la protección coetánea por diseño industrial y marca tridimensional en cabeza de titulares distintos, y, en segundo lugar, la posibilidad que tiene el juez que conoce de una infracción para pronunciarse acerca de la validez del derecho presuntamente infringido.

El primer tema a analizar es la coexistencia de derechos, en este caso de marca tridimensional y de diseño industrial. Es bien sabido que en el régimen común andino no existe ninguna restricción para que pueda existir una protección acumulativa de estas dos categorías de derechos que, aunque con finalidades diferentes, recaen sobre el mismo objeto. Ahora bien, el escenario que se propone en la interpretación prejudicial consiste en que cada categoría de derecho pertenezca a un titular diferente.

Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sostiene:

Si es posible que una creación tridimensional pueda ser protegida tanto por un diseño industrial (novedoso) como por una marca tridimensional (distintiva), es posible también que ambos derechos de propiedad industrial pertenezcan a titulares diferentes. También en teoría, y con independencia de la diligencia o falta de ésta de las oficinas de propiedad industrial, podría darse el caso de que una persona sea titular de un diseño industrial y otra de una marca tridimensional, siendo que ambos derechos de propiedad industrial recaen sobre un objeto o producto similar o parecido.

Esta afirmación no ha estado exenta de polémica por las graves repercusiones que puede traer al sistema de propiedad industrial, no solo desde el punto de vista teórico, sino también práctico, debido a que los requisitos para la concesión de cada una de las categorías de derechos comentadas (distintividad para la marca y novedad para el diseño), en principio, podrían hacer imposible que se presentara esta posibilidad.

Pues bien, el Tribunal analiza los requisitos de la siguiente manera:

“Si el diseño industrial es el que se registró primero y en el mercado se han comercializado productos amparados en dicho diseño, podría resultar extraño que luego se registre una marca tridimensional idéntica o similar al mencionado diseño, pues la existencia de los referidos productos introduciría dudas sobre la necesaria distintividad de la marca. En el caso de que el registro de marca tridimensional fuera primero, sería también extraño que con posterioridad se registre un diseño industrial idéntico o similar a dicha marca, pues la existencia de esta marca y de los productos distinguidos por ella en el mercado imposibilitarían el cumplimiento del requisito de novedad del diseño industrial.

Si bien resultaría extrañan la convivencia de un diseño industrial con una marca tridimensional de propietarios distintos que recae productos u objetos idénticos o similares la realidad puede superar la teoría de modo que no puede descartarse un escenario en el que exista un conflicto entre un diseño industrial y una marca tridimensional ambos registrados independientemente de la diligencia o falta de diligencia de la oficina de propiedad industrial.”

En este escenario, si bien el Tribunal utiliza la expresión “con independencia de la diligencia o falta de ésta de las oficinas de propiedad industrial” y “podría resultar extraño…”, consideramos que el mensaje que puede enviar esta interpretación prejudicial puede ser muy peligroso.

En efecto, aunque es claro que el Tribunal trató de ser muy cuidadoso con sus palabras para no pronunciarse sobre la posible validez de un derecho concedido por una Oficina Nacional de un país miembro, sería fundamental exponer con mayor claridad y contundencia que la posibilidad de coexistencia de una marca tridimensional y un diseño industrial sobre el mismo objeto en cabeza de titulares diferentes no debería presentarse, entre otras razones, debido a que el requisito de la distintividad chocaría con el uso anterior de un derecho de diseño industrial, si es que el diseño industrial fue anterior, y en caso que la marca sea la anterior, el diseño crecería de novedad.

La única excepción a esa regla sería el caso en el que el diseño industrial anterior no fue comercializado, o si lo fue, su comercialización fue tan reducida que no tiene la entidad para afectar el requisito de la distintividad de la marca tridimensional posterior que se pretende registrar.

Ahora bien, teniendo en cuenta que errores pueden cometerse y que en realidad es posible enfrentarse a situaciones como la planteada por el Tribunal, uno de los aspectos más relevantes a nuestro juicio del caso analizado es la fórmula de decisión para casos de esta naturaleza:

“En caso de presentarse un conflicto entre un diseño industrial y una marca tridimensional en el sentido de que los consumidores podrían estar siempre inducidos a riesgo de confusión con relación al origen empresarial de los productos que se comercialicen en el mercado y que se encuentran protegidos por ambos derechos de propiedad industrial, pero en cabeza de titulares diferentes, habrá que privilegiar el registro más antiguo en aplicación del principio primero en el tiempo primero en el derecho (prior in tempore, potior in iure).

El Tribunal es claro en esta afirmación, prevalecerá el registro más antiguo, con lo cual, a pesar de que esta solución podría parecer obvia, contar con un pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina proporciona al sistema un alto grado de seguridad jurídica al momento de presentarse controversias, no solamente relacionadas con marcas, sino también con otros derechos de propiedad industrial como patentes.

Ahora bien, a pesar de las luces que arroja sobre este asunto el Tribunal, subsiste el problema que nos lleva al segundo punto que se analiza en este escrito y que fue objeto de una de las preguntas elevadas por la Sala del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá; ¿un juez que conoce de una infracción puede pronunciarse acerca de la validez del derecho que presuntamente se infringe?

Este punto, a nuestro juicio, se torna en uno de los asuntos que mayores problemas genera en nuestro sistema de propiedad industrial, debido a las barreras existentes para una eficiente administración de justicia a las que se deben enfrentar todos aquellos que desean hacer efectivo su ius prohibendi.

En efecto, la defensa más común de un demandado por infracción de un derecho de propiedad industrial es atacar su validez. Contrario a lo que acontece en la mayoría de los sistemas de países industrializados donde el mismo juez que conoce de una infracción podrá pronunciarse acerca de la validez del derecho base de la acción, en nuestro país la situación es muy diferente.

En el caso colombiano, cuando se presenta una infracción a un derecho de propiedad intelectual y el demandado alega que dicho derecho no es válido debido, por ejemplo, a la falta de distintividad en materia de marcas o la falta de novedad en materia de patentes o diseños, será necesario acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa cuyo juez competente para conocer de la nulidad del acto administrativo hasta hace poco era el Consejo de Estado y a partir del 26 de enero de 2022 será el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en virtud de la ley 2080 del 25 de enero de 2021.

En los casos adelantados ante el Consejo de Estado, por ser este el órgano de cierre es necesario solicitar una interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la comunidad Andina, lo cual a la postre significa que el proceso tendrá una duración extremadamente larga y paralelamente, el juez civil que conoce de la infracción, por muy expedito que sea, no podrá dictar sentencia en el proceso, debiendo de esta manera suspenderlo, operando el fenómeno de la prejudicialidad.

Bajo este panorama, los tiempos que se manejan actualmente en Colombia para resolver la nulidad del acto administrativo que concede un derecho de propiedad industrial pueden incluso exceder la duración del mismo, sobre todo si pensamos en los casos de patentes de modelo de utilidad o diseños industriales cuya duración es de 10 años. 

Es por esta razón que el tema es de cardinal importancia, ya que un proceso de infracción suspendido por 8, 9 o 10 años no constituye una cosa diferente que a la negación de justicia para todas las partes intervinientes en el proceso. Ahora bien, observemos con detenimiento la respuesta del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a la pregunta de la sala consultante:

“Sí es un juez el que conoce la presunta infracción marcaria en perjuicio del signo distintivo tridimensional, lo que tiene que determinarse en el proceso judicial es si el tercero denunciado o demandado ha infringido o no los derechos de propiedad industrial derivados del registro de la mencionada marca tridimensional.

En este contexto, averiguar si la marca tridimensional es o no distintiva es cuestionar el registro marcario en sí mismo, lo que no corresponde a una acción por infracción de derecho marcario, sino al de la acción de nulidad del registro marcario que es una acción diferente. Ahora bien, este Tribunal en jurisprudencia previa ha señalado que es posible que un procedimiento administrativo de acción por infracción se suspenda si previamente se ha iniciado una acción de nulidad contra el correspondiente registro marcario en el supuesto de que el desenlace de la acción de nulidad tenga relevancia sobre la existencia de la infracción marcaria. En efecto, si el registro de la marca fuera anulado desaparecería el título que sustentaba la acción por infracción.

Ante este panorama, creemos que es el momento de buscar soluciones al problema que se plantea, puesto que si aceptamos que un proceso de infracción de un derecho de propiedad industrial quede suspendido por un periodo que puede llegar a ser mayor a su duración no estaríamos hablando de cosa diferente que de una negación de justicia para los administrados.

En este sentido, una solución podría ser que el juez de conocimiento de la infracción tenga la facultad de no hacer oponible al demandado el derecho en el cual se fundamenta la acción de infracción en el supuesto que de las pruebas obrantes en el proceso pueda advertir con claridad que existe una situación que vicia de nulidad tal derecho, por ejemplo, que sea clara la falta de novedad de la patente supuestamente infringida.

Ahora bien, la facultad de anular el acto administrativo seguiría en cabeza del juez contencioso administrativo, en este caso el Tribunal administrativo de Cundinamarca, pero, de aplicarse la solución planteada en el párrafo anterior, no sería necesario para las partes soportar los rigores de adelantar un proceso administrativo paralelo con las inversiones en tiempo y dinero que ello demanda.

Somos conscientes de las críticas que una solución de esta naturaleza puede levantar, sin embargo, es imperativo buscar alternativas a la situación que se plantea que no hace otra cosa que minar la credibilidad de los asociados en la efectividad y eficacia de los derechos de propiedad industrial.

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^[1] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial 476-IP-2019.

^[2] Registro N° 534245 CROCS INC.