El escaso éxito de las oposiciones contra las solicitudes de marca comunitaria que se basan en marcas renombradas

Reseña por: Inés Cantero Clivillé

¿Por qué no suelen prosperar la mayoría de oposiciones que se presentan contra las solicitudes de marca comunitaria que se basan en marcas renombradas? ¿Cómo es posible que un título marcario renombrado anterior sea incapaz de paralizar el proceso de registro de una marca comunitaria idéntica o similar posterior? ¿Son los requisitos establecidos en el Reglamento (CE) Nº 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria (en adelante ‘RMC’) y en el Reglamento de ejecución(CE) Nº2868/95 de la Comisión (en adelante ‘REMC) de difícil cumplimiento para los titulares de estos derechos anteriores o bien la Oficina de Armonización del Mercado Interior (en adelante ‘OAMI) sigue unos criterios muy rígidos a la hora de llevar a cabo el análisis del artículo 8.5 5 del RMC? A continuación se tratará de dar respuesta a estas cuestiones, ya que si bien es cierto que marcas como FACEBOOK, LAND ROVER, CHAMPION, PEPSI o VIAGRA sí han conseguido demostrar su renombre y, por lo tanto, han logrado el rechazo de una solicitud de marca comunitaria, no todas las marcas que gozan de un renombre similar han logrado este propósito ¿Cuál es la causa principal de este hecho?

El enunciado del artículo 8, apartado 5 del RMC dispone:

“Se denegará el registro de la marca solicitada, cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y su registro se solicite para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca comunitaria anterior, ésta fuera notoriamente conocida en la Comunidad, y, tratándose de una marca nacional anterior, ésta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro del que se trate y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos”.

Así pues, de este enunciado se desprende que este artículo sólo será de aplicación cuando se cumplan las siguientes condiciones: a) los signos deben ser idénticos o similares; b) la marca del oponente debe ser renombrada, renombre que debe ser previo a la fecha de presentación de la marca impugnada y debe existir en el territorio de que se trate y afectar a los productos y/o servicios en los que se basa la oposición; y c) el uso de la marca impugnada debe aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o ser perjudicial para los mismos.

Los requisitos para la aplicación de este artículo son acumulativos, de manera que el incumplimiento de uno de ellos conlleva automáticamente la desestimación de la oposición en base a este fundamento. El objeto del presente escrito es analizar por qué falla el segundo de los requisitos, ya que el primero sí que se cumple en la mayoría de los casos y el tercero únicamente es analizado por la División de Oposición si los dos primeros han sido debidamente fundamentados.

No se pretende examinar a continuación por qué se alega el fundamento del renombre como motivo adicional de una oposición a sabiendas de que la marca anterior para la que éste se invoca no tiene renombre (situación que está volviéndose muy frecuente), sino que de lo que se trata es de intentar dar una respuesta a por qué las marcas de un club de fútbol como el Real Madrid o las de una empresa española de grandes almacenes de la talla de El Corte Inglés no han sido capaces de demostrar su amplio grado de reconocimiento en el mercado.

La carta B212 que la OAMI envía a la parte oponente una vez iniciado el procedimiento de oposición va siempre acompañada por una nota informativa de cuatro páginas en la que se detalla el procedimiento de oposición, así como los medios de prueba que deben ser presentados en función de los motivos de oposición invocados, incluyendo el del artículo 8, apartado 5, del RMC. Además, la Oficina cuenta con el Manual Práctico de la OAMI en materia de marcas con actualizaciones del 2012 y el 2103, y con las Directrices de Oposición. Estos documentos, además de la numerosa jurisprudencia que ha ido creando la División de Oposición a lo largo de los años, junto con las resoluciones de las diferentes Salas de Recurso de la Oficina y las sentencias del Tribunal General y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, deberían ser más que suficientes para que los titulares de una marca renombrada anterior supieran convencer a la Oficina del renombre de sus marcas y de verlo confirmado en una resolución administrativa de este tipo. ¿Dónde se encuentra entonces el problema?

De la lectura de las Decisiones de la División de Oposición tomadas en estos últimos años queda claro que los medios de prueba más idóneos para demostrar que una marca goza de un amplio reconocimiento entre el público relevante suelen ser aquellos que provienen de fuentes independientes, es decir, aquellos en los no cabe apreciar la influencia de la parte oponente como sucede en el caso de las declaraciones juradas, de la información contenida en las páginas webs de su titularidad, de los catálogos corporativos o de empresa, etc. No quiere decir esto que los documentos probatorios mencionados con anterioridad no puedan ser presentados, ya que la Oficina sí que los menciona tanto en su Manual como en las Directrices, pero la jurisprudencia de la OAMI demuestra que estos no tienen tanto peso a la hora de inclinar la balanza a favor del reconocimiento del renombre. En la mayoría de los casos, la OAMI tiende a favorecer a aquella parte oponente que presenta sondeos de opinión, estudios de mercado, premios y certificados, artículos de prensa en los que se menciona el renombre de la marca anterior, publicidad, contratos de patrocinio, cifras del ranking que ocupa la marca renombrada que provengan de fuentes externas… todos ellos, documentos que tienen su origen en un tercero.

Así pues, ¿cómo es posible que El Corte Inglés sea incapaz de disponer de estos documentos? ¿Es posible que sus marcas no hayan sido nunca objeto de un estudio de mercado o de una encuesta? El caso de El Corte Inglés es muy ilustrativo ya que son muchas las oposiciones en las que, o bien esta empresa no ha aportado ningún medio probatorio, o bien los medios de prueba presentados han sido considerados insuficientes, ya que siempre ha presentado los informes anuales o las fotografías de sus establecimientos. Lo mismo podría aplicarse a un club de fútbol como el Real Madrid, ya que en la única decisión que existe hasta ahora en relación con una oposición presentada por este club de fútbol (caso B 1 1978 744 de 28/06/2013), la División de Oposición ha establecido que los escasos documentos aportados (véase un extracto de la página web de la IFFHS destacando el hecho de que el Real Madrid Club de Fútbol fue escogido como el Club del Siglo en Europa, un extracto del Foro de Marcas Renombradas Españolas en el que se menciona la marca de la parte oponente como marca renombrada, un artículo de prensa y un estudio del CIS que no contiene referencia alguna al REAL MADRID) no eran suficientes para probar el renombre.

Mi experiencia como abogada en el sector privado confirma que, si bien en algunos casos el fallo puede ser del asesor legal al no proporcionar un buen asesoramiento en el procedimiento de oposición y en particular, en los medios más idóneos que deben ser presentados para demostrar el renombre de una marca anterior; son también muchos los casos en los que los clientes no proporcionan a sus representantes los documentos requeridos. En otros casos (en especial aquellos en los que el representante legal es el abogado de la empresa) la parte oponente no considera necesario aportar estos documentos porque asume que la Oficina fallará a su favor debido al amplio grado de conocimiento del que gozan sus marcas, de manera que en muchos procedimientos simplemente listan una serie de páginas web para que sea la propia Oficina la que acceda al contenido de dichos enlaces y compruebe el renombre que ostenta la marca en cuestión. No obstante, debe tenerse en cuenta que en procedimientos inter partes son las partes las que tienen que aportar todos los documentos y argumentos necesarios para justificar sus alegaciones, ya que la Oficina no puede obtenerlos de motu propio, puesto que esto contravendría el principio de igualdad de armas. En otros casos únicamente aportan una declaración jurada por el Director General de la empresa o bien un extracto de Wikipedia, como ha sucedido recientemente en los casos de las marcas de Elizabeth Arden o de Mick Jagger respectivamente. Es difícil para los titulares de derechos anteriores aceptar que su renombre debe ser probado ante un órgano administrativo, como también lo es muchas veces el recopilar los documentos necesarios.

En los casos en los que a la parte oponente le es difícil recabar los documentos necesarios para probar el renombre del derecho marcario anterior, es recomendable solicitar una extensión del plazo de uno o dos meses para obtener dichas pruebas (una primera prórroga de mayor duración no se permite). Al tratarse de una extensión del periodo de sustanciación, la OAMI siempre concede dicha prórroga y no suele preguntar los motivos que la han propiciado. Otro consejo es analizar bien los motivos en los que se va a basar la oposición, y no alegar algo que la parte oponente no vaya a ser capaz de demostrar. Si la oposición únicamente puede llegar a prosperar con el motivo del artículo 8, apartado 5 del RMC, porque, por ejemplo, los productos y servicios de las marcas en cuestión son distintos (hecho que automáticamente conlleva a la desestimación de la oposición en base al motivo del riesgo de confusión), es aconsejable aprovechar los tres meses de los que se dispone para presentar la oposición, los cuales se cuentan a partir de la fecha de publicación de la solicitud, para diseñar bien la estrategia a seguir y considerar si realmente la interposición de una oposición es necesaria, puesto que no sólo es tiempo y dinero el que se invertirá en un procedimiento de estas características, sino también un cierto desprestigio al ver cómo un órgano europeo considera que las pruebas presentadas por una empresa poderosa para demostrar el amplio reconocimiento del que gozan sus marcas, son insuficientes.

Así pues, no deja de ser anecdótico que el Futbol Club Barcelona sí haya demostrado recientemente su renombre (caso B 1 926 396 de 22/02/2013) aportando una amplia selección de noticias relativas a su popularidad a nivel mundial, datos recogidos en ránkings realizados por empresas independientes, etc., mientras que a su gran rival, el renombre no se le haya reconocido.

Si bien puede parecer que la Oficina está siguiendo criterios muy estrictos a la hora de considerar si los documentos aportados por la parte oponente son suficientes o no, hay que tener también en cuenta que aceptar el renombre de una marca es un hecho de gran magnitud que no puede ser establecido con información escasa y con documentos que no proceden de fuentes independientes, ya que la marca para la que se alega el renombre puede impedir el registro de una marca idéntica o similar posterior para productos y servicios que pueden estar muy alejados del sector para el que la marca tiene renombre. Es por eso por lo que, a diferencia de lo que sucede con los medios probatorios para demostrar el uso de una marca anterior a instancia del solicitante, la OAMI sigue unos parámetros más rígidos, puesto que si bien las Decisiones anteriores de la División de Oposición no son vinculantes para la Oficina, el reconocimiento del renombre en una Decisión de la OAMI tiene su importancia y puede ser utilizada en otros procedimientos, a la hora de alegar jurisprudencia a su favor.

Vistas las consideraciones expuestas con anterioridad, queda patente que los titulares de marcas renombradas tienen que intentar cumplir con los parámetros seguidos por la Oficina para conseguir así un prestigio adicional al ver reflejado su renombre en una decisión administrativa de la agencia europea encargada de las marcas comunitarias.