Economic Competition and Consumption
18 de September de 2017
¿Es posible que una decisión empresarial afecte la reputación de una marca tridimensional?
Por: Manuel Guerrero Gaitán - Ph.D; Docente Investigador
Este es interrogante que se plantea en el caso de la famosa barra de chocolate Toblerone y todo gracias a una decisión de tipo netamente comercial por parte de su titular.
A finales del año 2016 el fabricante de Toblerone, Mondelez International (antigua Kraft), sostuvo que, debido entre a otros factores al Brexit, el precio de los insumos había aumentado, así que cambiaría la forma de la famosa barra de chocolate con el fin de evitar un aumento en su precio en el Reino Unido[1]. A continuación se puede apreciar el cambio mencionado.
Pues bien, el cambio de la forma del producto provocó, además del descontento generalizado entre sus consumidores, la aparición de un inesperado nuevo competidor en el mercado, la cadena de tiendas británicas de bajo costo Poundland anunció el lanzamiento de una barra de chocolate con una forma similar a la del Toblerone denominada “twin peaks”[2].
Nótese que mientras Toblerone deriva su forma piramidal del icónico Matterhorn de los Alpes, la barra de chocolate de Poundland tiene un doble pico, que según esta empresa es tomado de Wrekin Hill en Shropshire, un condado en West Midlands de Inglaterra.
Ante la inminencia en lanzamiento de la barra competidora, Mondelez International decidió enviar una carta advertencia acerca de la violación de los derechos de su marca europea adquiridos en 1998[3]. No obstante, de acuerdo con el diario “The Guardian”, la controversia parece haber llegado ante la High Court de Inglaterra.
El demandante argumenta que Twin Peaks es “engañosa y similarmente confundible” con Toblerone, en la medida en que los consumidores pueden pensar que dicha marca es producida o aprobada por Mondelez, mientras que Poundland sostiene que “ningún miembro del público relevante confundirá un producto con otro”.
Ahora bien, lo sorprendente del caso radica en la defensa expuesta por Poundland, según la cual la famosa marca Toblerone ya no es distintiva en razón a la aparición de la nueva forma del producto, y va más allá, al sostener que el prestigio o reputación que ha adquirido esta marca a través del tiempo ha sido irremediablemente abandonado con el lanzamiento de la nueva barra de chocolate[4]. En otras palabras, mientras tradicionalmente el público consumidor realizaba una asociación mental de la marca Toblerone con ideas positivas como calidad, tradición, etc., después del cambio de producto dicha asociación mental estaría dirigida a conceptos negativos como austeridad y detrimento de la calidad, entre otros, afectando de forma directa la reputación de la marca.
Así las cosas, la reputación de la marca Toblerone puede llegar a ser el eje central de la discusión en este caso. En efecto, una marca con reputación o notoriedad[5] tiene un mayor nivel de protección respecto del que posee una marca normal en función del amplio reconocimiento del que goza en el público consumidor. No obstante, si se admitiera que la reputación de Toblerone se ha perdido debido a la nueva forma del producto, la determinación de la existencia de un riesgo de confusión no sería un asunto sencillo.
Ha sido una práctica común, sobre todo desde la irrupción en el mercado de las tiendas de bajo costo, hacer un análisis de las marcas líderes en diferentes segmentos, y lanzar un producto propio utilizando un empaque o producto con unas características que se encuentran justo en el límite de lo que se puede considerar como similarmente confundible. Por esta razón cualquier ventaja adicional que pueda tener la presentación de un producto líder, tal como una marca de color, una tridimensional o la notoriedad del signo, es cada vez más apetecibles para los titulares de marcas líderes.
En el caso estudiado nótese que la barra de Twin Peaks no posee una forma idéntica a la de Toblerone, con lo cual la discusión se debería basar en un riesgo de confusión o asociación, y en este campo la subjetividad, a pesar de las reglas de cotejo marcario, tiene un gran peso. En contraposición, si se aduce que la marca Toblerone es notoria, es posible argumentar que existe una dilución o un uso parasitario por parte del producto presuntamente infractor.
Será necesario esperar hasta la decisión de la High Court para ver si la reputación de una marca se puede perder por el cambio de imagen en el producto.
A nuestro juicio, la marca Toblerone, a pesar del cambio de la forma de su producto sigue gozando de reputación, ya que es conocida por un amplio número de consumidores en el segmento de mercado respectivo, y, por lo tanto, cualquier competidor que desee usar una marca similar deberá tener en cuenta no solo el riesgo de confusión y asociación entre las marcas en conflicto, sino también la dilución y el aprovechamiento parasitario que pudiere derivarse del uso de un signo semejante al ya existente en el mercado.
Por otra parte, Si Poundland pretende demostrar que no existe un derecho exclusivo sobre la forma de la barra de chocolate Toblerone, la única vía posible para hacerlo sería invocar una causal relativa a la falta de uso derivada del uso diferente de la marca en el mercado a aquella en que fue concedida, para lo cual es imperativo esperar los cinco años establecidos en el Reglamento de marca de la Unión Europea, tiempo para que la marca pueda ser cancelada por no uso.
La lógica del sistema de marcas en este sentido es más que coherente, ya que en cualquier momento el titular de la marca acusada de falta de uso puede cambiar su decisión y continuar con un uso acorde al registro, que en este caso sería mantener la barra de chocolate tal como ha sido tradicional hasta ahora, lo cual sin duda alguna, no solo alegraría a los consumidores, sino que mantendría intacto uno de los íconos de las marcas tridimensionales alrededor del mundo.
[1] http://www.telegraph.co.uk/news/2017/06/21/poundland-releases-pre-brexit-toblerone-copycat-product-called/
[2] Aviso de prensa de la Poundland. Disponible en https://www.poundland.co.uk/press-release/mountains-of-value/
[3] El registro de la marca tridimensional de Toblerone (CTM000031203) fue concedido por la antigua OAMI. hoy EUIPO, el 28 de enero de 1998.
[4] https://www.theguardian.com/business/2017/aug/17/toblerone-shape-not-distinctive-enough-for-trademark-poundland-claims-twin-peaks#img-1 83
[5] GUERRERO, M., El Nuevo Derecho de Marcas, Externado, 2016 p. 183.