Las exigencias para declarar inválido un registro de copyright en los Estados Unidos

Por: Brenda Salas P. - PhD. Docente Investigadora.

Con ocasión de la reciente admisión por parte de la Suprema Corte de los Estados Unidos de la solicitud de amicus curiae respecto de la determinación de los requisitos para invalidar un registro de copyright, la alta magistratura se pronunciará acerca de la validez de este instrumento y su posibilidad de impugnación. Su decisión permitirá dilucidar las exigencias necesarias para declararlo nulo y esclarecerá en qué eventos el titular de un copyright puede ejercer una acción por infracción, incluso, cuando este presente inconsistencias.

Con ocasión de la reciente admisión por parte de la Suprema Corte de los Estados Unidos de la solicitud de amicus curiae respecto de la determinación de los requisitos para invalidar un registro de copyright, la alta magistratura se pronunciará acerca de la validez de este instrumento y su posibilidad de impugnación. Su decisión permitirá dilucidar las exigencias necesarias para declararlo nulo y esclarecerá en qué eventos el titular de un copyright puede ejercer una acción por infracción, incluso, cuando este presente inconsistencias.

Precisamente, la discusión surgió como consecuencia de una decisión del noveno circuito en el asunto Unicolors Inc vs H&M^[1] por la infracción de diseños protegidos por el copyright. 

Los hechos del litigio son los siguientes: Unicolors Inc, es una compañía que creó unos diseños artísticos para ser utilizados en sus textiles. Estos fueron objeto de protección jurídica por parte del copyright como obras de arte bidimensionales denominadas EH101 en 2011^[2].

En 2015, H&M, famoso retailer de moda, empezó a vender una chaqueta y una falda con un diseño artístico denominado “Xue Xu”^[3]. Como consecuencia de ello, Unicolors demandó a H&M por infracción de su copyright indicando que el diseño “Xue Xu” es idéntico a sus diseños registrados. H&M se opone indicando que no es valida la acción por infracción toda vez que el registro del copyright que los ampara no es válido. Lo anterior, debido a que Unicolors debió registrar los 31 diseños que componen su obra de manera independiente y no en una única solicitud de copyright o single copyright. 

Los diseños en conflicto son los siguientes: 

^[4]

Inicialmente, los argumentos expuestos por H&M no fueron de recibo por la Corte del Distrito. En criterio de esta autoridad la invalidez de un registro de copyright requiere “un intento de defraudación que debe ser probado”^[5]. Adicionalmente, señaló que la solicitud de registro no contenía imprecisiones porque los diseños fueron presentados en una solicitud de registró único o single registration el mismo día^[6]. Concluyó señalando que el registro del copyright correspondiente a los diseños identificados bajo la denominación EH101 era válido, por consiguiente, H&M era infractor.

El noveno circuito de la Corte de Apelaciones reversó la decisión. Siguiendo el precedente expuesto en el asunto Gold Value International Textile, Inc. v. Sanctuary Clothing, LLC, indicó que la intención de fraude o intent-to-defraud no se exige como requisito para invalidar el registro^[7]. Estableció que bajo la sección § 411 (b) (1) del copyright act solamente interesa observar si el registro contiene información imprecisa que fue incluida con conocimiento del solicitante^[8].

Unicolors se aparta de ese razonamiento pues en su criterio se requiere demostrar el propósito o la intención de ocultar información para declararlo como nulo^[9]. En consecuencia, presentó solicitud de amicus curiae a la Suprema Corte de los Estados Unidos para que esclareciera la norma prevista en la sección 17 § 411 (b) del copyright act relativa al registro y las acciones por infracción que señala lo siguiente:

1. El certificado de registro satisface los requisitos previstos en esta sección y la 412, sin considerar si el certificado contiene información imprecisa, salvo que
2.  La información imprecisa fue incluida en la aplicación para el registro del copyright con conocimiento de que fue inconsistente; y
3. La imprecisión de la información, si es conocida, podría haber ocasionado que la oficina de registro la rechace^[10].

El noveno circuito al interpretar esta norma señaló que la Corte del Distrito debió requerir consejo por parte de la Copyright office cuando existen cuestionamientos respecto de la validez de un registro del copyright, pero, no hay prueba del fraude o del error material^[11]. En ese contexto, el cuestionamiento es el de considerar ¿qué se debe reprochar? ¿Un error inocente en el registro? ¿la intención fraudulenta de ocultar información? o ¿el simple conocimiento del error es suficiente para invalidarlo?

La decisión que se adopte será de suma importancia por el impacto que generará, en efecto, dilucidará el alcance de la protección del copyright estadounidense el cual se funda exclusivamente en el registro. Adicionalmente, permitirá observar si el ejercicio de la acción por infracción constituirá una carga más gravosa para los titulares del copyright^[12].

Ahora bien, en Colombia, a diferencia de Estados Unidos, el derecho de autor nace por el hecho de la creación, es decir, que el registro no es constitutivo de derechos. El artículo 9 de la ley 23 de 1982 así lo establece al señalar “La protección que esta ley otorga al autor, tiene como título originario la creación intelectual, sin que se requiera registro alguno. Las formalidades que en ella se establecen son para la mayor seguridad jurídica de los titulares de los derechos que se protegen”.  

En ese contexto, el titular de un derecho de autor por las infracciones a su derecho puede ejercer las acciones civiles y penales que se derivan como consecuencia de la infracción^[13]. Las primeras serán de conocimiento de la jurisdicción ordinaria y de las autoridades administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales. Las segundas serán de conocimiento de la jurisdicción penal y de la Fiscalía^[14].

Para más información puede consultarse:  https://www.ipwatchdog.com/2021/10/12/scotus-grants-governments-request-participate-case-interpreting-pro-ip-act-language-copyright-invalidation/id=138718/

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^[1] United States Court of Appeals for the ninth Circuit. Unicolor Inc v. H&M Mauritz 959 F. 3D 1194.Decided May 29, 2020.

^[2] https://www.oyez.org/cases/2021/20-915

^[3] https://www.oyez.org/cases/2021/20-915

^[4] https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=21ecc956-f4b1-4820-b5ce-9e604d856d8e

^[5] https://www.oyez.org/cases/2021/20-915

^[6] https://www.oyez.org/cases/2021/20-915

^[7] https://www.ipwatchdog.com/2021/10/12/scotus-grants-governments-request-participate-case-interpreting-pro-ip-act-language-copyright-invalidation/id=138718/

^[8] https://www.ipwatchdog.com/2021/10/12/scotus-grants-governments-request-participate-case-interpreting-pro-ip-act-language-copyright-invalidation/id=138718/

^[9] invalidation of a copyright registration for inaccurate information under Section 411 required a showing of “intentional or purposeful concealment of relevant information.” https://www.ipwatchdog.com/2021/10/12/scotus-grants-governments-request-participate-case-interpreting-pro-ip-act-language-copyright-invalidation/id=138718/

^[10] 17 U.S. Code § 411 – Registration and civil infringement actions (b)

 (1) A certificate of registration satisfies the requirements of this section and section 412, regardless of whether the certificate contains any inaccurate information, unless—

(A) the inaccurate information was included on the application for copyright registration with knowledge that it was inaccurate; and

(B) the inaccuracy of the information, if known, would have caused the Register of Copyrights to refuse registration.

^[11] Does 17 U.S.C. § 411 require a district court to request advice from the Copyright Office when there are questions about the validity of a copyright registration but no evidence of fraud or material error? https://www.oyez.org/cases/2021/20-915

^[12] https://www.ipwatchdog.com/2021/10/12/scotus-grants-governments-request-participate-case-interpreting-pro-ip-act-language-copyright-invalidation/id=138718/

^[13] Dirección Nacional de Derechos de Autor. Concepto 1-2014-19517.

^[14] B. SALAS “El derecho de autor y de las funciones jurisdiccionales otorgadas a la Dirección Nacional de Derechos de Autor” En estudio de la delegación de funciones jurisdiccionales en la rama ejecutiva. Una revisión global y particular. Universidad Externado de Colombia. 2018. P. 324