Las marcas en el metaverso ¿un desafío para la industria de la moda? 

Por: Por Brenda Salas P. - PhD, Docente Investigadora

El metaverso parece ser la nueva revolución que experimenta la industria de la moda^[1]. Este entorno digital se caracteriza por fusionar diversas tecnologías a saber, el internet, la web móvil, la realidad aumentada, la realidad virtual y el blockchain^[2], entre muchas. Pues bien, la industria de la moda recurre al metaverso porque ofrece oportunidades para el desarrollo y la creatividad en el entorno digital. Las creaciones intangibles manifestadas en prendas de vestir o accesorios que circulan en dicho entorno recuren a diversos instrumentos de propiedad intelectual para ser protegidos. No obstante, el de mayor utilización son las marcas despertando una serie de cuestionamientos desde la perspectiva legal.

Las marcas son signos distintivos que tienen la aptitud de identificar al empresario en relación con un producto o servicio^[3].  Conceden un derecho exclusivo al titular y protegen un signo compuesto por “letras, números, palabras, dibujos o símbolos, y que son apreciadas por el sentido de la vista”^[4] Con este fin los empresarios recurren a la Clasificación internacional de Niza que corresponde a una “clasificación internacional de productos y servicios que se aplica al registro de marcas”^[5].

Una de las dificultades que se ha presentado en el Metaverso en relación con la industria de la moda surge de la puesta en práctica de esta clasificación para las marcas que circularán en este entorno. Precisamente, debido a que la moda originalmente se concibió para el mundo análogo o físico surge el interrogante de considerar en qué clase del nomenclador de dicha clasificación deben los diseñadores, casas o creativos de la moda registrar sus marcas para ser identificados en el mercado digital^[6].

Para dar respuesta a este interrogante, el derecho comparado parece coincidir que la solución es el recurso a la clase 9 de dicha Clasificación para proteger a las marcas relacionadas con el Metaverso, productos virtuales o token no fungibles. No obstante, las soluciones no son uniformes especialmente cuando lo que se pretende distinguir es un servicio, el rechazo de la solicitud presentada por Polo de su jinete para servicios de la clase 35 confirma lo expuesto^[7]. 

Ahora bien, otros cuestionamientos relacionados con el alcance de la protección marcaria manifestado en las infracciones emergen en el Metaverso. Dos especies permiten ilustrar las dificultades.

• Hermès vs. Rothschild^[8]

Los hechos del litigio son los siguientes: Rothschild es un artista que crea arte digital inspirándose en los modelos de la famosa casa francesa. Diseñó para el metaverso un modelo de cartera bautizada “Metabirking”. Para su comercialización utilizó TNF que los ofreció en venta en plataformas como Opensea.

El diseño de la cartera es el siguiente:

^[9]

Pues bien, la casa de alta costura francesa sostiene que este tipo de utilizaciones comporta una vulneración a su derecho marcario. Por tal razón presentó demanda ante las Cortes Estadounidenses. Rothschild presentó su defensa argumentando que su uso se enmarca en el uso justo o fair use. Adicionalmente, expone que “la primera enmienda le permite crear arte basado en su visión interpretativa sobre el mundo que lo rodea, en este caso, sobre las carteras icónicas de Hermès”, es decir, que la libertad de expresión le permitiría utilizar dicha marca^[10].

Para solucionar el impase, la Corte del Distrito Sur de Nueva York recurre a dar aplicación parcial del test desarrollado en el asunto Rogers v Grimaldi, 875 Fed 994 (2d Cir. 1989), en virtud del cual se concede protección a la libertad de expresión amparada por el fair use “en cualquier evento, incluso si los aspectos comerciales de una obra están interconectados con el contenido artístico”, en este evento el uso de la marca como expresión debe ser tratado como un uso justo, es decir, no comercial^[11].

Pareciera que el artista resulta ganador en esta contienda. No obstante, ante la solicitud de desestimación del caso que presentó este último, la Corte anotó que no era de recibo porque Hermès International había aportado suficiente evidencia mostrando que el uso realizado por el infractor explícitamente confundía a la fuente, patrocinio o afiliación. 

La interpretación de este asunto conduce a reafirmar el interés por las casas de moda de inscribir sus registros marcarios para ser protegidos en el Metaverso. Así mismo permite inferir que es el “uso” el que determina si una imagen digital asociada a un TNF está o no cubierta por la primera enmienda y más aún cuando las partes aportan pruebas explicitas de la “utilización” a título de marca confundiendo al público respecto de su fuente empresarial.

Empero, otras dificultades surgen en el Metaverso por cuanto los diseños de marcas de moda famosas pueden publicarse en plataformas conocidas, pero, también pueden ser objeto de exhibición en otras desconocidas. Entonces, surge un nuevo interrogante que es el de considerar ¿cómo se analizará la infracción y quién será juzgado como responsable por falsificaciones en el entorno digital?  El asunto Nike vs. StockX confirma lo expuesto.

• Nike vs. StockX ^[12]

StockX es una plataforma de reventa que anunció su plan de sacar al mercado su TNF denominado “The Vault” para permitir a los compradores rastrear la propiedad de los productos físicos revendidos en su e-market y garantizar su autenticidad incluyendo imágenes de los zapatos de Nike.

^[13]

Nike decide demandar a StockX por comercializar las imágenes de sus tenis y su marca como tokens no fungibles sin su autorización.  Por su parte, StockX argumenta que su actuación no desconoce los derechos de Nike porque está amparada por la doctrina del agotamiento del derecho y por el fair use nominativo. Agrega que dicho token permite rastrear la propiedad de los bienes, eliminando costos y gastos para los consumidores porque cada TNF este atado a un bien especifico que ha sido previamente autenticado por StockX. Pues bien, frente a este argumento Nike realiza una prueba en el mercado en la que observó que al menos 4 pares de zapatos vinculados con la plataforma StockX y el token no fungible no eran auténticos, es decir, se trataba de falsificaciones. En consecuencia, Nike amplió los cargos de su demanda inicial a piratería y falsa publicidad^[14].

Este caso aún no ha sido resuelto por la Corte, sin embargo, permite ilustrar las dificultades que surgen en el Metaverso entre los bienes tangibles que están conectados a tokens no fungibles y la definición de la responsabilidad por infracción marcaria. El efecto práctico de estas situaciones se ha manifestado en que los titulares están siendo forzados a crear sus propios TNF o monitorear de manera activa sus intangibles para ejercer acciones de defensa contra los infractores. Esta reflexión no es ajena a la industria de la moda^[15] comportando entonces una serie de desafíos respecto de la determinación del alcance jurídico para su protección. 

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^[1] Bringé, A. (2022). How Fashion Brands Can Enter The Metaverse. Obtenido dehttps://www.forbes.com/sites/forbescommunicationscouncil/2022/07/01/how-fashion-brands-can-enter-the-metaverse/?sh=26ea98344667

^[2] Shin, B. E. (2021). The power of 4th industrial revolution in the fashion industry: what, why, and how has the industry changed? Fashion and Textiles 8.

^[3] Castro, J. D. (2009). La propiedad industrial. Bogotá: Universidad Externado de Colombia

^[4] Ibid. 

^[5] OMPI. (s.f.). Clasificación de Niza. Obtenido de https://www.wipo.int/classifications/nice/es/index.html

^[6] European Innovation Council and SMEs Executive Agency. (2022). Obtenido de Intellectual Property in the Metaverse. Episode II: Trade Marks: https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/news/intellectual-property-metaverse-episode-ii-trade-marks-2022-03-29_en

^[7] The Fashion Law. (2022). USPTO sheds light on Metaverse trademark movement issues. Obtenido de https://www.thefashionlaw.com

^[8] Hermes Int’l v. Rothschild, 22-CV-384 (JSR) (United States District Court, S.D. New York 18 de May de 2022).

^[9] Hermes Int’l v. Rothschild, 22-CV-384 (JSR) (United States District Court, S.D. New York 18 de May de 2022).

^[10] Ibid.

^[11]“In any event, even if the commercial aspects of a work are intertwined with artistic content, the trademark-using speech must be treated as noncommercia” Ibid.

^[12] NIKE, INC. v. STOCKX LLC, No. 22-CV-00983 (United States District Court, S.D. New York. 2022 de April de 2022).

^[13] BRENNAN, M., ESQUENET, M., & SHAH, S. (May de 2022). Obtenido de Nike’s Trademark Fight Against StockX Moves Offline: https://www.ipwatchdog.com/2022/05/18/nikes-trademark-fight-stockx-moves-offline/id=149098/#

^[14] Ibid.  

^[15] Ibid.