Nuevos desarrollos jurisprudenciales a propósito del Diseño Comunitario no registrado

Por: Brenda Salas P. - Docente Investigadora

Oscar Wilde en su obra “El Retrato de Dorian Gray” señalaba “Definir, es limitar”[1].Esta frase de gran trascendencia para la literatura clásica moderna puede trasladarse al escenario de la literatura jurídica en materia de diseños industriales

Oscar Wilde en su obra “El Retrato de Dorian Gray” señalaba “Definir, es limitar”[1].Esta frase de gran trascendencia para la literatura clásica moderna puede trasladarse al escenario de la literatura jurídica en materia de diseños industriales. En efecto, en el dominio de las formas el diseño industrial se revela como instrumento útil de gran aplicación en el campo de las creaciones ornamentales y estéticas.

El diseño industrial hace referencia a “la disciplina por medio de la cual se crean formas nuevas que son utilizadas en productos industriales y que están destinadas a hacerlos más atractivos para el consumidor”[2]. En el plano internacional, el diseño industrial encuentra su fuente de regulación en el Convenio de Paris de 1883 y en el acuerdo de los ADPIC.

Numerosas son las legislaciones que se ocupan de la materia, entre ellas la prevista al interior de la Unión Europea en el marco de la Directiva Europea 98/71 y su Reglamento No. 6 de 2002. Así, mientras que el primer instrumento busca unificar el derecho de los diseños en el seno de la Unión, el segundo pretende regular específicamente el Diseño Comunitario Registrado y el Diseño Comunitario No Registrado, es decir, dos formas de protección jurídica para tutelar el aspecto exterior de un producto.

Pues bien, a propósito del Diseño Comunitario No Registrado, la Corte de Justicia de la  Unión Europea se pronunció en un fallo de 14 de febrero de 2014 respecto del alcance de la noción de divulgación incluida en los artículos 7 y 11 de la normatividad Comunitaria. Recordemos que la divulgación en esta materia cobra gran interés y esto debido a que ésta genera dos tipos de efectos: o destruye la novedad o da origen al derecho. Así, mientras que en materia de Diseño Comunitario Registrado la divulgación es destructora de la novedad, en lo que concierne  al Diseño Comunitario No Registrado (DCNR), ésta hace surgir el derecho, de ahí la importancia de comprender este concepto.

Los hechos son los siguientes: Una sociedad alemana DUNA  comercializó en el año 2006 un modelo de pérgola de jardín,  diseñado por su  gerente  en el otoño de 2004. En el año 2006, otra empresa H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG, comenzó a vender una pérgola de jardín denominada “Athen” fabricada por la empresa china Zhengte.

DUNA consideró que “Athen” era una copia de su propio modelo y en consecuencia solicitó la protección conferida por los DCNR;  en ese orden ejerció una acción por infracción en donde pretendía que la empresa infractora dejara de vender la pérgola “Athen”, le entregara los productos ilícitos que obrasen en su posesión o de los que fuese propietaria, y que se declarase en la obligación de indemnizar los daños y perjuicios. De la misma manera, DUNA señaló que su modelo se incluyó en su boletín de novedades en los meses de abril y mayo de 2005, agregó que éste se envió a los principales comerciantes del sector: vendedores de muebles de jardín así como a las asociaciones de compradores de muebles alemanas.

Por su parte, la empresa infractora se opuso señalando que su modelo había sido creado de manera autónoma por una empresa China a principios del año 2005 y que había sido presentada a su cliente europeo en el mes de marzo de 2005 en una exposición en China, sin tener conocimiento del modelo de DUNA. Argumentó que dicho modelo había llegado a Bélgica en septiembre de 2005 y que en agosto de 2006 DUNA ya tenía conocimiento de la comercialización del mismo.

El fallo de primera instancia solamente declaró la procedencia de las pretensiones referidas al cese de la utilización de la pérgola “Athen” y la entrega de los productos ilícitos debido a que ya había expirado el período de protección; no obstante, condenó a la empresa infractora a proporcionar información sobre sus operaciones y a indemnizar los daños y perjuicios. DUNA interpuso recurso de apelación teniendo en consideración el Reglamento Comunitario y la ley interna alemana sobre  dibujos y modelos. .

A propósito de esta situación el Tribunal Alemán solicitó la interpretación prejudicial respecto del alcance del concepto de divulgación previsto en el artículo 7 y 11 del Reglamento con el fin de determinar si procedía o no invocar la protección solicitada. En ese sentido, las preguntas que se formularon fueron  las siguientes:

“1)      ¿Debe interpretarse el artículo 11, apartado 2, del Reglamento […] en el sentido de que en el tráfico comercial normal un dibujo o modelo pudo ser conocido en los círculos especializados del sector de que se trate que operen en la Unión si se distribuyeron imágenes del dibujo o modelo entre los comerciantes?

2)      ¿Debe interpretarse el artículo 7, apartado 1, primera frase, del Reglamento […] en el sentido de que un dibujo o modelo, pese a haber sido divulgado a terceros sin condiciones expresas o tácitas de confidencialidad, no pudo ser conocido en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector de que se trate que operen en la Unión si: a)      sólo se dio a conocer a un único empresario de los círculos especializados, o b)      se presentó en las salas de exposición de una empresa en China, fuera del ámbito de observación habitual del mercado?”[3]

Como puede observarse, la primera inquietud tiene por objeto determinar quiénes forman parte de los “círculos especializados”, es decir, si la noción de divulgación contenida en el artículo 11 de la normatividad comunitaria comprende también a los comerciantes y negociantes dentro de los círculos especializados del sector involucrado que operan en el territorio de la Unión o si por el contrario sólo incluye a aquellas personas que conciben, desarrollan y fabrican el diseño. Así pues, la interpretación giró  en dos sentidos, una amplia y una restrictiva como lo señaló el abogado general al proyectar sus conclusiones.

En ese sentido, el abogado se inclinó por la interpretación amplia en la medida en que  los comerciantes y negociantes forman parte de ese círculo especializado. Para llegar a esta conclusión, el abogado  presentó un análisis riguroso de la estructura del artículo 11 y concluyó que excluir a los diversos intermediarios de estos círculos supondría desconocer la naturaleza del Diseño Comunitario No Registrado cuya finalidad es la de tutelar “una innovación sobre la forma” y no una “creación sobre la forma”.

La Corte de Justicia  acogió este razonamiento y adicionó lo siguiente: “la cuestión de si la difusión de un dibujo o modelo no registrado entre comerciantes del sector interesado que operen en la Unión basta para considerar que en el tráfico comercial normal ese dibujo o modelo podía ser conocido razonablemente por los círculos especializados de ese sector es sin embargo una cuestión de hecho cuya respuesta depende de la apreciación por el tribunal de  dibujos y modelos comunitarios de las circunstancias propias de cada caso”[4] . Por lo tanto, la apreciación de la difusión es un  aspecto que depende de la valoración que efectúe el juez de fondo respecto de cada caso concreto.

Así, la Corte concluyó que “el artículo 11, apartado 2, del Reglamento nº 6/2002 debe interpretarse en el sentido de que se puede considerar que en el tráfico comercial normal un dibujo o modelo no registrado podía ser razonablemente conocido por los círculos especializados del sector interesado que operen en la Unión Europea si se han difundido representaciones de ese dibujo o modelo entre los comerciantes que operan en ese sector, lo que incumbe apreciar al tribunal de dibujos y modelos comunitarios atendiendo a las circunstancias del asunto del que conoce”.

Ahora bien, en lo que concierne a la segunda inquietud se pretende determinar si el titular de un dibujo o modelo había tenido conocimiento del modelo de un tercero antes de la divulgación del suyo y si la exhibición  que se hizo en la sala de exposiciones de una empresa en China a un sólo cliente Europeo es  suficiente para considerar que el modelo en conflicto pudo ser razonablemente conocido por los medios especializados del sector involucrado  que operan en la Unión.

El abogado general concluye que la divulgación a una sola empresa (la empresa belga) no es suficiente para considerar que la divulgación pudo ser conocida por los medios especializados. Esto, debido a que  la norma  señala:«salvo en el caso de que estos hechos no hayan podido ser razonablemente conocidos en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector de que se trate, que operen en la Comunidad». De su  redacción  puede observarse que la excepción prevista se encuentra descrita en lenguaje plural, de ahí que la “la expedición de un sólo ejemplar de un dibujo o modelo a una sola empresa no podría constituir una divulgación”[5]. Indicó, además, que la finalidad de esta norma es la de comprobar si la divulgación que se efectuó, se hizo en condiciones que los círculos especializados que operan en la Unión pudieran tener razonablemente acceso a la misma.

En ese sentido, la divulgación que se hace a una sola empresa y fuera del mercado habitual de los operadores de la Unión no entraña un carácter destructor, pues ésta no pudo ser razonablemente conocida por el círculo especializado. El abogado aclara que situación diferente se presentaría cuando la divulgación ocurre en el marco de una feria internacional reputada en donde intervienen los agentes u operadores europeos del sector involucrado.

La Corte acogiendo las conclusiones del Abogado general responde señalando “que el artículo 7, apartado 1, primera frase, del Reglamento nº 6/2002 debe interpretarse en el sentido de que un dibujo o modelo no registrado, aunque se haya divulgado a terceros sin condiciones expresas o tácitas de confidencialidad, no podía ser conocido razonablemente en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector interesado que operen en la Unión si sólo se dio a conocer a una única empresa de ese sector o sólo se presentó en las salas de exposición de una empresa situada fuera del territorio de la Unión, lo que incumbe apreciar al tribunal de dibujos y modelos comunitarios atendiendo a las circunstancias del asunto del que conoce” .

En ese orden tenemos que dependiendo del caso concreto el Juez de Fondo es el que analizará en qué circunstancias debe apreciarse la divulgación y quiénes son considerados aquellas personas que forman parte  los círculos especializados, para efectos de considerar cuando nace o no el derecho al Diseño Comunitario No Registrado.

En Colombia la figura del Diseño Comunitario No Registrado no se encuentra incorporado en la legislación, no obstante, este fallo resulta de gran interés toda vez que permite analizar la teoría de la novedad en el marco de los diseños industriales, la cual se revela totalmente diferente a la prevista en materia de patentes de invención.

Para mayor información http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=147846&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=123294.