Prácticas contrarias a la libre competencia en la gestión contractual de los derechos de propiedad intelectual: ¿un asunto exclusivamente contractual o también del derecho de la competencia?

Por: Luisa Herrera Sierra - LLM, Docente Investigadora

Es cuestionada en muchas ocasiones la aplicación del derecho de la competencia a la gestión contractual de los derechos de propiedad intelectual, dada la dificultad de encontrar la tipificación perfecta de la conducta en la normatividad vigente que regula el derecho de la competencia. Pese a que, desde el sistema de la propiedad intelectual (específicamente artículo 40 de los ADPIC, y concordantes) se han categorizado ciertas cláusulas contractuales como prácticas contrarias al derecho de la competencia, lo cierto es que, su control desde el derecho interno de cada Estado miembro de la OMC requiere que se cumplan con los condicionamientos establecidos en el derecho de la competencia

¿Por qué es relevante preguntarse esto?

Es cuestionada en muchas ocasiones la aplicación del derecho de la competencia a la gestión contractual de los derechos de propiedad intelectual, dada la dificultad de encontrar la tipificación perfecta de la conducta en la normatividad vigente que regula el derecho de la competencia.

Pese a que, desde el sistema de la propiedad intelectual (específicamente artículo 40 de los ADPIC, y concordantes) se han categorizado ciertas cláusulas contractuales como prácticas contrarias al derecho de la competencia, lo cierto es que, su control desde el derecho interno de cada Estado miembro de la OMC requiere que se cumplan con los condicionamientos establecidos en el derecho de la competencia, esto es que se configure alguna de las siguientes modalidades de prácticas: sea por medio de acuerdos, abusos de posición de dominio o la configuración de integraciones empresariales no informadas. Ello sumado a que, no es posible concluir la dominancia en el mercado de la existencia de un derecho de propiedad intelectual pues, aunque sí confiere un monopolio legal, éste se diferencia de los efectos del monopolio económico. 

Para que la negativa a licenciar de un titular de derechos o las cláusulas contractuales predispuestas como actos unilaterales de los titulares pudiesen configurarse como prácticas, objeto del control del derecho de la competencia, debe ser clara la dominancia como ocurrió en el caso de la sanción emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio en contra de Sayco en Colombia por: (i) la no concertación de las tarifas y la imposición de éstas de manera unilateral, (ii) así como el traslado de costos de transacción al autor y (iii) la obstrucción de formas diferentes a la gestión colectiva por intermedio de la mencionada sociedad de gestión colectiva la que, por demás, (iv) condicionaba la gestión a la contratación que se hiciera a la sociedad de gestión colectiva objeto de la investigación, para todas las vertientes y formas de explotación del derecho patrimonial de la comunicación pública.

¿Cuáles son las herramientas existentes aplicables en materia contractual?

El objeto estas líneas es examinar de manera breve la interrelación del derecho de la competencia y la propiedad intelectual con el fin de auscultar la posibilidad de la aplicación del primero a contratos de gestión individual o colectiva de derechos, así como de transferencia de tecnología. Más que resolver el asunto, se ofrecen algunas herramientas y a la vez se plantean algunos cuestionamientos con la finalidad de dejar abierto el debate hacia futuros desarrollos sobre el particular en este blog. 

Es importante partir de la premisa de que todo dependerá del modelo de derecho de la competencia que sea acogido. La regla de la razón permite “sancionar todos aquellos comportamientos no tipificados en las normas especiales y que, basados en la utilización de una patente de invención pueda restringir la competencia, sin importar que se tenga o no una posición dominante”^[1].

Ahora, desde un escenario diverso al de las prácticas restrictivas de la competencia también una herramienta útil, sería la de la teoría del abuso del derecho. Tal como lo explica el profesor Ernesto Rengifo, así no haya una norma expresa que consagre la prohibición de una determinada conducta, el abuso de un derecho se concreta cuando se atenta contra principios generales del derecho “como aquel de la buena fe y de las buenas costumbres, principios que se inspiran preponderantemente en el valor de la solidaridad.”^[2] Serían abusivas aquellas cláusulas mediante las cuales los titulares de patentes impongan condiciones de manera unilateral, que suponen cargas desproporcionadas y gravosas para su co-contratante. Pero ello, resultaría ser un análisis netamente contractual, por lo que resulta necesario seguir auscultando e indagando sobre la posibilidad de acudir al derecho de competencia como medio de control de aquellas conductas que, aunque no se encuentren tipificadas sí requieren de herramientas de balance para impedir bloqueos injustificados e innecesarios en el mercado que al final, solo generaran retrocesos incluso para los mismos derechos de propiedad intelectual. 

Además del artículo 8.2 que cubre todas las prácticas anticompetitivas, tanto unilaterales como contractuales, el artículo 40^[3] del Acuerdo sobre los ADPIC se enfoca en las prácticas anticompetitivas en el contexto de los contratos de licencia. Tal como se encuentra construida esta disposición, su contenido resulta aplicable no solo al negocio jurídico en sí mismo sino también al proceso de negociación y a la concesión de la licencia o de cualquier otra modalidad de contrato^[4].  

En el primer párrafo de esta estipulación, los Estados miembros aceptan “que ciertas prácticas o condiciones relativas a la concesión de las licencias de los derechos de propiedad intelectual, que restringen la competencia, pueden tener efectos perjudiciales para el comercio y pueden impedir la transferencia y la divulgación de la tecnología”. Sin embargo, de la interpretación de dicha norma se extraen las limitaciones que tienen los estados miembros a la hora de adoptar las medidas correctivas, las cuales únicamente pueden adoptarse y aplicarse cuando se generen efectos negativos en la transferencia de tecnología^[5]. No obstante, ello no implica que los Estados no tengan la facultad de regular de manera autónoma otras conductas relacionadas con la concesión de las licencias o con otros contratos^[6], y que no se hayan hecho explícitas en el Acuerdo de manera textual y literal.

Es decir, los Estados sí cuentan con la facultad normativa para regular la aplicación del derecho de la competencia en cualquiera de las fases contractuales, sean estas previas, simultáneas al perfeccionamiento, o posteriores; sin embargo, dicha facultad se encuentra limitada a ejercer un control de aquellas conductas mediante las cuales exista un exceso en la explotación de los derechos de propiedad intelectual y con ello se esté obstruyendo la transferencia tecnológica. Dichas limitaciones en la aplicación del derecho de la competencia resultan ser positivas por cuanto el objetivo no puede ser, bajo ningún motivo, desconocer los derechos de exclusiva válidamente otorgados y reconocidos por el Estado. 

Si bien el control de las prácticas anticompetitivas por parte de los Estados no se consagró como una obligación, lo cierto es que su cumplimiento sí es perentorio puesto que de conformidad con el artículo 1.1 del Acuerdo de los ADPIC^[7], los Estados miembros deben acatar el contenido de todas las disposiciones de este acuerdo y en el caso de abstenerse, podrían estar sujetos a un proceso ante el Órgano de Resolución de Controversias de la OMC, tal como se mencionó con anterioridad^[8]. Sin embargo, la doctrina no ha podido llegar a un consenso sobre este punto. De hecho, Thomas Cottier, asegura que tanto el artículo 8.1 como el 40 son “más permisivos que obligatorios” debido a que la regulación no es específica en cuanto a las conductas o a los remedios a aplicar^[9].

El artículo 40.2 consagra la obligación de los Estados miembros de especificar en su legislación, cuáles prácticas de licenciamiento se consideran un abuso a los derechos de propiedad intelectual. En su contenido, esta disposición también proporciona una lista de prácticas anticompetitivas que, aunque no es exhaustiva, sí contempla las principales conductas contractuales que debe controlar el derecho de la competencia: 1) condiciones exclusivas de retrocesión, 2) cláusulas que impiden a la contraparte alegar la invalidez de la patente, y 3) licencias obligatorias conjuntas. 

Conductas tipificadas en el sistema de derechos de propiedad intelectual

Si bien se trata de una lista enunciativa de conductas, resulta fundamental que los actores de las industrias locales, junto con las autoridades nacionales, integren en sus políticas y regulaciones el control de dichas prácticas; al hacerlo se protege el comercio y la producción de los Estados miembros, en especial de aquellos con experiencia insuficiente en el control de prácticas anticompetitivas relacionadas con los derechos de propiedad intelectual. Sobre el particular se expone a continuación la definición breve de cada una de dichas conductas:  

1) Las cláusulas de retrocesión (grant back clauses) son aquellas mediante las cuales se pacta que el licenciatario deberá transferir al licenciante los derechos de propiedad industrial que deriven de las mejoras realizadas a las patentes objeto del contrato de licencia. Es posible que lo anterior se interprete como una obstrucción a la competencia por cuanto impide que el licenciatario explote o haga uso de sus invenciones. No obstante, estas cláusulas también pueden representar un estímulo a la competencia debido a que, mediante ellas, se pretende que los contratantes compartan tanto los riesgos como los beneficios de las investigaciones y desarrollos. 

También es posible que en los contratos de licencia se pacten cláusulas de renuncia (non challenging clauses) mediante las cuales se le impide a las partes invocar la invalidez de las patentes objeto del contrato, razón por la cual –incluso en procesos por infracción– al licenciatario no le sería posible alegar la nulidad de la patente^[10], lo cual le impide así su uso, aun cuando se trate de una invención que carece de las características propias de una patente válida. Ello no solo afecta al licenciatario –que no podrá hacer uso de una tecnología que debería ser de libre disposición–, sino a la libre competencia; la posible consecuencia es una profusión de patentes nulas en el mercado que no se podrán explotar sin previa autorización de su titular. 

Las licencias conjuntas obligatorias o ventas atadas (tying agreements) son aquellos contratos en los cuales se exige la aceptación de: una tecnología adicional, invenciones y mejoras futuras; bienes o servicios que la contraparte no desee; y la condición de restringir el suministro de tecnología o la producción de ciertos bienes y servicios como conditcio sine quanon para obtener la tecnología requerida mediante el contrato de licencia en cuestión. La modalidad de estas cláusulas genera ventajas para el licenciatario puesto que podrá explotar tecnologías dependientes o vinculadas. Sin embargo, estas licencias también se pueden utilizar en perjuicio de la competencia cuando se exige la adquisición de invenciones adicionales que no resultan necesarias para la explotación de la patente. 

Finalmente, cabe resaltar que, aun cuando los ADPIC no los menciona, los consorcios de patentes (pools) también constituyen otra figura contractual que, en ciertos casos, podría generar obstrucciones para la competencia. Los consorcios para la explotación de patentes consisten en contratos de licencia entre dos o más partes en los cuales dos o más entidades controlan un grupo de patentes sobre elementos necesarios para producir un determinado producto^[11]. Es posible interpretar los consorcios para explotación de patentes a favor o en contra de la competencia, dependiendo de los términos acordados entre las compañías involucradas y quien esté a cargo de la administración del consorcio^[12].

La importancia de esta modalidad de colaboración empresarial entre titulares de patentes deriva también de que, pese a sus posibles efectos negativos para la competencia, en otras circunstancias, también puede representar una alternativa contractual para la inclusión de competidores con tecnologías dependientes o complementarias entre ellas. Esto último posibilita reducir costos de transacción y precios de los productos finales, así como también el acceso de la sociedad a dichas innovaciones. 

Frente a la interrelación de estas dos ramas del derecho y a la necesidad de contar con herramientas que permitan ejercer un control justo y proporcional sobre conductas que impidan o bloqueen no solo el acceso al conocimiento sino también al mercado, es pertinente la mención de la Resolución 23890 de 2011 de la Superintendencia de Industria y Comercio. En ésta, pese a que se considera que los estudios IBOPE –objeto de la controversia– no cuentan con derechos de autor, los acuerdos que se orientaban a impedir el acceso de competidores a los mismos generaban obstrucciones a la competencia que era necesario controlar: 

[…] el análisis a realizar no se aparta del que se haría en relación con el ejercicio de derechos de propiedad físicos en donde la exclusión al acceso puede o no afectar la libre competencia. Si una patente otorga una posición de dominio en el mercado, seguramente un abuso de la misma deberá [ser] sancionado por las autoridades de competencia. […] En consecuencia, es viable sostener que los derechos de exclusión derivados de la propiedad intelectual restringen el acceso a terceros a ejercer determinadas conductas económicas respecto de las ventajas ofrecidas por dichos bienes, pero también, que los mismos no tienen por finalidad la restricción de mercados.”

La Doctrina de las Facilidades Esenciales

Aunado a ello, la Superintendencia de Industria y Comercio ha sostenido también que un derecho de propiedad intelectual cumple con las características de una facilidad esencial. En efecto, la Superintendencia de Industria y Comercio consideró lo siguiente, en la Resolución N.º 56488 de 2013:

Una facilidad solamente será esencial cuando no es razonable para el competidor duplicarla en un futuro cercano. Las razones por las que una facilidad puede no ser razonablemente duplicada son de variada índole. Por ejemplo, pueden ser razones de tipo legal (e.g. se requiere de licencias o de un contrato de concesión o existe una patentesobre la facilidad en cuestión) o económico (e.g. un nuevo puerto requiere de economías de escala y elevados costos hundidos).^[13]

Vale preguntarse si la negativa a acceder a una facilidad esencial se podría considerar anticompetitiva si cumple con las características señaladas en las normas estudiadas, así como las del Decreto 2153 de 1992. Sin embargo, se vuelve a lo mismo y es lo que seguramente un experto en competencia argumentaría, y es que en todo caso será necesario acreditar la posición de dominio o un acuerdo tipificado por las normas pertinentes. Ahora, con la firme intención de presentar un análisis acorde con el ordenamiento jurídico, podría concluirse que la negativa a licenciar una facilidad esencial podría ser anticompetitiva cuando con ella se concreten acuerdos que tengan el propósito o el efecto de “Impedir o dificultar el acceso o permanencia de competidores actuales o potenciales en el mercado” (literal d, artículo 7 de la Decisión 608 de 2005), o cuando se constituya en abuso de posición de dominio por “la negativa injustificada a satisfacer demandas de compra o adquisición (…)” (literal e, artículo 8 de la Decisión 608 de 2005). Obsérvese cómo entonces bajo la aplicación estricta de las normas, resulta indispensable acreditar o los acuerdos o la respectiva dominancia en el mercado. 

Además, en el artículo 47 de este decreto se califican como restrictivos de la competencia los siguientes acuerdos: 

1. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la fijación directa o indirecta de precios. 

2. Los que tengan por objeto o tengan como efecto determinar condiciones de venta o comercialización discriminatoria para con terceros. 

3. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la repartición de mercados entre productores o entre distribuidores. 

4. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la asignación de cuotas de producción o de suministro. 

5. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la asignación, repartición o limitación de fuentes de abastecimiento de insumos productivos. 

6. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la limitación a los desarrollos técnicos. 

7. Los que tengan por objeto o tengan como efecto subordinar el suministro de un producto a la aceptación de obligaciones adicionales que por su naturaleza no constituían el objeto del negocio, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones. 

8. Los que tengan por objeto o tengan como efecto abstenerse de producir un bien o servicio o afectar sus niveles de producción. 

9. Los que tengan por objeto la colusión en las licitaciones o concursos o los que tengan como efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, distribución de concursos o fijación de términos de las propuestas. 

10. Los que tengan por objeto o tengan como efecto impedir a terceros el acceso a los mercados o a los canales de comercialización.”

Sobre esta disposición, es menester señalar que, aunque no específica su aplicación a acuerdos cuyo objeto sean derechos de propiedad intelectual, se consideran aplicables pues la norma no hace distinciones que no le corresponde hacer al intérprete. Ahora, la negativa a licenciar una facilidad esencial podría encontrarse cubierta por el artículo 48 del Decreto 2153 puesto que, de conformidad con esta disposición, resultan contrarios al derecho de la competencia los siguientes actos: 

1. Infringir las normas sobre publicidad contenidas en el estatuto de protección al consumidor.

2. Influenciar a una empresa para que incremente los precios de sus productos o servicios o para que desista de su intención de rebajar los precios.

3. Negarse a vender o prestar servicios a una empresa o discriminar en contra de la misma cuando ello pueda entenderse como una retaliación a su política de precios.

Así, impedir el acceso a una determinada patente o cualquier otro derecho de propiedad intelectual podría constituir un acto restrictivo de la competencia cuando se cumplan las condiciones y características indicadas en las normas mencionadas. 

Sobre la aplicación de la doctrina de facilidades esenciales, la SIC indica que no se pueden emplear argumentos tales como la libertad contractual ni la autonomía de la voluntad para justificar la conducta de un competidor que pretenda restringir u obstruir el acceso a los mercados. Del mismo modo, exigir que se licencie o se permita el acceso a facilidades esenciales se debe fundamentar en propósitos equilibrados, según la situación en concreto. Al respecto, la SIC sostiene lo siguiente: 

Por lo anterior, la doctrina de facilidades esenciales no aplica a aquellos casos donde el acceso a una facilidad simplemente otorga una ventaja sustancial en el mercado relevante, pero no es esencial. No es función de esta Superintendencia asegurar condiciones equivalentes de competencia para todas las compañías y, por el contrario, tal actitud podría desincentivar la innovación e inversión por parte de competidores en el mercado^[14].

De suerte que, a la hora de calificar una conducta como contraria al derecho de la competencia, será fundamental encaminar las decisiones al equilibrio de derechos, asumir posiciones radicales también podría cercenar intereses legítimos y de ahí la importancia de calificar como facilidad esencial solo aquellas tecnologías sin las cuales se hace imposible para un competidor entrar al mercado relevante. 

Adicional a las normas mencionadas, en Colombia el control de conductas contractuales abusivas se realiza mediante la aplicación del principio de buena fe y abuso del derecho. En concreto y de conformidad con lo que sostiene el profesor Ernesto Rengifo García, el control se ejerce por medio de las siguientes reglas: “a) los contratantes pueden establecer los pactos, las cláusulas, y las condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios ni al orden público ni a las buenas costumbres; b) la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes: “son nulas las obligaciones contraídas bajo una condición potestativa que consista en la mera voluntad de la persona que se obliga” (art. 1535); c) “los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanen precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella.” (art. 1603); […] d) Las cláusulas ambiguas se interpretan a favor del deudor, “pero las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, se interpretarán en contra de ella, siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que haya debido darse por ella.” (artículo 1624).”

Según el Ordenamiento Jurídico Colombiano, la regla general que rige la contratación privada es la autonomía de voluntad de las partes, quienes podrán pactar lo que tengan a bien, siempre y cuando sus pactos no contradigan o violen el principio de buena fe, las buenas costumbres y el orden público. Ahora bien, pese al pacta sunt servanda –principio según el cual el contrato es ley para las partes por cuanto así lo acordaron de conformidad con la autonomía que la ley les confiere–, las cláusulas o pactos no pueden quedar al arbitrio de una de las partes y en todo caso, las cláusulas ambiguas se interpretan en contra de la parte que las ha estipulado, siempre que dicha ambigüedad se hubiere originado por la falta de claridad exigible a dicha parte. 

Del abuso del derecho como herramienta

Además de las reglas anteriores, y en virtud del principio del abuso del derecho, es posible realizar un control de las cláusulas contractuales que resulten abusivas por parte del titular de patentes. Así, desde 1994 la Corte Suprema de Justicia, aplica el principio del abuso del derecho, no solo a la responsabilidad extracontractual, sino que también traslada sus efectos a la contractual. Dicha transición implicó que la Corte reconociera en sus pronunciamientos que, pese a la autonomía de la voluntad de las partes y la obligatoriedad de sus acuerdos, es posible que los damnificados del abuso del derecho contractual soliciten la indemnización correspondiente. El derecho de solicitar tal indemnización surge cuando, en virtud de cláusulas abusivas, se agravian intereses legítimos no amparados por una prerrogativa específica. Al respecto, conviene transcribir la expresión literal de las consideraciones realizadas por la Corte: 

[…] tratándose de la autonomía privada de la voluntad privada y el conjunto de facultades con que en virtud de ella cuentan las personas, facultades que se condensan en la de celebrar determinado negocio jurídico o dejar de hacerlo, en la de elegir con quien realizarlo y en la de estipular las cláusulas llamadas a regular la relación así creada, pueden darse conductas abusivas que en cuanto ocasionen agravio a intereses legítimos no amparados por una prerrogativa especifica distinta, dan lugar a que el damnificado, aun encontrándose vinculado por el negocio y por la fuerza precisamente de las consecuencias que para él acarrea la eficacia que de este último es propia, puede exigir la correspondiente indemnización.^[15] 

La Corte Suprema de Justicia sostuvo en sus pronunciamientos que el abuso del derecho que surge a raíz de un contrato ocurre cuando la posición de dominio contractual es de tal talante que deriva en un desequilibrio contractual, lo cual también genera una situación contraria a la buena fe. En efecto, señala lo siguiente: 

[…] la Sala ya ha puesto de presente, con innegable soporte en las normas constitucionales reseñadas y al mismo tiempo en el artículo 830 del Código de Comercio, que en la formación de un contrato y, específicamente, en la determinación de “las cláusulas llamadas a regular la relación así creada, pueden darse conductas abusivas”, ejemplo prototípico de las cuales “lo suministra el ejercicio del llamado ‘poder de negociación’ por parte de quien, encontrándose de hecho o por derecho en una posición dominante en el tráfico de capitales, bienes y servicios, no solamente ha señalado desde un principio las condiciones en que se celebra determinado contrato, sino que en la fase de ejecución o cumplimiento de este último le compete el control de dichas condiciones, configurándose en este ámbito un supuesto claro de abuso cuando, atendidas las circunstancias particulares que rodean el caso, una posición de dominio de tal naturaleza resulta siendo aprovechada, por acción o por omisión, con detrimento del equilibrio económico de la contratación.^[16]

De manera congruente, la doctrina ha definido las cláusulas abusivas como “aquellas estipulaciones reprobadas por el ordenamiento, en virtud del abuso de la posición dominante, cuando es empleado con exceso o anormalidad el poder de negociación para introducir en el contrato estipulaciones que generan un desequilibrio económico injusto y carente de razonabilidad”^[17].

Cabe resaltar que, aunque las normas, reglas y principios mencionados son aplicables en casos en los cuales las conductas abusivas o contrarias a la competencia han sido ejecutadas por titulares de derechos de propiedad intelectual, en la Comunidad Andina de Naciones y en Colombia la jurisprudencia sobre la interrelación entre el derecho de la competencia y la propiedad intelectual no ha sido prolífera. 

Adicional a la normatividad y a los principios señalados y aun cuando debe distinguirse del derecho de la competencia, sí resulta conveniente tomar en consideración en el análisis la aplicación de las normas sobre transferencia de tecnología de la Decisión 291 de 1991 pues en su artículo 14 se prohíben las siguientes cláusulas contractuales: 

“a) Cláusulas en virtud de las cuales el suministro de tecnología o el uso de una marca, lleve consigo la obligación para el país o la empresa receptora de adquirir, de una fuente determinada, bienes de capital, productos intermedios, materias primas u otras tecnologías o de utilizar permanentemente personal señalado por la empresa proveedora de tecnología;

b) Cláusulas conforme a las cuales la empresa vendedora de tecnología o concedente del uso de una marca se reserve el derecho de fijar los precios de venta o reventa de los productos que se elaboren con base en la tecnología respectiva;

c) Cláusulas que contengan restricciones referentes al volumen y estructura de la producción;

d) Cláusulas que prohíban el uso de tecnologías competidoras;

e) Cláusulas que establezcan opción de compra, total o parcial, en favor del proveedor de la

tecnología;

f) Cláusulas que obliguen al comprador de tecnología a transferir al proveedor, los inventos o mejoras que se obtengan en virtud del uso de dicha tecnología;

g) Cláusulas que obliguen a pagar regalías a los titulares de las patentes o de las marcas, por patentes o marcas no utilizadas o vencidas; y

h) Otras cláusulas de efecto equivalente.”

De lo expuesto es posible concluir la dificultad de ejercer el control correspondiente sobre las cláusulas que desde el artículo 40 del ADPIC son consideradas como contrarias a la libre competencia pues no se encuentra su tipificación, no obstante, también es posible recoger ciertas herramientas que permiten aportar cierto balance entre los derechos e intereses contrapuestos, tales como la teoría del abuso del derecho y la aplicación de la regla de la razón con el fin de reprimir conductas que de manera injustificada y desproporcionada se traducen en la obstrucción de la libre competencia mediante el ejercicio excesivo del contenido de los derechos de propiedad intelectual.  

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**Artículo cuya fuente base es el libro de la autora: El derecho de la competencia y las Licencias FRAND: Herramientas para el acceso a invenciones. Universidad Externado de Colombia, 2020.

^[1] De La Cruz Camargo, Dionisio, “Límites al uso de la patente, desde el punto de vista del Derecho de la Competencia, a propósito del caso Microsoft.” En Con-texto, Revista de Derecho y Economía, nº 24, Bogotá. Universidad Externado de Colombia, 2008, pp. 132. Citado por Díaz Vera Lina María, Criterios de patentabilidad y derecho de la competencia, comparación entre legislación estadounidense y la colombiana desde la perspectiva de la biotecnología; Tesis de Grado, Universidad Externado de Colombia; abril de 2014; Colombia; página 212. 

^[2] Fernández Sessarrego Carlos, Abuso del derecho, Buenos Aires, Edit. Astrea, 1992, pp. 144; citado en Rengifo García Ernesto, Del Abuso del Derecho al Abuso de la Posición Dominante, Segunda Edición, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2014, página 263. 

^[3] Artículo 40

1.    Los Miembros convienen en que ciertas prácticas o condiciones relativas a la concesión de las licencias de los derechos de propiedad intelectual, que restringen la competencia, pueden tener efectos perjudiciales para el comercio y pueden impedir la transferencia y la divulgación de la tecnología.

2.    Ninguna disposición del presente Acuerdo impedirá que los Miembros especifiquen en su legislación las prácticas o condiciones relativas a la concesión de licencias que puedan constituir en determinados casos un abuso de los derechos de propiedad intelectual que tenga un efecto negativo sobre la competencia en el mercado correspondiente. Como se establece supra, un Miembro podrá adoptar, de forma compatible con las restantes disposiciones del presente Acuerdo, medidas apropiadas para impedir o controlar dichas prácticas, que pueden incluir las condiciones exclusivas de retrocesión, las condiciones que impidan la impugnación de la validez y las licencias conjuntas obligatorias, a la luz de las leyes y reglamentos pertinentes de ese Miembro.

3.    Cada uno de los Miembros celebrará consultas, previa solicitud, con cualquiera otro Miembro que tenga motivos para considerar que un titular de derechos de propiedad intelectual que es nacional del Miembro al que se ha dirigido la solicitud de consultas o tiene su domicilio en él realiza prácticas que infringen las leyes o reglamentos del Miembro solicitante relativos a la materia de la presente sección, y desee conseguir que esa legislación se cumpla, sin perjuicio de las acciones que uno y otro Miembro pueda entablar al amparo de la legislación ni de su plena libertad para adoptar una decisión definitiva. El Miembro a quien se haya dirigido la solicitud examinará con toda comprensión la posibilidad de celebrar las consultas, brindará oportunidades adecuadas para la celebración de las mismas con el Miembro solicitante y cooperará facilitando la información públicamente disponible y no confidencial que sea pertinente para la cuestión de que se trate, así como otras informaciones de que disponga el Miembro, con arreglo a la ley nacional y a reserva de que se concluyan acuerdos mutuamente satisfactorios sobre la protección de su carácter confidencial por el Miembro solicitante.

4.    A todo Miembro cuyos nacionales o personas que tienen en él su domicilio sean en otro Miembro objeto de un procedimiento relacionado con una supuesta infracción de las leyes o reglamentos de este otro Miembro relativos a la materia de la presente Sección este otro Miembro dará, previa petición, la posibilidad de celebrar consultas en condiciones idénticas a las previstas en el párrafo 3 .

^[4] Pedro Roffe and Christoph Spennemann, Control of Anticompetitive Practices in Contractual Licenses. Carlos M. Correa and AbdulQawi A. Yusuf, Wolters Kluwer, Intellectual Property and International Trade, The TRIPS Agreement, Editors: Law and Business, 2008, The Netherlands, 313

^[5] ibid, 317.

^[6] Pedro Roffe ibid. p.317.

^[7] OMC, Acuerdo de la Ronda Uruguay, Acuerdo sobre los ADPIC, 1.  Los Miembros aplicarán las disposiciones del presente Acuerdo. Los Miembros podrán prever en su legislación, aunque no estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el presente Acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo. Los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos.

^[8] TuThanh Nguyen, Competition Law, Technology Transfer and the TRIPS implications for developing countries, 2010, Edward Elgar Publishing, p.48.

^[9] Thomas Cottier, Petros C Mavroidis (eds), Intellectual property: trade, competition and sustainable development (Michigan : University of Michigan Press 2002) 240

^[10] Sobre el particular, es necesario señalar que en Colombia, no resulta viable procesalmente obtener la nulidad de la patente en el curso de un proceso por infracción de patente – en el caso en el que esta hubiere sido alegada por la parte demandada o supuesto infractor – por cuanto la única autoridad competente para declarar la invalidez de la patente, es decir del acto administrativo mediante el cual la Superintendencia de Industria y Comercio hubiere conferido los derechos, es la Sección Tercera del Consejo de Estado. El profesor Carlos Conde, de manera acertada sostiene que la impugnación de las patentes podría ser un mecanismo, que sí es regulado de manera adecuada, podría constituir un mecanismo alternativo a las licencias obligatorias con mayores probabilidades de eficacia, en especial, en la solución de los problemas de acceso a medicamentos patentados, así como en las dificultades en la competencia y entrada de medicamentos genéricos en el mercado colombiano. Conde Carlos, Impugnación de Patentes Farmacéuticas: Otra Alternativa a las Licencias Obligatorias, Blog de Propiedad Intelectual de la Universidad Externado de Colombia, disponible en: https://propintel.uexternado.edu.co/impugnacion-de-patentes-farmaceuticas-otra-alternativa-a-las-licencias-obligatorias/

^[11] Carl Shapiro, Cross Licenses, Patent Pools, and Standard-Setting, (University of California at Berkeley, 2001) Disponible en http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=273550 Visto el 24 de enero de 2013 

^[12] Armillota Monica, Technology Pooling Licensing Agreements: Promoting Patent Access Through Collaborative IP Mechanisms, MIPLC Studies, 2010, Munich

^[13] Subrayado fuera del texto original.

^[14] Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución Nº 00056488 de 2013, Hoja Nº 40. 

^[15] Corte suprema de Justicia de Colombia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 19 de Octubre de 1994, Magistrado Ponente Esteban Jaramillo Schloss, Expediente 3972 

^[16] Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, Sentencia del 2 de febrero de 2001, Expediente No. 5670, M.P. Carlos Ignacio Jaramillo. (CCXXXI, pág., 746)

^[17] Suescún, Roa Felipe. Control Judicial de las Cláusulas Abusivas en Colombia: Una nueva causal de nulidad, Revista de Derecho Privado, Universidad de los Andes, Facultad de Derecho, Septiembre de 2009, página 5, citado por Aragón Sandoval Johanna Milena, Tratamiento normativo en Colombia de las cláusulas abusivas en el contrato de transferencia de tecnología; Universidad Nacional de Colombia, 2014, Tesis de Maestría para presentada como requisito parcial para optar al título de: Magister en Derecho Profundización Derecho Privado Económico; Director: Oscar Lizarazo. Disponible en: http://www.bdigital.unal.edu.co/41950/1/6701445.2014.pdf