El color rosado como marca de la Manzana POSTOBON S.A.: A propósito del fallo del Tribunal Andino

“Los seres humanos tienen respuestas universales y corporales a los estímulos de color. Los colores son la lengua materna del subconsciente”[1]

Carl Jung.

 

El pasado 21 de mayo del presente año, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina notificó el contenido de la Sentencia mediante la cual respaldó la decisión adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio – autoridad administrativa competente de conceder el registro de marcas– de otorgar el registro del color rosado (Pantone 183 C) en la bebida gaseosa a Postobón S.A. en Colombia.

 

La disputa comenzó años atrás, cuando la compañía Posada Tobón S.A.- POSTOBON S.A.- presentó la solicitud de registro de marca del color rosado (Pantone 183 C) para la bebida gaseosa manzana, la cual obtuvo una oposición por parte de ACAVAD LIMITED, propietaria de la marca Big Cola. No obstante, la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió otorgarle el registro de la marca de color a POSTOBON S.A. debido a que, según esta autoridad, se cumplían a cabalidad los requisitos necesarios para obtener el registro.[2]

 

Ante la decisión desfavorable, la compañía ACAVAD LIMITED acudió ante la Comunidad Andina con el propósito de solicitar la declaración del incumplimiento por parte de la República de Colombia respecto de las obligaciones contenidas en los artículos 134 y 135 literales a, b y h de la Decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina y el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[3].

 

Dentro de los fundamentos que soportaron la solicitud se encontraban: En primer lugar, que Colombia por medio de la Superintendencia de Industria y Comercio produciría una afectación al derecho de los competidores con el reconocimiento del registro de las marcas conformadas por el color rosado debido a que, esta exclusividad contraviene el requisito de distintividad el cual se encuentra contemplado en los artículos 134[4]y 135 literales a y b[5]de la decisión Andina 486[6].

 

En segundo lugar, el accionante afirmaba que el color rosado (Pantone 183 C) era necesario para la comercialización de bebidas de manzanas. Aunado a esto, argumentó que las formas que delimitan el color son usuales y consecuentemente no distintivas para el mercado de bebidas.[7]

 

Por último, afirmó que la Superintendencia de Industria y Comercio incumplió las obligaciones contempladas en la normatividad andina al reconocer la notoriedad del Color Rosado (Pantone 183c) y denegar la solicitud de registro de su marca Big Cola Manzana, dándole aplicación errónea a la prohibición contemplada en el literal h del articulo 135[8]de la Decisión 486.[9]

 

En su defensa, la República de Colombia argumentó que el color rosado (Pantone 183c) no era un color necesario para identificar el producto en el mercado y que este se encontraba delimitado por la forma bidimensional de una botella y un vaso. Aunado a ello, en su análisis resalta que la combinación de un color distintivo con una forma no distintiva puede dar como resultado un conjunto distintivo.[10]

 

De igual manera, manifestó que la compañía accionante desconoce el principio de especialidad de las marcas de color, en donde se permite que el color pueda ser considerado como marca para un producto determinado y no para otro. Motivo por el cual se requiere una forma que lo delimite e incluso en línea del artículo 135 de la Decisión 486, puede llegar a ser registrado sin forma alguna.[11]

 

Por último, la Republica de Colombia mencionó el estudio de mercado que fue realizado por el Centro de investigación del Consumidor, en donde se demostró que el 77% de los encuestados asociaron el color rosado (Pantone 183C) con el producto de Manzana Postobón.[12]

 

El análisis del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina partió de establecer el alcance de la norma andina en materia de controversia para posteriormente decidir sobre la aplicación de esa misma disposición al caso concreto.

 

De esta manera, el Tribunal Andino manifestó que el articulo 134 de la decisión 486 establece dos requisitos para que un signo sea constituido como marca, el primero es la distintividad[13]y el segundo de ellos que sea susceptible de representarse gráficamente[14].

 

Respecto a la distintividad, el tribunal estableció que este tiene un doble aspecto; en primer lugar, la distintividad intrínseca o abstracta en la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios del mercado, el cual se encuentra contemplado en el literal b) del articulo 135 de la Decisión 486. En segundo lugar, la distintividad extrínseca o en concreto mediante la cual se determina la capacidad que tiene el signo de diferenciarse de otros signos del mercado, aspecto que se encuentra consagrado en el articulo 136 de la Decisión 486.[15]

 

En el caso en concreto, el Tribunal Judicial de la Comunidad Andina realizó un análisis sobre si la autoridad interna, en este caso, la Superintendencia de Industria y Comercio aplicó la  normativa jurídica de la comunidad andina establecida en el artículo 134 y en los literales a) y b) del articulo 135 de la Decisión 486, al estudiar la distintividad como requisito necesario en el registro de marcas no tradicionales, concluyó que la Resolución mediante la cual se le otorga el registro del color rosado (Pantone 183C) a Postobón S.A. no contraviene el ordenamiento jurídico comunitario andino, en cambio, se encuentra en línea con la interpretación realizada por el mismo tribunal.  Esto debido a que, el análisis que realiza el Tribunal en las acciones de cumplimiento contra sentencias o decisiones administrativas es un análisis que se restringe a verificar que la autoridad nacional haya aplicado la normatividad andina y no la manera en la que lo hizo, es decir, no valora los medios probatorios aceptados por el juez o la autoridad administrativa sino si los actos se oponen a lo regulado por el ordenamiento jurídico comunitario andino.[16]

 

Aunado a lo anterior, el Tribunal precisó que un signo puede ser inherentemente distintivo, pero que esta no es la única manera de adquirir el derecho respecto a una marca no tradicional, puesto que la normatividad andina permite que el signo aprehenda la categoría al gozar de distintividad ab initio.[17]

 

En suma, la decisión del Tribunal Andino de declarar infundada la demanda de incumplimiento y dejar con total validez el registro de la marca del color rosado (Pantone 183C) otorgada a Postobón S.A., constituye un precedente importante dentro del mercado colombiano debido a que al ser la primera marca de color tramitada en el país[18]incentiva para que otras compañías registren y soliciten la protección de marcas no tradicionales, como es el caso de SOCIÉTÉ DES NESTLÉ S.A. Y NESTLÉ DE COLOMBIA S.A. que mediante una solicitud de medidas cautelares logró que la Superintendencia de Industria y Comercio decretara la medida cautelar a su favor, ordenando a JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S. abstenerse de manera inmediata y durante el trámite del proceso de comercializar el producto CHOCO POWER por el riesgo de confusión entre este y la marca de color, cuya titularidad es de NESTLÉ, debido a que es utilizado en la comercialización de productos idénticos para los cuales fue registrada la marca color verde Pantone 361c.[19]

 

[1]CABRERA, Gloria. “Los colores de las marcas y los efectos en el cerebro”. Neuromarketing. Disponible en:https://neuromarketing.la/noticias-neuromarketing-mexico/

[2]SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Superindustria concede el registro de la marca de color ROSADO a POSTOBÓN para identificar gaseosas. Disponible: http://www.sic.gov.co/noticias/superindustria-concede-el-registro-de-la-marca-de-color-rosado-a-postobon-para-identificar-gaseosas

[3]TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD DE JUSTICIA, Oficio No. 543-S-TJCA-2019, 21 de mayo de 2019.

[4]“Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (…)

1. e)  un color delimitado por una forma, o una combinación de colores”

[5]“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

1. no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;
2. carezcan de distintividad”(…)

[6]TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD DE JUSTICIA.Op cit.

[7]Ibídem.

[8]“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…)

1. h)  consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica”

[9]TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD DE JUSTICIA.Op cit

[10]Ibídem.

[11]Ibídem.

[12]Ibídem.

[13]“La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar elección de los bienes y servicios que desee adquirir, también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofrezcan en el mercado.”Tomado Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 3326 del 26 de junio de 2018.

[14] “La susceptibilidad de representación gráfica es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficas, signos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. (…)”. Tomado Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 3326 del 26 de junio de 2018.

[15]TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD DE JUSTICIA.Op cit.

[16]Ibídem.

[17]“La figura de la Distintividad Adquirida en la Comunidad Andina de Naciones, se encuentra reconocida en el inciso final del artículo 135 de la Decisión 486, cuando se menciona que: No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica. Por lo cual, dicha disposición abre la posibilidad de que signos que no son distintivos (b), o que sean descriptivos (e), genéricos (f), comunes o usuales (g), que consistan en un color no delimitado por una forma específica (h); puedan ser registrados en virtud de la distintividad que han adquirido por su uso constante en el mercado para identificar un bien o un servicio.”Tomado de BENDON PAULA,José Andrés. “La distintividad adquirida de las marcas en la Comunidad Andina, un paso más allá del Secondary Meaning anglosajón”.Repositorio Digital de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Disponible en: http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/8388?show=full

[18]MARKETINGTOMARKETING. “17 Marcas de color en Colombia han sido concedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio según el registro actual”. Disponible en: https://m2m.com.co/actualidad/17-marcas-de-color-en-colombia-han-sido-concedidas-por-la-superintendencia-de-industria-y-comercio-segun-el-registro-actual/

[19]Para más información consulte: http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Noticias/2019/Auto%20960%20enero%2011%20de%202019%20(18-308488)%20Decide%20medida%20cautelar.pdf