Se Confirma la Aplicación de la Doctrina de los Equivalentes en la Comunidad Andina

Por: Manuel Guerrero Gaitán-PhD, Director del Departamento de Propiedad Intelectual y Natalia Lamprea - MSc, Docente investigadora.

Uno de los aspectos más importantes de los derechos de propiedad intelectual es la determinación de su alcance, ya que ésta fija el tamaño del derecho exclusivo que se otorga y sirve como límite para que los demás asociados sepan hasta dónde llega la restricción de competencia derivada de este tipo de derechos. En materia de patentes, por la naturaleza técnica que ellas poseen, este aspecto es uno de los mayores desafíos para abogados y jueces, puesto que es necesario llevar un análisis que va más allá de los conocimientos puramente jurídicos.

Hace unos días el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a través del Proceso 513-IP-2022 se pronunció nuevamente sobre el alcance de esta protección otorgada por una patente, equilibrando la literalidad de las reivindicaciones con la necesidad de evitar fraudes mediante variaciones insignificantes por medio de la aplicación de la llamada doctrina de los equivalentes, sin embargo, consideramos que esta esperada decisión contiene aspectos que merecen una profunda reflexión.

Empecemos por recordar que para la mayoría de las jurisdicciones el alcance de la protección de una patente está dado por las reivindicaciones. Por ejemplo, en la Decisión Andina 486 de 2000 se establece en el artículo 30 y el artículo 51 lo siguiente:

            “Artículo 30. Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas en la descripción…”

            Artículo 51. El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas.”

De acuerdo con la norma citada, la interpretación de las reivindicaciones se considera el primer paso fundamental en el análisis de infracción de patentes. De acuerdo con Galliani (1990)^[1] este análisis presenta dos etapas secuenciales:

• Interpretación de la reivindicación (scope of the claim) – es una cuestión jurídica, resuelta por el juez. El objetivo es determinar los límites legales de la reivindicación. Aunque la interpretación final sea legal, para llegar a ella el juez debe revisar hechos técnicos.

• Comparación con el producto acusado (infringement analysis) – es una cuestión de hecho, que evalúa si el dispositivo o proceso contrastado infringe bajo la interpretación dada.

Pues bien, la doctrina de los equivalentes surge para corregir las limitaciones del lenguaje técnico. Su propósito es proteger el “núcleo inventivo” frente a terceros que, buscando eludir la infracción, realizan cambios que no alteran la esencia del invento, pero sí su literalidad. Sin embargo, la implementación de este concepto no ha sido uniforme en los Países Miembros de la Comunidad Andina:

Históricamente, en Colombia, Ecuador y Bolivia las autoridades se limitaban a una comparación estrictamente literal de las reivindicaciones para determinar si existía una infracción; solamente en el Perú se aplicaban criterios de identidad sustancial en sus valoraciones técnicas.

Con la interpretación prejudicial 475-IP-2019 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina introdujo el concepto de la doctrina de los equivalentes, ampliamente aplicado y estudiado en otras jurisdicciones, estableciendo que la autoridad nacional debe valorar la infracción, considerando elementos que desempeñen funciones equivalentes a los reivindicados. En ella se postuló que para determinar si un elemento es equivalente, no se analiza el producto como un todo, sino cada característica técnica por separado y para ello se debe aplicar el “test de la triple identidad sustancial”, bajo el cual existe equivalencia si el elemento:

1. Realiza sustancialmente la misma función
2. De sustancialmente el mismo modo
3. Produce sustancialmente el mismo resultado técnico que lo reivindicado

Pues bien, en la reciente decisión del proceso 513-IP-2022 el Tribunal Andino se pronuncia nuevamente sobre la aplicación de la doctrina reafirmando lo establecido en la anterior interpretación prejudicial 475-IP-2019, sin embargo, hace énfasis en dos temas en los que a nuestro juicio se generan más dudas que certezas.

En primer lugar, la decisión establece advertencias claras sobre su alcance.

“El uso de la doctrina de los equivalentes es válido para analizar una infracción a los derechos de propiedad industrial provenientes de una patente sea esta de invención o de modelo de utilidad. Sin embargo, se deben evitar interpretaciones extensivas que puedan afectar la seguridad jurídica y la inversión en la subregión andina siendo el criterio fundamental de análisis el tenor literal de las reivindicaciones, con apoyo supletorio de la doctrina de los equivalentes”.

En este sentido estamos totalmente de acuerdo con el planteamiento del Tribunal en cuanto a la cautela que se debe tener al aplicar la doctrina, no obstante, la expresión “apoyo supletorio” empieza a generar dudas, máxime cuando posteriormente se establece una sucesión de pasos para aplicar la doctrina:

1. “Identificar si la patente reivindica producto procedimiento o ambos.
2. Delimitar el alcance de la patente por el tenor literal del contenido de las reivindicaciones (según el artículo 51 de la decisión 486) interpretadas con la descripción y los dibujos.
3. Realizar una comparación literal, verificando si el presunto infractor incorpora todos los elementos técnicos de la(s) reivindicación(es) relevante(s)
4. Si no hay identidad literal y de manera excepcional y subsidiaria, evaluar la posible equivalencia en términos de la función, el modo y el resultado, con límites; esto es, sin cubrir el estado de la técnica ni extender más allá el alcance de la contribución reivindicada. Es decir, la evaluación de equivalentes no puede ampliar la protección hasta comprender soluciones anticipadas u obvias a la luz del estado de la técnica ni desbordar el contenido técnico efectivamente reivindicado. La doctrina de los equivalentes opera únicamente para evitar reproducciones con variaciones no sustanciales que mantengan la misma función, el modo de operación y el resultado técnico, valoradas desde la perspectiva de la persona versada en la materia. (…)”

Como se puede observar, a la palabra “supletoria” antes mencionada ahora se adiciona la expresión “excepcional y subsidiaria”, lo que a nuestro juicio puede conducir a confusiones en cuanto a la discrecionalidad del juez para aplicar la doctrina de los equivalentes.

En segundo lugar, se hace la siguiente alusión a los sectores agroquímico y farmacéutico:

“Más allá del caso concreto este Tribunal estima pertinente precisar que cuando se trate de patentes de productos farmoquímicos o agroquímicos o de procedimientos destinados a su obtención la autoridad nacional competente deberá evitar un examen amplio o automático de la eventual equivalencia y sólo efectuarlo de manera excepcional y como última ratio, en consecuencia, con el objetivo del artículo 1 del acuerdo de Cartagena y la jurisprudencia del TJCA, pues incluso variaciones mínimas pueden incidir en la seguridad y la eficacia del producto o en sus efectos sobre la salud humana y animal o sobre el medio ambiente.”

Es por demás extraño que se haga esta alusión en un caso que nada tiene que ver con productos farmacéuticos o agroquímicos, porque, en todo caso, es bien sabido que mínimos cambios pueden ofrecer efectos mayores en estas áreas, lo cual no consideramos que sea una excepción a la aplicación de la doctrina como se deja ver entre líneas al decir que se debe evitar un examen “automático”. ¿Quiere decir entonces que los postulados señalados anteriormente no se aplican para estos sectores?

En conclusión, a pesar de que es una buena noticia que el Tribunal haya confirmado que se sigue aplicando la doctrina de los equivalentes, a nuestro juicio la extrema precaución con la que se tomó el tema puede conducir a confusiones. Creemos que en los casos en que se estudie una infracción de una patente el primer paso debe ser el análisis del tenor literal de las reivindicaciones, pero en caso de que dicho análisis no arroje una infracción, deberá procederse EN TODO CASO, a aplicar la doctrina de los equivalentes precisamente para, retomando palabras del tribunal, evitar “la presunta infracción en la que podría incurrir un tercero al “maquillar” el objeto patentado con elementos similares al tenor de las reivindicaciones”.

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[1] Galliani, W. S. (1990). Patent infringement amidst rapidly evolving technologies: new equivalents, the doctrine of equivalents and the reverse doctrine of equivalents. Santa Clara Computer and High-Technology Law Journal, 6(1), 75-112.