Marcas - Signos Distintivos
10 de febrero de 2020

Uso Genuino de las Marcas

Por: Ana María Sánchez Piedrahita
Asistente de Investigación

En enero del año 2019, se dio fin a la batalla que tenía enfrentadas desde 2017 a dos empresas de la industria gastronómica: la reconocida empresa McDonald’s y la hamburguesería irlandesa SUPERMAC’S . La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) falló a favor de Supermac’s al cancelar la marca BIG MAC en Europa, argumentando que la empresa estadounidense no probó el uso genuino de la marca durante el tiempo en la que fue su titular.

Frente a medios británicos, representantes de Supermac’s declararon que este fallo es una “reivindicación de las pequeñas empresas en todas partes que se enfrentan a entidades globales poderosas”

McDonald’s expresó su inconformidad por la decisión manifestando que recurrirá ésta ante la Sala de Apelación de la EUIPO y confía en que será anulada. Sin embargo, hasta el momento McDonald’s ya no es el titular de la marca.

Más casos como estos han sido decididos de igual manera, pues se observa una conducta reiterada de multinacionales que registran marcas que no pretenden utilizar, con la intención única de impedir su uso por parte de sus presentes o futuros competidores, lo cual es un tema controversial dada la función económica que cumplen las marcas en el mercado.

Recientemente, en Singapur se falló un caso sobre el mismo tema. Es el caso de la marca “Patissier” donde el solicitante de la revocatoria, The Patissier LLP, alegó la falta de uso de dicha marca de titularidad de Aalst Chocolate Pte Ltd, bajo la ley de marcas de Singapur invocando los siguientes numerales:

Revocación del registro
22.- (1) El registro de una marca podrá ser revocado en cualquiera de los siguientes motivos:
(A) que, en el plazo de 5 años desde la fecha de finalización del procedimiento de registro, no ha sido objeto de uso efectivo en el curso de operaciones comerciales en Singapur, por el titular o con su consentimiento, en relación con los productos o servicios para los que está registrado, y no hay razones para la falta de uso;
(B) que tal uso hubiera sido suspendido durante un período ininterrumpido de 5 años, y no hay razones para la falta de uso;

El titular al no aportar prueba alguna sobre el uso exacto de la marca registrada, dio respuesta aludiendo a la aplicación de la disposición S 22 (2), la cual establece que el signo puede ser usado “en una forma que difiere en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma en que fue registrada”.

Así las cosas, el togado centró la decisión en el S 22 (2) proponiendo agotar 3 etapas:

1. Etapa de Identificación: Analizar el carácter distintivo de la marca que se registró desde el punto de vista del consumidor.
2. Etapa de Comparación: Diferencia de las formas entre lo registrado y lo efectivamente usado.
3. Etapa de Evaluación: Resolver la pregunta: ¿Hubo alteración del “carácter distintivo” de la forma de la marca registrada?

En la primera etapa, el juzgador desglosó la marca objeto de controversia, encontrando que el carácter distintivo se encontraba en las denominaciones PATISSIER y BY AALST CHOCOLATE. La primera de ellas resaltaba por la dimensión, por el atractivo visual del elemento gráfico que le acompaña y por la probabilidad de que el consumidor promedio la lea antes que las otras palabras.

Al comparar la marca efectivamente utilizada y la marca registrada, el juzgador encontró que las dos son iguales salvo en el elemento catalogado como secundario de la marca registrada.

Del anterior análisis se pudo concluir que, si bien BY AALST CHOCOLATE es una parte de la marca no tan visible en comparación con el todo, es precisamente esa la que el consumidor toma en cuenta como punto de diferenciación y como carácter distintivo de la marca registrada por ser la fuente o el origen de los ingredientes del fabricante.

En ese sentido el togado sostuvo que la supresión de la frase BYE AALST CHOCOLATE ha alterado el carácter distintivo de la marca registrada y que, por lo tanto, no se puede tomar como válido el S 22 (2).

Ahora bien, el deber de utilizar la marca está presente en muchas legislaciones. En el sistema Estadounidense “los derechos de exclusiva sobre un signo en particular pueden perderse por el abandono del signo (Cese en el uso) (…) Cualquiera que sea la causa, una vez extinto el derecho se extingue o caduca el registro por la pérdida del presupuesto fundamental para su existencia: el uso” . Para el sistema de marcas Europeo y Comunitario se “incluye la figura de la “caducidad” y no solo de la “cancelación”, la cual existe por sí misma en otras legislaciones como la andina, puesto que el concepto de caducidad encierra la imposición de una sanción por la inactividad del titular en cuanto al ejercicio del derecho a él conferido, siendo dicha sanción de naturaleza esencialmente judicial. Empero, huelga destacar que la caducidad conlleva la cancelación del registro de la marca, por lo que la sentencia en firme que la declare ha de ser comunicada, bien de oficio, bien a instancia de parte, a la oficina de registro correspondiente, de manera que esta proceda a inscribir la cancelación en la forma correspondiente” .

Así mismo, en legislaciones como la francesa, alemana, argentina y las pertenecientes a la Comunidad Andina (Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia ) los registros marcarios se pierden por su falta de uso.

En palabras de Arana Courrejolles, “El uso de la marca, ciertamente, debe reunir determinadas características, pues únicamente será relevante para efectos legales cuando los productos o servicios que ella distingue hayan sido puestos en el comercio o se encuentren disponibles en el mercado, en la cantidad y el modo que normalmente corresponde; la marca, además, debe usarse de manera seria, de buena fe, normal e inequívocamente.”

En Colombia el término “Uso Genuino” en materia marcaria no es de utilización habitual; es una terminología europea. Si bien, no se está familiarizado con el término, en nuestra legislación está presente el concepto cuando hablamos del uso efectivo que se le debe dar a las marcas una vez sea concedido su registro. El titular del derecho marcario tiene el deber y carga de utilizar el signo concedido so pena de cancelación del mismo. En nuestra legislación encontramos regulado el concepto en las siguientes disposiciones de la Decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina:

CAPITULO V
De la Cancelación del Registro

Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.

Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.

Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.
El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.

Estas normas recalcan que el registro de una marca no es meramente de depósito. Por la mencionada función económica en el mercado, la marca debe ser explotada. Esa misma idea la sostiene la resolución – Cuestión Q219 de la AIPPI:

Considerando que:
1) El propósito del requisito de uso está estrechamente vinculado con la función de las marcas como signos utilizados en el tráfico económico para distinguir los productos o servicios del titular de la marca de los de otras empresas: con el fin de ejercer su función y ser merecedoras de la protección, una marca debe estar realmente presente en el mercado. También son relevantes otros propósitos, en particular la necesidad de mantener los Registros de marcas libres de marcas comerciales no utilizadas con el fin de facilitar la adquisición de nuevas marcas.

En su numeral tercero, la mencionada resolución expone un tema molar, el cual refleja que la marca debe ser utilizada como MARCA, y no como otro signo de propiedad industrial.

Ahora, ¿qué pasa si el signo se usa, pero no como se registró? En ese sentido, el artículo 5C del Convenio de París , señala que no basta con un uso cualquiera del signo como marca, ya que el signo registrado debe ser fiel a la realidad. Si bien, puede tener una que otra variación, ésta no puede incurrir en alteración del carácter distintivo del mismo. De igual manera, y para reforzar su autenticidad, el uso genuino se corrobora con la utilización del signo para los productos o servicios para los cuales se registró.

Es así como el no uso genuino de las marcas puede acarrear consecuencias que impliquen la cancelación del registro concedido por la SIC, cuyo propósito no es otro que excluir del registro marcario aquellas marcas que no estén siendo utilizadas en el comercio. Si el titular no prueba el uso de la marca registrada en los últimos tres años, el registro se cancela por la falta de presencia en el mercado.

De acuerdo con Carlos Fernández Novoa, el signo distintivo se materializa como marca cuando es utilizado en el mercado identificando los productos o servicios para los cuales fue registrado.

“Sólo el uso genuino es suficiente para mantener los derechos sobre la marca.” AIPPI