Entre la certeza registral y la realidad del mercado: una revisión crítica de los sistemas marcarios

Por: Laura Camila Ascencio Cristancho, María Camila Montaña Arboleda y Mariana Rojas Cortázar

Introducción

En el contexto contemporáneo, la marca constituye uno de los activos más valiosos con que cuenta una empresa, pues a través de ella el consumidor identifica el origen, loa calidad y la reputación de un producto o servicio. Sin embargo, la forma en que los distintos ordenamientos jurídicos deciden proteger este signo distintivo no es uniforme; pues mientras algunos países hacen depender la titularidad del registro ante una autoridad administrativa, otros la vinculan al uso efectivo del signo en el mercado y existen incluso modelos que combinan ambas lógicas. Esta diversidad normativa no es un simple detalle técnico, sino que responde a distintas concepciones sobre cómo debe equilibrarse la seguridad jurídica del empresario, la protección del consumidor y la lealtad en la competencia económica.

El presente ensayo se propone examinar esta problemática a partir de un análisis comparado entre el sistema registral, adoptado por Colombia bajo la Decisión 486 de la Comunidad Andina; el sistema declarativo o de uso, propio del common law estadounidense y regulado por el Lanham Act; y el modelo híbrido europeo, que combina el registro unitario ante la EUIPO con la exigencia de uso genuino. A lo largo del texto se explicará, en primer lugar; el funcionamiento y fundamento normativo de cada uno de estos sistemas; en segundo lugar, las patologías y riesgos que cada modelo genera, tales como el registro abusivo o trademark squatting, la fragmentación territorial de derechos y las marcas en hibernación, y finalmente se plantearán algunas reflexiones sobre cuál configuración normativa resulta más adecuada para responder a loas exigencias del mercado actual, atendiendo tanto a la seguridad jurídica como a la realidad económica de los agentes que en él participa.

El Régimen Tripartito De Los Sistemas Marcarios

El régimen jurídico de las marcas se estructura a partir de tres modelos que, aunque responden a lógicas diferenciadas, convergen en la finalidad de atribuir titularidad sobre los signos distintivos en el mercado: el sistema atributivo o constitutivo, en el cual el derecho nace con el registro ante la autoridad competente; el sistema declarativo o de uso, conforme al cual la titularidad se origina en el uso efectivo del signo en el comercio; y, finalmente, los modelos híbridos, como el europeo, que combinan la centralidad del registro con la exigencia de uso genuino como mecanismo de mantenimiento y depuración del derecho. La coexistencia de estos modelos no solo evidencia una divergencia técnica, sino que plantea una tensión estructural en torno a la forma en que debe garantizarse la función esencial de la marca, esto es, la identificación del origen empresarial, la protección de la competencia y la salvaguarda de los intereses del consumidor. En consecuencia, su análisis exige una aproximación integral que permita valorar sus ventajas, limitaciones y capacidad de adaptación frente a las dinámicas contemporáneas del mercado. 

Los sistemas marcarios se articulan en torno a dos tradiciones. En el sistema atributivo o constitutivo adoptado por Colombia, el derecho nace del registro: quien primero inscribe la marca ante la autoridad competente adquiere la exclusividad, con independencia del uso previo. Privilegia la seguridad jurídica y la certeza registral, pero expone el sistema al riesgo de registro abusivo o “piratería de marcas”. En el sistema declarativo (propio del common law) el derecho emerge del uso real en el comercio; el registro posterior confirma y refuerza ese derecho, pero no lo constituye. La elección entre uno y otro modelo tiene consecuencias prácticas significativas para la estrategia de protección de activos intangibles.

El Sistema Atributivo o Registral: El Modelo Colombiano

Colombia hace parte del régimen andino de propiedad industrial, cuya norma marco es la Decisión 486 de la CAN del 2000, con aplicación directa y prevalente sobre la ley interna. El artículo 154 consagra el principio atributivo: “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tramita las solicitudes, publica la marca para oposición durante treinta días y expide certificados con vigencia de diez años renovables. El uso previo sin registro tiene relevancia únicamente como fundamento de oposición cuando la marca ha alcanzado notoriedad (art. 136) o como causal de nulidad del registro fraudulento (art. 172), según ha precisado el Tribunal de Justicia de la CAN en reiterada jurisprudencia.

El Sistema Declarativo o de Uso: El Modelo Estadounidense

En Estados Unidos el derecho marcario nace del uso en comercio. El registro federal ante el USPTO, regulado por el Lanham Act (1946), otorga ventajas adicionales: presunción legal de validez, constructive notice frente a terceros, acceso a tribunales federales e incontestable status tras cinco años de uso post-registro. El Lanham Act admite también solicitudes de intención de uso, que reservan la prioridad antes del uso efectivo hasta por 36 meses. Sin embargo, el usuario previo de buena fe conserva sus derechos en su zona geográfica de uso frente a registros posteriores, conforme a la Tea Rose/Rectanus doctrine (Hanover Star Milling Co. v. Metcalf, 240 U.S. 403, 1916).

El Sistema Híbrido Europeo

El sistema empleado en Europa constituye un modelo híbrido que armoniza el principio registral con la exigencia de uso genuino, articulándose a través de un régimen dual:

• la marca de la Unión Europea (EUTM), regulada por el Reglamento (UE) 2017/1001, coexiste con los sistemas marcarios nacionales de cada Estado miembro, sin sustituirlos.
• La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) tramita el registro unitario, cuyo efecto se extiende automáticamente a los veintisiete Estados miembros bajo el principio de carácter unitario, de modo que una sola solicitud, un solo procedimiento de oposición y un solo título de protección cubren todo el mercado interior de Europa.

Sin embargo, a diferencia del sistema atributivo puro adoptado por Colombia, el registro europeo no basta por sí solo para sostener el derecho indefinidamente ya que el Reglamento impone la obligación de uso genuino dentro de los cinco años siguientes al registro, bajo pena de caducidad por falta de uso, lo que introduce un mecanismo de depuración activa frente a las marcas en hibernación que se vinculan únicamente al modelo estrictamente registral.

Este diseño busca capturar la seguridad jurídica y la previsibilidad propias del registro, como la oponibilidad completa desde la concesión, prioridad cierta, publicidad centralizada en el Boletín de Marcas de la Unión Europea y, la legitimidad material que solo el uso efectivo en el comercio puede conferir.

Así es como el sistema europeo corrige las principales falencias del sistema Andino, la indefinida persistencia de registros que no cuentan con respaldo en la realidad del mercado.  

El funcionamiento del sistema de uso puede ilustrarse mediante un supuesto sencillo. Si un pequeño empresario comienza a comercializar sus productos bajo un signo distintivo en una determinada ciudad, sin haber solicitado su registro, adquiere, bajo el modelo declarativo, un derecho exclusivo oponible frente a terceros, limitado al territorio en el que dicho uso ha generado reconocimiento entre los consumidores. En consecuencia, si posteriormente otra empresa obtiene el registro federal del mismo signo, ello no extingue el derecho previamente adquirido por el primer usuario dentro de su ámbito de operación, sino que confiere al titular del registro las ventajas jurídicas y probatorias propias de este respecto del resto del territorio nacional.

Registro vs Uso: Dos Lógicas en Tensión

Los sistemas de protección marcaria han adoptado dos criterios opuestos para atribuir la titularidad sobre un signo distintivo: el registro (acto constitutivo del derecho) y, el uso efectivo en el comercio (hecho generador de la titularidad) Colombia, a través de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, adhiere al primer modelo; los Estados Unidos combinan el registro federal bajo el Lanham Act con los derechos de common law derivados del uso. Ninguno de los dos sistemas ha logrado, por sí solo, realizar plenamente la función esencial de la marca: garantizar al consumidor la identidad del origen de los bienes y servicios, y proteger al creador del signo frente a oportunistas y desleales.

Virtudes y Patologías de los Sistemas Marcarios

La virtud del sistema de registro es la certeza jurídica. Desde la fecha de concesión, el titular inscrito cuenta con una presunción de titularidad oponible erga omnes, puede licenciar y ceder su marca, y defenderla judicialmente sin necesidad de acreditar uso en cada litigio. La publicidad registra, a través de la Gaceta de Propiedad Industrial de la SIC, permite además que cualquier agente económico verifique si un signo ya ha sido apropiado, reduciendo los costos de transacción del mercado.

La patología más grave del sistema registral es que puede ser instrumentalizado por quien llega primero a la ventanilla, sin ningún vínculo legítimo con el signo. El trademark squatting convierte el registro en un mecanismo de extorsión: el pirata bloquea el acceso al mercado del verdadero creador o le vende el registro a precio exorbitante. La Decisión 486 introdujo la cancelación por no usocomo válvula de depuración, pero el plazo de gracia de tres años y la carga de instar la acción dejan espacio suficiente para que los oportunistas operen. El caso Michael Jordan v. Qiaodan Sports Co. Ltd. en Chinaes quizás el ejemplo más conocido, una empresa china registró la transliteración fonética del apellido Jordan y la silueta del basquetbolista para comercializar artículos deportivos, construyendo una marca masiva sobre una identidad ajena. Jordan litigó durante años obteniendo solo reconocimiento parcial.

La Decisión 486 no contempla una causal expresa de irregistrabilidad por mala fe como categoría autónoma. El TJCA colmó parcialmente esta laguna en el Proceso 15-IP-2000, pero la prueba de la intención fraudulenta sigue siendo una carga insuperable para el titular legítimo informal. A esto se suma el fenómeno de las marcas en hibernación: registros que bloquean el mercado sin respaldo en uso real alguno. La SIC ha abordado el problema, pero los mecanismos de depuración son reactivos y costosos, lo que favorece al tenedor del registro frente al aspirante legítimo.

El sistema de uso parte de una premisa en que el derecho debe corresponder a quien efectivamente ha construido la reputación del signo. En economías con alta informalidad, esta lógica es especialmente relevante, reconoce a los agentes económicos que construyen identidades comerciales sin acceder a los sistemas formales de registro, y obliga al derecho a permanecer vinculado a su razón de ser. Una marca que no se usa no indica origen, no garantiza calidad, no acumula Good Will,  protegerla es proteger una ficción.

Sin registro público, los agentes económicos deben investigar el mercado antes de adoptar un signo, con el riesgo permanente de que un usuario previo desconocido reclame prioridad. Esta incertidumbre se traduce en costos reales de litigio y de due diligence. Además, la carga de acreditar uso efectivo, continuo y público es devastadora para actores informales como las  facturas dispersas, publicidad precaria, ausencia de hábitos documentales formales. El resultado es que el sistema favorece al litigante organizado sobre el titular legítimo, pero informalmente documentado.

La coexistencia entre el registro federal y los derechos de common law en los Estados Unidos genera la patología más llamativa del sistema de uso. La Corte Suprema estableció en Hanover Star Milling (1916) y United Drug (1918)^[1] que los derechos marcarios bajo el common law se extienden únicamente al territorio de uso efectivo. El resultado son los “territorios de uso paralelo”: dos empresas distintas pueden usar la misma marca en dos zonas del mismo país sin cometer infracción entre sí, pero sin poder expandirse hacia el territorio de la otra.

El caso Burger King Corp. v. Hoots (7th Cir. 1968) lo ilustra con precisión, la multinacional Burger King fue bloqueada para operar en Mattoon, Illinois, porque un pequeño restaurante local tenía derechos de common law previos sobre ese nombre en esa área. La Dawn Donut Rule (2d Cir. 1959) añade que el titular de una marca federalmente registrada que no opera en una zona no puede obtener medidas cautelares contra un usuario de buena fe en ese territorio. 

Valoración Crítica Comparada

El sistema registral ofrece seguridad a quien puede costear un registro y mantener vigilancia activa. Para los informales, los emprendedores sin asesoría jurídica y los pequeños comerciantes que construyen reputaciones sin papeles, el sistema es neutro en el mejor de los casos y hostil en el peor. Los mecanismos de defensa contra el squatting (cancelación por no uso, nulidad por mala fe, normas de competencia desleal) son reactivos y costosos, y suponen una capacidad de litigar que el actor informal frecuentemente no tiene.

El sistema de uso, en contraste, reconoce mejor la realidad del mercado, pero impone cargas probatorias que favorecen a los litigantes organizados y genera fragmentación territorial que solo puede gestionarse con recursos jurídicos sofisticados. 

Los modelos híbridos (como el europeo, que combina registro con exigencia de uso genuino durante cinco años) representan avances significativos, pero no eliminan todas las patologías descritas. Lo que queda claro es que la discusión sobre cuál sistema es “mejor” no puede hacerse en abstracto. Debe hacerse en función del mercado específico que se pretende regular, de los niveles de informalidad y de si los mecanismos de protección son realmente accesibles para todos los agentes del mercado, no solo para los mejor dotados económicamente. En Colombia, esa pregunta sigue sin respuesta satisfactoria.

Conclusiones

La determinación de cuál sistema marcario resulta más adecuado no puede edificarse exclusivamente sobre criterios de eficiencia formal o de tradición jurídica, sino que debe atender, de manera prevalente, a los intereses reales de quienes interactúan en el mercado, esto es, consumidores y competidores.

En tal sentido, se impone reconocer que cualquier estructura normativa que permita la apropiación estratégica de signos, la generación de barreras artificiales de acceso o la distorsión de la información en el tráfico económico, termina por desnaturalizar la función esencial de la marca. Consecuentemente, la elección o configuración de un sistema marcario debe orientarse a garantizar la transparencia del mercado, la identificación veraz del origen empresarial y la protección efectiva frente a prácticas abusivas, de modo que el consumidor no sea un sujeto residual del sistema, sino su eje estructural, y que los competidores operen en condiciones reales de equidad.

Una vez analizadas las ventajas y desventajas propias tanto del sistema atributivo como del sistema de uso, se advierte que ninguno de ellos, considerado de manera aislada, logra responder de forma integral a las exigencias del mercado contemporáneo.

En consecuencia, se impone la necesidad de avanzar hacia un modelo híbrido que combine la seguridad jurídica propia del registro con la legitimidad material derivada del uso efectivo en el comercio, incorporando mecanismos que permitan depurar registros abusivos y, a su vez, reconocer derechos construidos en la práctica económica.

Tal configuración no solo resulta coherente con las dinámicas de mercados cada vez más globalizados y digitalizados, sino que permite anticipar y mitigar las patologías identificadas, consolidando un sistema marcario más equilibrado, funcional y adaptado a los desafíos presentes y futuros.

BIBLIOGRAFIA

Comunidad Andina. (2000). Decisión 486: Régimen común sobre propiedad industrial. https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/9451

United States Congress. (1946). Lanham Act (15 U.S.C. 1051). https://www.law.cornell.edu/wex/lanham_act

United States Patent and Trademark Office (USPTO). Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP). https://www.uspto.gov/trademarks/guides-and-manuals/manuals-guides-official-gazette

Hanover Star Milling Co. v. Metcalf  https://supreme.justia.com/cases/federal/us/240/403/

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2017). Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea