¿Cuál es la jurisprudencia relevante en materia de licencias FRAND que se podría aplicar en la jurisprudencia colombiana?

Por: Javier Felipe Gómez Orlando, María Stefany Guillén Molina y Juan Fernando García Pedraza - Semillero de Gestión Contractual de la Propiedad Intelectual

El siguiente artículo fue desarrollado en el marco del semillero de investigación en Gestión Contractual de la Propiedad Intelectual, a partir de la dirección de la docente investigadora Luisa Herrera y los autores. Este mismo tópico fue expuesto en el 4o. Congreso Nacional y Primero Internacional de Semilleros de Investigación y Emprendimiento 2024 (CONASIE) de la Universidad de Córdoba en Colombia.

El presente artículo aborda la problemática jurídica relacionada con la aplicabilidad y relevancia de la jurisprudencia en materia de licencias FRAND (Fair, Reasonable, And Non-Discriminatory) en el contexto colombiano.
Las licencias FRAND son un concepto clave en el ámbito de las patentes esenciales estándar (SEP, por sus siglas en inglés), donde los titulares de patentes están obligados a licenciar sus derechos en términos justos, razonables y no discriminatorios .
Este concepto ha sido ampliamente discutido y desarrollado en jurisdicciones como la Unión Europea y Estados Unidos, donde los tribunales han emitido decisiones relevantes que delinean los límites y obligaciones de las licencias FRAND . Sin embargo, en Colombia, parece ser, que la jurisprudencia en esta materia es escasa y no existen precedentes claros que guíen a los tribunales en la resolución de disputas relacionadas con SEPs y licencias FRAND .
El problema radica en determinar cómo las interpretaciones jurisprudenciales desarrolladas en otras jurisdicciones pueden ser integradas y aplicadas dentro del marco legal colombiano, considerando las particularidades de su sistema jurídico y la necesidad de proteger tanto los derechos de los titulares de patentes como los intereses de los licenciatarios y la sociedad.

Justificación
La creciente globalización y el avance de la tecnología han aumentado la relevancia de las patentes esenciales para estándares internacionales, especialmente en sectores como las telecomunicaciones, donde la interoperabilidad es fundamental, al punto de catalogarse como un bien público digital .
A nivel global, el desarrollo de la tecnología y la industria ha generado un incremento en la implementación de estándares internacionales que dependen de SEPs , lo que ha resaltado la importancia de establecer un tratamiento claro del mercado en el que se desempeñan las licencias FRAND.
Sin embargo, “la jurisprudencia colombiana sobre el derecho de la competencia se ha concentrado en el análisis de situaciones ajenas a las patentes” . Razón por la cual, esta investigación es justificada por la necesidad de encontrar jurisprudencia y doctrina comparada aplicable a la jurisdicción colombiana en materia de las licencias FRAND.
Esto permitirá no solo fortalecer la protección de los derechos de propiedad intelectual en el país, sino también garantizar un equilibrio adecuado entre los derechos de los titulares de patentes y las necesidades de los usuarios de tecnología, fomentando así la innovación y el desarrollo económico.

Estado actual del problema
A partir del artículo 40 de los ADPIC, se encuentra un llamado a los Miembros para identificar ciertas prácticas o condiciones relativas a las licencias de derechos de propiedad intelectual, que reflejan un abuso del derecho por parte del titular y producen efectos perjudiciales para el comercio que pueden impedir la transferencia y la divulgación de la tecnología .
Siguiendo el propósito de proteger el mercado, países como Estados Unidos y la Unión Europea , han tomado medidas jurisprudenciales para mantener integra la competencia, de conductas nocivas para el mercado provenientes del abuso de la posición de dominio.
Destacándose la conducta de negativa a contratar, que “no se incluyó normativamente como una conducta anticompetitiva” , pero ha sido desarrollada en la doctrina de facilidades esenciales por el Tribunal Europeo de Justicia .
En esta misma línea, existen 3 casos jurisprudenciales que vale la pena considerar si pueden ser aplicables en Colombia, tales son: i). Caso eBay (USA); ii). Caso Huawei (EU); y iii). Caso Unwired Planet (UK). Supuestos en los cuales, los titulares de patentes esenciales (SEPs) pueden demandar por infracción de sus derechos de propiedad intelectual.
Ahora bien, en Colombia está la Ley 256 de 1996 y el decreto 2153 de 1992, que tratan disposiciones sobre protección de la competencia frente a prácticas comerciales restrictivas, como abuso de la posición de dominio. Sin embargo, “existe cierta ambigüedad sobre la aplicación del derecho de la competencia” a conductas que configuren un abuso de la posición de dominio frente a las SEPs, por lo que, las partes afectadas acuden a alegar una mera violación de reglamentos .
Por tal razón, se estudiarán los fundamentos legales de las licencias FRAND en el derecho comparado, haciendo énfasis en la jurisprudencia de la Unión Europea y Estados Unidos, donde los tribunales han establecido criterios claros para determinar qué constituye una oferta FRAND y cómo deben manejarse las disputas sobre estas licencias.

Existen tres sentencias clave de tribunales de la Unión Europea, Reino Unido y Estados Unidos, donde se han resuelto disputas relacionadas con licencias FRAND, donde se pueden identificar los principios y criterios utilizados por los tribunales en estas jurisdicciones para determinar qué constituye una oferta FRAND y cómo deben manejarse las disputas sobre estas licencias. Estas sentencias son:
i). Caso eBay Inc v. MercExchange (USA)
Este caso lo conoció, por certiorari, la Suprema Corte de los Estados Unidos. MercExchange había solicitado una medida cautelar permanente para que eBay cesara el uso y la infracción de su diseño.
La Suprema Corte consideró que al momento de incoar una medida cautelar permanente se debe tener en cuenta el principio de equidad, y para decretar una medida permanente se deben acreditar 4 requisitos , los cuales MercExchange no demostró.
A partir de esto, se consideró que la denegación de una infracción sumado a la posibilidad del pago de royalties continuas para su uso estaría acorde al principio de la equidad y de allí, se ha le ha llamado compulsory license , a pesar de que el colegiado no mencionó dicho término.

ii). Caso Huawei Technologies v. ZTE Corp. (EU)

En este caso, ZTE utilizaba una patente sin autorización de su titular, Huawei, quien al enterarse decidió demandarlo por infracción de sus derechos sobre la patente.

El Tribunal Europeo de Justicia conoció el caso y consideró que Huawei realizó una conducta abusiva al demandarlo, en la medida en que, ZTE tenía una legítima expectativa de obtener una licencia FRAND. Huawei debía realizar una oferta y si esta fuere rechazada, podría incoar la acción, no antes .

iii). Caso Unwired Planet v. Huawei (UK)
El Tribunal Supremo del Reino Unido conoció el caso, controversia a la cual se llegó porque no hubo acuerdo entre Unwired Planet y Huawei en la negociación de unas SEPs que eran de aquella empresa. Puesto que Unwired Planet licenciaría las SEPs con aplicación mundial, mientras que Huawei las quería para solo para el Reino Unido
El colegiado determino que existía una infracción por parte de Huawei, la cual podía reclamar legítimamente Unwired Planet, en la medida en que además de haber buscado la negociación, se reúso a la contraoferta con justa causa, puesto que las SEPs darían tendrían un alcance mundial .
También entendió que el término de no discriminación de las licencias FRAND no busca dar una licencia más favorable o de mismo valor que a otros licenciatarios, sino se trata de ofrecer y garantizar lo mismo a los licenciatarios .
Por último, el colegiado afirmó que para demandar por infracción de una SEP, no es requisito ofertar una licencia FRAND, sino estar presto a negociarla.

Referencias Bibliográficas

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eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006)

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