Economic Competition and Consumption
24 of September,2021

Algunas consideraciones sobre el registro marcario y los posibles efectos en el mercado: mención del caso de NEXPRESSO

Por: Luisa Herrera

Un“ monopolio ”tan limitado que no pueda afectar la competencia legítima, y ​​esa es la esencia misma de cualquier sistema racional de símbolos comerciales individuales y exclusivos”. Frankl Schechter

 

La frase de Frank Shechter, precursor de la dilución marcaria en Estados Unidos revela la importancia de implementar todas las medidas necesarias que garanticen el balance de derechos en el sistema de propiedad intelectual pues los derechos conferidos no pueden convertirse en herramientas de apropiación de necesidades comunes y competitivas. Ello ha ocupado la atención de las Cortes en lo que se ha denominado por los medios como “la batalla legal de las cápsulas de Nexpresso de Nestlé”, un caso en el cual se ha discutido sobre la validez de extender los derechos conferidos mediante patentes al proteger la forma tridimensional del producto como marca.

 

El día de hoy, 22 de septiembre, el medio de comunicación Expansión anunció la reciente decisión de la Corte Federal Suiza de rechazar la protección por el derecho de marcas de las cápsulas del café Nexpresso y que otrora fueron protegidas mediante patentes.

 

Sobre el particular resulta relevante recordar los casos emblemáticos en esta materia y así reiterar que la funcionalidad de las formas impide su protección mediante el derecho marcario pues es ese precisamente el objetivo de otras áreas de la propiedad intelectual como lo es el derecho de patentes.

 

Así, el sistema registral de marcas no consiste en un mecanismo automático, y de ahí que las Oficinas tengan la obligación de establecer si la solicitud correspondiente cumple con los requerimientos establecidos para conferir derechos marcarios. Ahora, sobre el particular es inexorable auscultar cuál es la función esencial del derecho de marcas pues con ello habrá de determinarse el alcance del análisis requerido por parte de las Oficinas de Registro. Así, concebir las marcas como signos con finalidades restringidas a la identificación del origen de un producto o servicio implicaría limitar la labor de la Oficina al análisis exclusivamente de la distintividad de los signos solicitados. Sin embargo, es indudable los efectos que conlleva el registro en el mercado y en la competencia y en ese sentido, tal como lo sostuvo el Tribunal Europeo de Justicia en el caso Dyson v. Registrar of Trade Mark , la función de las Oficinas de Registro van más allá del estudio meramente de la distintividad, debe también examinarse si con la concesión de un derecho se otorga o no un monopolio exclusivo de elementos comunes o palabras requeridas para competir. De manera expresa el Tribunal sostuvo lo siguiente: “la naturaleza excluyente de los derechos conferidos sobre las marcas, demanda por parte de las Oficinas nacionales competentes un estudio exhaustivo de los efectos que tendría excluir a los demás competidores de la explotación de un signo distintivo.”

 

 

En el sistema de la Comunidad Andina y en el colombiano se han regulado herramientas frente a las reglas de cotejo marcario y en cuanto a los requerimientos de las marcas que permiten, en cierta medida, garantizar que no se concederán derechos a signos compuestos exclusivamente de elementos comunes ni tampoco a formas usuales de los productos o cuya protección conferiría una protección desproporcionada sobre características y funcionalidades técnicas de los productos. Sobre el particular en jurisprudencia internacional como en el caso Brunswick Corporation, Appellant, v. British Seagull Limited F (Fed. Cir. 1994) las cortes han considerado que “el estudio de la funcionalidad de un determinado signo obedece a una necesidad de identificar si los derechos conferidos por las marcas obstruyen de manera significativa la competencia.” Y en ese sentido “la configuración de un producto o contenedor como marca comercial debe demostrar que su diseño es ‘no funcional’”.

 

Sobre la apropiación de funcionalidades técnicas o estéticas, Pedro Portellano Diez, ha considerado lo siguiente: ”La prohibición de imitación de las creaciones materiales o aquellas que tienen funcionalidades técnicas o estéticas “claramente perjudica al resto de los competidores, que no pueden utilizar la creación del pionero y, por tanto, no pueden competir con él en ese segmento del mercado que atiende a las necesidades que viene a satisfacer la prestación. La prohibición de imitación afecta, pues, al sistema competitivo.”

 

En el reconocido caso Inglés “Jif Lemon” decidido por la House of Lords del Reino Unido el 8 de febrero de 1990, el Lord Bridge of Harwich manifestó que no es posible conceder un monopolio sobre la apariencia externa del producto cuando esta obedece únicamente a la normal configuración del producto en el mercado. En el caso en concreto, pese a la gran similitud existente entre ambos empaques de jugo de limón, se concluyó que no podría excluirse a los demás competidores del uso de dicha figura, siendo la parte denominativa de la marca, esencial y determinante para distinguir ambos productos. Así mismo, señala que la protección del empaque de jugo de limón en su totalidad no se traduce en la defensa del good will ni el carácter distintivo del signo. En efecto, al extender la exclusividad sobre el signo al empaque generaría una protección de la forma de presentación común del producto, restringiendo así de manera considerable el mercado de jugos de limón. En la misma sentencia y con fundamento en el caso Farina vs. Silverlock, la House of Lords sostiene que ningún empresario se encuentra legitimado para reivindicar derecho de propiedad exclusiva sobre el producto o su apariencia cuando esta es de uso común en el sector.

 

De acuerdo con la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), el carácter distintivo de la apariencia, diseño o empaque de un producto no debe analizarse en abstracto, siendo inexorable su estudio en el contexto del sector del mercado relevante al caso.  De ahí la importancia de establecer si el uso de determinados elementos constituyen elementos necesarios para competir en un sector específico.

 

Existe una delgada línea entre los derechos e intereses involucrados, lo cierto es que estas discusiones se hacen necesarias con el firme objetivo de que en nuestro ejercicio el anhelado balance de derechos sea alcanzado, al menos en cada caso en concreto. Será más sencillo – al menos desde el derecho marcario- cuando en la discusión solo esté involucrada la posible competencia desleal, mas no un derecho de propiedad intelectual; sin embargo, los elementos de funcionalidad tratados, así como el concepto de necesidades competitivas será interesante tomarlos en consideración cuando se defina la extensión de un derecho en un proceso por infracción o incluso antes de ser concedido por la oficina de registro, la cual como “gate keeper” habrá de evaluar, cuáles son los efectos de la concesión de un derecho en el mercado y en la competencia. Ahora, será importante determinar si dicho análisis se limita a considerar si los signos son genéricos o descriptivos, o si además, habría de examinarse demás factores que pudieren impactar en la competencia (de manera positiva o negativa).