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24 of January,2024
Riesgos de las Startups en materia de propiedad intelectual
Sofía Fonseca Cruz, Sofía Vesga Cadena y Valentina Manrique Yasnó
“El éxito de una empresa emergente depende tanto de comprender los riesgos que entraña pasar por alto el sistema de PI como de saber utilizarlo para reforzar su competitividad” Organización Mundial de la Propiedad intelectual”[1]
La utilización de la propiedad intelectual (PI) para la protección de los activos intangibles de las startups podría ser uno de los elementos más valiosos de su crecimiento. Estos proyectos de negocios temporales pueden lograr su éxito en un campo innovador conociendo los riesgos y el funcionamiento de la PI. De lo contrario, el desconocer la protección que pueden llegar a brindar las herramientas que proporciona la PI, pone en peligro su modelo de negocio, dejándolas en una posición de desventaja respecto al mercado. Es por ello, que en este texto se pretende abordar algunas de las amenazas desarrolladas por la guía de propiedad intelectual para empresas emergentes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, especialmente: troles de patentes, la territorialidad de los derechos de PI, posibles litigios, la filtración de información y las creaciones al interior de las startups.
¿Qué es una startup?
Su terminología en inglés hace referencia a las empresas jóvenes o recién creadas con grandes posibilidades de crecimiento. Esta empresa emergente está dominada por una filosofía de negocio innovadora que la diferencia de un negocio normal y se desarrolla con base a varios métodos, entre estos y el más frecuente, el método Lean Startup[2], que se destaca por ser escalable y dinámico.
Como se ha mencionado, las startups son modelos de negocios con potencial para convertirse en una empresa tradicional. Es decir, estos dos conceptos son diferentes en aspectos como su objetivo, modelo de negocio, procesos, sistemas, ámbito de desarrollo, financiamiento, entre otros. En ese orden de ideas, una startup se convertiría en una empresa cuando esté más consolidada, lleve más tiempo de vida, haya más estabilidad en los procesos, en el lucro, y tenga sostenibilidad a largo plazo.
Importancia de las startups
Las startups se están convirtiendo en los motores de cambio del mundo debido a la velocidad de transformación provocada por los avances tecnológicos, ya que por sus modelos de negocios innovadores tienen la capacidad de adaptarse a las necesidades del mercado y en esa medida arriesgarse, brindado nuevos productos, servicios y soluciones. En contraposición con las grandes empresas para las cuales es difícil seguir esa velocidad y dar prioridad a la innovación.
Importancia de la PI
El posicionamiento, prosperidad, y competitividad de una empresa emergente hoy depende de muchos factores como: la contratación de empleados calificados, obtención de calidad, desarrollo del producto y más. Con todo esto, la propiedad intelectual parece una distracción, costosa o contraria a los objetivos de llevar un producto al mercado antes de que alguien más lo haga.[3]
No obstante, en términos de la OMPI, conocer aquellos riesgos y el funcionamiento de la propiedad intelectual le permitirá a la startup proteger los activos intangibles y crear una identidad distintiva para fortalecer su presencia comercial. [4]
Riesgos:
- Troles de patentes y litigios
Uno de los riesgos que afrontan las startups al no proteger sus activos intangibles, es lo que se conocen como los troles de patentes, hace referencia a “empresas o personas que compran, registran o disputan patentes sin la intención de fabricar o producir ese producto o servicio que emana de la idea, sino con el fin de realizar actos judiciales o extrajudiciales de protección de su derecho (existente o no) de patente”[5]. En esta medida aquellas empresas cuyos hábitos es exigir licencias sobre sus portafolios de troles de patentes a startup.[6] En caso de que no exista un acuerdo sobre la licencia sobre este los troles de patentes, las empresas detrás de este tipo de prácticas recurren a procesos litigiosos.
Un litigio en ese sentido se convierte en un riesgo latente ya que los mismos son normalmente costosos y prolongados, por lo que una Startup se puede ver atrapado en un litigio afectando su vocación de crecimiento.[7] .
- Territorialidad de los derechos de PI
Otro riesgo es el relacionado con el carácter territorial que tienen los derechos de PI, puesto que, “los derechos de PI que una empresa emergente haya obtenido en un país o una región, pueden no ser válidos en las jurisdicciones a las que desee expandirse”[8]. Así mismo, “la legislación de PI del país objetivo también puede ser diferente a la del país de origen de la empresa emergente”.[9] Es por eso que las startups deben desarrollar una estrategia global de mercados en la que identifique el mercado hacia el cual se dirigen y “estudien detenidamente en la fase más temprana posible los países objetivo para operar, exportar o abastecerse, con el fin de determinar las jurisdicciones en las que deberá solicitar protección”[10] y así evitar que terceros se aprovechen de ello”.[11]
También, el desconocimiento de la regulación respecto a la PI de los países objeto del mercado de una startup lleva a que ignoren la caducidad de los plazos de solicitud internacional, por ello es importante tener en cuenta que en el ámbito internacional existen distintos tratados para mitigar este riesgo como el Convenio de París, que creó un importante mecanismo para la presentación de solicitudes de patente, marca y diseño industrial en varios países, que consiste en darle prioridad al solicitante tanto en el país que inicialmente se realizó la solicitud, como para los demás países integrantes durante un tiempo determinado. Así mismo, bajo la tutela de la OMPI existe el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT por sus siglas en inglés) el cual facilita proteger una invención por medio de una patente en diferentes jurisdicciones al mismo tiempo mediante una solicitud “internacional” de patente.[12]
- Filtración de información
Al ser la innovación un componente esencial, se debe procurar su protección y evitar el fenómeno conocido como filtración de información, que versa sobre el desconocimiento de la confidencialidad de los posibles activos de propiedad intelectual que conforman los emprendimientos mientras solicitan su protección. Puesto que, de ser reveladas aquellas innovaciones o diseños, pierden su carácter novedoso y pueden dejar de ser susceptibles de protección. Ante esto, la herramienta a la cual se puede acudir para su protección es el acuerdo de confidencialidad y exclusividad.
- Propiedad de las creaciones al interior de las Startups
Así mismo, hay que tener en cuenta el factor de las innovaciones o creaciones que se den al interior de la startup, puesto que, no se debe presuponer que lo que se cree por parte de sus trabajadores o colaboradores automáticamente pertenece a la empresa emergente. Esto depende de la legislación de cada país.
No obstante, en Colombia, según el artículo 29 de la ley 1450 de 2011 se estableció que salvo pacto en contrario, los derechos de propiedad industrial generados en virtud de un contrato de prestación de servicios o de trabajo se presumen transferidos a favor del contratante o del empleador respectivamente. Para que opere dicha presunción se requiere que el contrato respectivo conste por escrito.
Consideraciones finales
De lo anteriormente expuesto, podemos evidenciar que, por mucho tiempo, las herramientas proporcionadas por la propiedad intelectual tuvieron un rol secundario a la hora de implementarse en el sistema estratégico de las startups. Sin embargo, con el auge de los diferentes escenarios prácticos del mercado, la propiedad intelectual se ha venido convirtiendo en un pilar fundamental para el éxito y crecimiento de las startups, puesto que, ayuda a que uno de los componentes esenciales del modelo de negocio de aquellas, como lo es la innovación, sea protegido y se consolide. Lo que permite evitar riesgos futuros y posibles obstáculos a la hora de materializar las ideas e invenciones de negocios al generar oponibilidad frente a terceros.
[1] Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2021). Ideas emprendedoras. Guía de propiedad intelectual. doi:10.34667/tind.4418
[2] El método hace énfasis en el desarrollo rápido de “productos mínimos viables”, es decir, versiones de bajo costo que se muestran a los clientes para que reaccionen y luego se mejoren. Todo lo cual es posible por la flexibilidad del negocio. En síntesis, se propone a las Start-Ups probar ideas y modelos de negocios, eliminar las fallas y avanzar a nuevas versiones del producto. The New York Times. (2011). With a Leaner Model, Start-Ups Reach Further Afield. Steve Lorh. Recuperado de: https://www.forbes.com/sites/allbusiness/2017/06/06/10-intellectual-property-strategies-for-technology-startups/?sh=5e6c0b7dab1b
[3] Harroch, Chatterjee. 10 Intellectual Property Strategies For Technology Startups. Forbes. 2023; Disponible en: https://www.forbes.com/sites/allbusiness/2017/06/06/10-intellectual-property-strategies-for-technology-startups/?sh=5e6c0b7dab1b
[4] Organización Mundial de la Propiedad Intelectual., op. cit.
[5] PALLAS, Nicolás. Defensa de la propiedad intelectual en un Tech Startup.2016. [Consultado el 5 de marzo de 2023]. Disponible en https://lexlatin.com/opinion/defensa-de-la-propiedad-intelectual-en-un-tech-startup
[6] McBride, Sarah. Start-ups fight back as patent wars intensify. [Consultado el 5 de marzo de 2023]. Disponible en: https://www.reuters.com/article/us-venture-patents-startups-idUKBRE88G0RQ20120917
[7] Ibid.
[8] Ibíd.
[9] Ibíd
[10] Ibid.
[11] Ibíd.
[12]Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), [Consultado el 5 de marzo de 2023]. Disponible en: https://www.wipo.int/treaties/es/registration/pct/#:~:text=El%20Tratado%20de%20Cooperaci%C3%B3n%20en,los%20Estados%20Contratantes%20del%20PCT.