LA IMPORTANCIA DE LA LIBERTAD DE OPERACIÓN (FREEDOM TO OPERATE) PARA EVITAR LITIGIOS DE PATENTES

Por: Manuel Antonio Guerrero Gaitán, PhD - Director del Departamento de Propiedad Intelectua - Universidad Externado de Colombia

En los últimos años en Colombia, gracias a programas de incentivo a los inventores independientes, empresas y universidades para proteger sus desarrollos tecnológicos, el número de patentes concedidas tuvo un significativo aumento, tal como se puede apreciar en la siguiente gráfica:

Fuente. https://sic.gov.co/estadisticas-propiedad-industrial

Con el aumento de la cantidad de derechos exclusivos, lógicamente deberían aumentar la explotación de los mismos, no solo de forma directa, sino indirecta a través de diferentes acuerdos de transferencia de tecnología, tales como joint ventures, acuerdos de desarrollo conjunto y por supuesto licencias, sin olvidar, claro está con una de las formas de explotación más temidas, el litigio.

En efecto, una consecuencia natural del sistema de patentes consiste en que en cuanto más personas naturales, empresas, universidades y centros de investigación poseen derechos de patente o consolidan portafolios tecnológicos, lógicamente se ampliará el campo de una posible colisión entre la explotación comercial de productos y procesos y el alcance de los derechos de propiedad intelectual concedidos.

El mismo sistema de patentes conduce a que una empresa puede desarrollar una solución eficaz a un problema técnico, realizar una inversión en prototipado, escalar la producción, crear un sistema de comercialización e incluso obtener una patente propia sobre determinados aspectos de su tecnología y, aun así, infringir la patente de un tercero. En otras palabras, el hecho de tener una patente propia no trae consigo una salvaguardia que impida que con su explotación se infrinja un derecho ajeno.

Este es uno de los errores conceptuales más comunes en la práctica empresarial: confundir la propiedad de una patente propia con la capacidad legal para comercializar un producto o proceso. La patente otorga un derecho de exclusión frente a terceros sobre una invención específica, pero no se considera una autorización general para operar en el mercado. Dicho de otra manera, ofrece protección contra aquellas características técnicas reivindicadas, pero no asegura que la actividad comercial planificada no infrinja los derechos anteriores o coexistentes de otros titulares.

Así las cosas, adquiere relevancia fundamental el análisis conocido como Freedom to Operate (FTO), también denominado libertad de operación o libertad de explotación. El FTO se define como un estudio jurídico-técnico prospectivo cuyo objetivo es determinar si la fabricación, uso, oferta, importación, distribución o comercialización de un producto, proceso o tecnología en un territorio específico podría implicar una interferencia con patentes vigentes pertenecientes a terceros en dicho territorio. Es de suma importancia diferenciar este análisis del estudio de patentabilidad, ya que su propósito no radica en establecer el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de una invención propia, ni en sustituir un juicio sobre la validez de una patente ajena, sino en evaluar el riesgo de infracción asociado a una explotación económica particular.

En este orden de ideas, el análisis FTO es mucho más que una búsqueda de antecedentes en el estado de la técnica, y no se le puede limitar a una mera consulta de bases de datos de la respectiva oficina nacional. Su metodología es en esencia la comparación exhaustiva de la realidad técnica de la solución que se quiere explotar y el alcance jurídico de las reivindicaciones de las patentes consideradas relevantes, incorporando el factor territorial y el estado legal de los derechos estudiados.

La relevancia del FTO en litigios por patentes radica, en primer lugar, en su función de prevención anticipada. Un conflicto por infracción de patentes no surge cuando se interpone una demanda; generalmente quien lo inicia lo hace mucho antes, en decisiones de diseño, formulaciones, selecciones de componentes, arquitecturas técnicas, escalados industriales o expansiones geográficas que se toman sin realizar los análisis de libertad de operación correspondientes. Cuando se elabora un estudio de este tipo de forma adecuada, la empresa es capaz de detectar áreas de riesgo antes de que se comprometan recursos significativos en producción, en inventario, en mercadeo o en internacionalización. Esa anticipación permite adoptar medidas de mitigación que durante la fase pre operacional son muchas veces más eficaces y menos costosas que enfrentar al titular de una patente ante los tribunales competentes.

Como se puede apreciar, el FTO no debe considerarse como un documento accesorio para “archivo”, sino como un ejercicio de debida diligencia desde el punto de vista tecnológico y jurídico que impacta directamente sobre la viabilidad de la estrategia de negocio.

En términos prácticos, el análisis de libertad de operación constituye la primera barrera preventiva de cara a un eventual litigio, sin embargo, su eficacia depende de que la empresa pueda traducir sus hallazgos en decisiones concretas de diseño, licenciamiento, negociación, monitoreo y gobernanza interna. Si en el resultado del FTO se encuentra una patente vigente cuyas reivindicaciones pueden dificultar la utilización proyectada de la tecnología objeto de análisis, una de las respuestas más eficaces es el llamado design around, consistente en la transformación preventiva de dicha tecnología, en otras palabras, la modificación deliberada de características técnicas del producto o del proceso para disminuir la probabilidad de subsunción en el ámbito de protección del derecho exclusivo identificado. Este rediseño temprano es, en general, preferible a un rediseño reactivo impuesto por un requerimiento de cese, una medida cautelar o una negociación bajo presión.

Ahora bien, en el caso de que el riesgo no pudiera ser razonablemente neutralizado mediante design around, subsistiría un valor estratégico fundamental en el FTO, el de la capacidad de iniciar una ruta de negociación con el titular de la patente detectada. No es solamente que la compañía descubre un problema, sino que obtiene un mapa muy preciso del riesgo que le permite ponderar alternativas como entrar en procesos de adquisición de una licencia u otro acuerdo de transferencia tecnológica como un joint venture o un acuerdo de desarrollo o conjunto o incluso, variaciones de territorio o de cronogramas de lanzamiento. La diferencia entre negociar sobre la base de un análisis técnico-jurídico estrico o hacerlo después de haber recibido una reclamación sin estar preparado es significativa, tanto en términos de precios como de margen de maniobra. Por eso el FTO supone no sólo una disminución de la probabilidad de litigio, sino que mejora la calidad de soluciones transaccionales y de decisiones de negocio en el momento en que persiste el riesgo.

En el caso colombiano, esta aproximación integral al FTO resulta especialmente pertinente porque el fortalecimiento del ecosistema de propiedad industrial no se traduce únicamente en más derechos exclusivos, sino también en entorno mucho más competitivo. El sistema mismo del derecho de patentes implica que la consulta y análisis de patentes refuerza la idea de que la información contenida en los documentos de patente no solo sirve para vigilar tendencias o identificar oportunidades de investigación, sino también para evitar la vulneración de invenciones protegidas y reconocer espacios de libre utilización. Es por ello que el FTO debería ser tenido como una práctica común de debida diligencia tecnológica y no como una herramienta usada únicamente por grandes multinacionales. Startups de base tecnológica, spin-offs universitarias, empresas manufactureras, inversionistas especializados y centros de investigación deberían incorporar este análisis dentro de sus protocolos ordinarios de desarrollo y lanzamiento, particularmente cuando proyectan escalamiento comercial o expansión internacional.