Del Campo de Juego al Registro Marcario: Las Celebraciones de Gol como Marcas

Por: Javier Felipe Gómez Orlando y María Alejandra Figueroa Bonilla - Investigadores del Departamento de la Propiedad Intelectual - Universidad Externado de Colombia

Se podría decir que el momento más importante en un partido de fútbol es la llegada del gol, es un instante que llena de euforia al equipo, sus aficionados y al jugador que mueve el marcador. La manifiestan a través de abrazos, gritos, canticos, bailes o movimientos habituales. Sin embargo, en la actualidad, quien anota el gol ha dejado atrás los festejos tradicionales, viendo una oportunidad para dejar su sello personal a partir de gestos o movimientos que repiten cada vez que anotan un gol.

Existen muchos tipos de celebraciones, unas que canalizan la alegría que genera el encajar un gol, como el ‘si’ de Cristiano Ronaldo; otras que aluden a la personalidad del jugador como el ‘matador’ de Edinson Cavani o la ‘pantera’ de Bafétimbi Gomis; están aquellas con las que el futbolista evoca sus pasiones o gustos como como el ‘Batman y Robin’ de Marco Reus y Pierre-Emerick Aubameyang o el ‘Zen’ de Erling Haaland; e incluso, hay celebraciones que simbolizan remembranzas o vivencias como la ‘A’ de Carlos Tévez o el ‘DelleAlliChallenge’ de Dele Alli. No obstante, hay jugadores que han llevado sus celebraciones más allá de lo emotivo adentrándolas al ámbito comercial, como es el caso de la celebración de ‘brazos cruzados’ de Kylian Mbappé, quien en 2018 registró como marca figurativa dicho gesto y el 8 de febrero de 2024 solicitó un nuevo registro de su misma celebración –el cual se encuentra en trámite para su concesión–.

La ventaja que tiene registrar como marca una celebración radica en el provecho que el futbolista puede sacar a partir de su uso exclusivo. Sin embargo, para conseguir tal prerrogativa, el futbolista deberá cumplir una serie de requisitos para adquirir el derecho marcario y encausar su solicitud en la tipología marcaria correcta. En ese sentido, existen requisitos comunes en la mayoría de los ordenamientos jurídicos del mundo, y otros más específicos que dependerán del reglamento o normativa del lugar donde se pretenda el derecho. Por lo anterior, se analizará el escenario actual de la Unión Europea, y, en especial, el tipo de marca y requisitos exigidos para el registro de este tipo de gestos en Colombia.

I. Registro de poses y movimientos como marcas en la Unión Europea: ¿cómo se han concedido derechos exclusivos sobre las celebraciones de gol?

La Unión Europea tiene un sistema registral constitutivo del derecho marcario, por lo tanto, este se adquiere a partir del registro de la marca, para lo cual, la marca debe distinguir los productos o servicios de una empresa frente a otras y ser representada de manera que permita determinar claramente el objeto del derecho exclusivo concedido al titular[1]. Asimismo, la marca no podrá recaer en una causal de denegación absoluta[2] o ser opuesta exitosamente en una causal de denegación relativa[3].

En la Unión Europea, una celebración de fútbol podría registrarse como marca si satisface los requisitos mencionados. Esta podrá registrarse como una marca figurativa o como una marca de movimiento distinguiendo el producto o servicio que pretende representar bajo la clasificación de Niza. En el caso de Kylian Mbappé, la marca registrada en 2018 y la solicitada en 2024 fueron tramitadas por la EUIPO de la siguiente manera:

Tomado de: https://branddb.wipo.int/es/advancedsearch/brand/EM500000017157355

Tomado de: https://branddb.wipo.int/es/similarlogo/brand/EM500000018984428

Si bien la celebración de Mbappé fue registrada como marca figurativa, nada impide que lo haya podido hacer como marca de movimiento. De haber sido el caso, la representación gráfica habría de hacerse mediante “un archivo de vídeo o una serie de imágenes que muestre el movimiento o cambio de posición o de una serie de imágenes secuenciales fijas que muestren el movimiento o el cambio de posición; en aquellos casos en los [que] se utilicen imágenes fijas, estas podrán ir numeradas o acompañadas de una descripción explicativa de la secuencia”[4].

Adicionalmente, en lo que respecta al requisito de distintividad, este debe permitir “a los consumidores identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos por un empresario de otros análogos”[5]. Por lo tanto, una marca se debe apreciar “[e]l carácter distintivo de una marca debe apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se solicitó el registro y, por otra, en relación con la percepción que de ellos tiene el público pertinente”[6]. No obstante, la distintividad puede derivarse también del uso de la marca, a pesar de no distinguir los productos y servicios a su cargo[7], puesto que, a partir de su utilización comercial, “una parte considerable del público destinatario ha pasado a percibir dicho signo como un elemento identificativo de que los productos y servicios objeto de la solicitud”[8].

Por último, se debe tener presente que la celebración de fútbol registrada como marca debe usarse de manera efectiva en el mercado, so pena de declararse su caducidad. De tal manera, la marca debe explotarse comercialmente con relación a los productos y/o servicios que represente[9]. No podría considerarse un uso efectivo de la marca el que el futbolista ejecute su representación en el festejo de un gol en el marco de un partido de fútbol. De igual manera, si otro futbolista, diferente al titular de la marca, ejecuta la celebración representada en la marca en el contexto de un partido de fútbol, no se podría considerar que infringe los derechos marcarios del titular, pues dicha representación no se dio en un ámbito comercial –siendo este un requisito presente también en el ordenamiento andino–.[10]

II. Registro de poses y movimientos en el ámbito deportivo bajo la tipología de marca gestual en Colombia

En contraposición a los recientes escenarios presentados en la EUIPO –donde el registro de celebraciones de futbolistas como marcas ha ganado relevancia–, este sigue siendo un terreno inexplorado en lo que atañe a la jurisdicción colombiana. Puntualmente, este fenómeno conduce a plantear interrogantes sobre la tipología marcaria bajo la cual se debería realizar la solicitud ante la SIC y cómo se satisfacen los requisitos positivos exigidos por la normativa colombiana[11] para la concesión del derecho exclusivo sobre el signo distintivo en cuestión.

En particular, dadas las características que ostenta una celebración de gol realizada por un futbolista, el solicitante podrá iniciar el trámite de registro ante la Delegatura de Propiedad Industrial de la SIC indicando que su movimiento o pose pretende ser registrado como una marca gestual.

A este respecto, la citada oficina ha dispuesto que “la marca gestual consiste en un gesto corporal distintivo que se pueda vincular con un producto o servicio y con un origen empresarial […]”,[12] y que, adicionalmente, se entiende por gesto el “movimiento del rostro, de las manos o de otras partes del cuerpo con que se expresan diversos afectos del ánimo”, cita que a su vez es extraída por la SIC de la definición establecida por la Real Academia Española.[13]

Bajo esta premisa, es dable afirmar que las celebraciones realizadas en el ámbito deportivo son gestos corporales que expresan sentimientos como alegría y orgullo, y que pueden ser registradas bajo la tipología de marca gestual siempre que cumplan los requisitos exigidos. De esta forma, y con el fin de ilustrar con mayor claridad cada uno de los requisitos, a continuación, se muestran las tres marcas gestuales que han sido concedidas por la SIC:

Como se evidencia en la tabla precedente, el requisito de representación gráfica en el campo de las marcas gestuales implica que el signo sea representado en una serie de imágenes fijas que denoten el movimiento –como un tipo de marca animada–[14], o, en un único dibujo, caso en el cual la representación atenderá a una marca figurativa –como es el caso del registro de Mbappé anteriormente citado–. En cualquiera de los dos casos, las imágenes deben ir acompañadas de una descripción escrita, precisando el desarrollo del gesto objeto de registro con el fin de esclarecer lo que será materia de exclusividad a favor del titular.[15]Con ello, el registro de celebraciones de gol realizadas por futbolistas no sólo supone la necesidad de realizar una descripción clara y delimitada del movimiento o pose en cuestión, sino que, además, implica que la(s) imagen(es) allegadas correspondan a la descripción aportada.

Adicionalmente, al igual que la EUIPO, la SIC ha sido enfática en la relevancia del requisito de distintividad, y su carácter esencial, toda vez que “es un presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de identificación del origen empresarial y la calidad del producto o servicio”.[16]En tal sentido, la solicitud deberá satisfacer tanto la distintividad intrínseca –donde se ve el signo en sí mismo y su capacidad para distinguir productos o servicios–, como la distintividad extrínseca, garantizando que el signo se diferencia de otros signos del mercado y que se encuentra fuera de la órbita del riesgo de confusión o asociación.

Dicho lo anterior, uno de los retos en relación al registro de un gesto –en este caso celebración– recae en establecer su aptitud distintiva, en tanto debe garantizarse que la pose o movimiento en sí misma tiene la capacidad de diferenciar bienes o servicios; y, que, además, no derivará en la posibilidad de confusión o asociación en el ámbito comercial, de ahí que el signo deba describirse con precisión.[17]

Además, recordando que en Colombia también existe la posibilidad de adquirir la distintividad mediante el uso –de manera sobrevenida–, y siendo los futbolistas figuras públicas de amplio reconocimiento a nivel nacional e internacional, cuyos gestos han llegado a convertirse en sellos de identidad, surge el siguiente cuestionamiento: ¿Podría la SIC considerar la concesión del registro de la marca gestual en razón a la distintividad adquirida por el uso en el caso de las celebraciones de futbolistas?

Finalmente –y en el mismo sentido que la EUIPO–, es de anotar que dada la finalidad comercial que ostentan las marcas, en caso de que un jugador colombiano decidiese celebrar de la misma forma en que celebra un jugador que es titular de un registro marcario sobre dicho gesto, este último no podría invocar la acción por infracción dispuesta en el artículo 238 de la Decisión 486 del 2000, en tanto dicho escenario escapa del ámbito de protección que concede el registro al no tratarse de un escenario de explotación comercial. Puntualmente, la infracción a una marca gestual que retrate una celebración de gol deberá analizarse en concordancia al artículos 155 de la citada decisión, el cual dispone aquellos actos realizados por terceros que el titular del registro puede impedir a partir de la concesión de su derecho exclusivo.

Referencias

1. COMUNIDAD ANDINA. Manual de Marcas. 2023. Disponible en: https://www.comunidadandina.org/wp-content/uploads/2023/08/MANUAL-DE-MARCAS-COMPLETO-.pdf [Consulta: 30 de enero de 2025].
2. Concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio, radicado 16-101426-00003-0000.
3. EUIPO. Directrices relativas al examen de las marcas de la Unión Europea Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), parte b examen sección 4 motivos de denegación absolutos capítulo 14 carácter distintivo adquirido por el uso (artículo 7, apartado 3, del RMUE). En: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/draft-guidelines-2017-wp-lr2/27_part_b_examination_section_4_AG_chap_14_article_7(3)_tc_lr2_es.pdf. [Consulta: 11 de febrero de 2025].
4. GUERRERO, M. La Propiedad Industrial. Teoría y Práctica. Bogotá: Editorial Universidad Externado de Colombia, 2023.
5. Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (versión codificada) (Texto pertinente a efectos del EEE).
6. Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431.
7. RANA, V., PARIMALA, S. y DAYAL, V. Celebrity Rights in Body Movements and Signature Poses as Trademarks. SS Rana & Co. Blog. (2024). Disponible en: https://ssrana.in/articles/celebrity-rights-body-movements-signature-poses-trade-marks/. [Consulta: 29 de enero de 2025].
8. Sentencia del Tribunal General en el asunto T-82/24. Administration of the State Border Guard Service of Ukraine/EUIPO. Diario del Derecho. 7 de enero de 2025. Disponible en: https://www.iustel.com//diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1251186&popup=. [Consulta: 11 de febrero de 2025].
9. Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Expediente No° SD2018/0099677. En Colombia, la distintividad de un signo puede ser inicial, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida.
10. Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Expediente No° SD2018/0099677.

---

[1] Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (versión codificada) (Texto pertinente a efectos del EEE), artículo 4.

[2] Ibid., artículo 7.

[3] Ibid., artículo 8.

[4] Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431, literal h, artículo 3.

[5] GUERRERO, M. La Propiedad Industrial. Teoría y Práctica. Bogotá: Editorial Universidad Externado de Colombia, 2023, p. 68.

[6] Sentencia del Tribunal General en el asunto T-82/24. Administration of the State Border Guard Service of Ukraine/EUIPO. Diario del Derecho. 7 de enero de 2025. Disponible en: https://www.iustel.com//diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1251186&popup=. [Consulta: 11 de febrero de 2025].

[7] Cfr. Ob. cit., Reglamento (UE) 2017/1001, apartado 3, artículo 7; ob. cit., Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626, apartado 2, artículo 2.

[8] EUIPO. Directrices relativas al examen de las marcas de la unión europea oficina de propiedad intelectual de la unión europea (EUIPO), parte b examen sección 4 motivos de denegación absolutos capítulo 14 carácter distintivo adquirido por el uso (artículo 7, apartado 3, del RMUE). En: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/draft-guidelines-2017-wp-lr2/27_part_b_examination_section_4_AG_chap_14_article_7(3)_tc_lr2_es.pdf. [Consulta: 11 de febrero de 2025], p. 3.

[9] Ob. cit., Reglamento (UE) 2017/1001, literal a, artículo 58.

[10] Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Expediente No° SD2018/0099677. En Colombia, la distintividad de un signo puede ser inicial, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida.

[11] Ob. cit. GUERRERO, M. La Propiedad Industrial. Teoría y Práctica. De conformidad con la Decisión Andina 486 del 2000, los requisitos positivos exigidos para la concesión de un registro marcario son (i) que sea perceptible por los sentidos, (ii) que sea distintivo, y, (iii) que sea susceptible de representación gráfica.

[12] COMUNIDAD ANDINA. Manual de Marcas. 2023. Disponible en: https://www.comunidadandina.org/wp-content/uploads/2023/08/MANUAL-DE-MARCAS-COMPLETO-.pdf [Consulta: 30 de enero de 2025].

[13] Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Expediente No° SD2018/0099677.

[14] Ibid. Sobre este particular, el solicitante también puede optar por presentar una grabación analógica o digital del gesto que se pretende registrar.

[15] Ídem.

[16] Concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio, radicado 16-101426-00003-0000.

[17] RANA, V., PARIMALA, S. y DAYAL, V. Celebrity Rights in Body Movements and Signature Poses as Trademarks. SS Rana & Co. Blog. (2024). Disponible en: https://ssrana.in/articles/celebrity-rights-body-movements-signature-poses-trade-marks/.  [Consulta: 29 de enero de 2025].