El Tribunal Superior de Bogotá confirma el alcance de las marcas mixtas y su diferencia con las tridimensionales

Por: Manuel Guerrero - PhD, Docente Investigador

Recientemente el Tribunal Superior de Bogotá, mediante sentencia en el proceso 2010 00476, confirmó un fallo del Juez 20 Civil del Circuito que aborda con seriedad y rigor jurídico diferentes aspectos fundamentales para el Derecho de marcas, tales como la apropiación de elementos comunes en un sector, el alcance de una marca mixta, la procedencia de una acción de competencia desleal por violación de signos distintivos, y la diferencia entre una marca figurativa y una tridimensional

Miércoles 25 de Febrero de 2015

Recientemente el Tribunal Superior de Bogotá, mediante sentencia en el proceso 2010 00476, confirmó un fallo del Juez 20 Civil del Circuito que aborda con seriedad y rigor jurídico diferentes aspectos fundamentales para el Derecho de marcas, tales como la apropiación de elementos comunes en un sector, el alcance de una marca mixta, la procedencia de una acción de competencia desleal por violación de signos distintivos, y la diferencia entre una marca figurativa y una tridimensional.

Para entender la relevancia de este caso es necesario exponer de forma breve los hechos que dieron lugar a este proceso judicial:

La demanda la interpuso la sociedad “FABRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A.” (en adelante EL REY) contra la sociedad QUALA, S.A. por unos supuestos actos de competencia desleal que vulneraban los signos distintivos de la parte actora. Las conductas constitutivas de competencia desleal alegadas eran actos de desviación de clientela, de confusión, de engaño, y de imitación.

El argumento principal de la sociedad demandante consistía en afirmar que la presentación de los productos de la demandada, identificados con la marca SASONED, eran “sustancialmente iguales hasta el punto de confundirse con las etiquetas del REY” las cuales se encontraban protegidas por diferentes marcas figurativas.

Los empaques de los dos productos contenían los colores, rojo y amarillo, y sobre ellos se encontraban las letras, sin embargo los signos distintivos en ellos incorporados presentaban visibles diferencias, tal como se muestra a continuación:

 La tarea del juez consistía entonces en determinar, en primer lugar, si un derecho exclusivo sobre un signo mixto puede impedir el uso de un empaque con características comunes en el sector (colores y posición de letras), y si es posible apropiarse de elementos  usados comúnmente dentro de un sector del mercado, en este caso, el de los condimentos. Al respecto el Juez, citando un pronunciamiento de la Superintendencia de Industria y Comercio[1], sostuvo lo siguiente:

“Es claro que la utilización de los colores rojo y amarillo, la indicación del tipo de condimento de que se trata en letras negras- en mayúscula sostenida- sobre un fondo amarillo ubicadas en la parte superior del empaque, el material del mismo y la disposición de sus elementos gráficos son todos aspectos coincidentes en la presentación de los productos del “El Rey” y “Sabor y Sazón Saysa” pero que, acorde con lo que se explicó en el numeral 2.4 de esta providencia, son también elementos comunes en la categoría, pues son utilizados en las presentaciones de productos como “Winsor”, “Sasoned” y “Comarico.”

En este sentido, los colores utilizados y la distribución de las letras en el empaque pueden ser similares en los productos de dos o más competidores, debido a que, al ser características comunes, son los signos distintivos los que le proporcionarán la información al consumidor respecto del origen empresarial de un determinado producto.

Sobre el particular el Juez sostiene:

“De acuerdo a la clase de producto, suelen adoptarse formas parecidas, sin que ello sea suficiente para configurar una imitación, confusión, o desviación de clientela susceptible de ser sancionada como competencia desleal, pues en últimas se trata de un comportamiento consolidado y aceptado en el ámbito comercial, en tanto que en todo caso se circunscribe al escenario concurrencial que propone el mercado, siendo lo censurable cuando se reproduce de tal forma un determinado símbolo que identifica una procedencia empresarial, que el consumidor no logre distinguirlo de otro.”

Una vez aclarado lo concerniente a la apropiación de elementos de uso común y la posibilidad de su utilización sin que esto conlleve una conducta constitutiva de competencia desleal, en segundo lugar, la sentencia se ocupa de estudiar el alcance de una marca mixta en relación con la forma de un producto, específicamente con la del empaque.

En este punto cabe señalar que la sociedad demandante había acudido ante la Superintendencia de Industria y Comercio de forma previa a la presentación de la demanda ante la justicia ordinaria y en dicho procedimiento, en auto No. 888 de 12 de junio de 2012 en donde se resuelve sobre las medidas cautelares solicitadas, la Superintendencia sostuvo “está claro que la actora no acreditó con prueba idónea para esta etapa que en la solicitud de dicho signo o en la concesión de su registro se involucre el empaque en el que se estampa la etiqueta, es decir la chapeta, porque la protección del signo mixto se obtuvo no sobre el empaque  o chapeta, sino sobre el conjunto de sus elementos nominativos y figurativos, derecho cuy alcance permite que el signos se use tal cual fue concedido.” A continuación se presenta la marca base del procedimiento ante la Superintendencia:

El Juez recoge el argumento de la Superintendencia trascrito anteriormente y sostiene que el registro de la marca del REY “no subsume la totalidad del empaque, sino los símbolos nominativos y figurativos por lo que el uso de los colores y su distribución general en el empaque, tampoco se observa violatorio de presuntos derechos de la actora.”

En conclusión, teniendo en cuenta que el desarrollo de las formas de presentar los productos en un mercado extremadamente competido conduce al establecimiento de características comunes en los mismos y, al mismo tiempo, recordando que la imitación de las prestaciones mercantiles y las iniciativas empresariales es libre, salvo que estén amparadas por la ley, la elección de la correcta categoría de derechos de propiedad intelectual que protegerán las características que se quieran usar de forma exclusiva es de cardinal importancia. En el caso estudiado, para que se pudiese haber dado una protección para un empaque, la categoría adecuada era, o bien la del diseño industrial, o la de marca tridimensional, ambas protectoras de la forma externa del producto o embalaje.

Como se puede observar, esta sentencia, mediante un juicioso y riguroso análisis jurídico de la naturaleza de los bienes inmateriales y de su alcance, se encuentra en consonancia con los fallos de la jurisprudencia internacional en el sentido de fijar límites definidos a los derechos de propiedad intelectual y no considerarlos derechos absolutos.