Las cuatro etapas del conflicto jurisdiccional para conocer procesos de infracción a derechos de propiedad industrial y competencia desleal contra entidades públicas.

Por: Camilo Hernán Cortés Prieto - Abogado dela Universidad Libre de Colombia, especialista en Derecho Comercial y Derecho Procesal Civil de la Universidad Externado de Colombia y Maestría (LL.M) en Propiedad Intelectual de Queen Mary University of London.

El conocimiento de los procesos relacionados con infracción a derechos de propiedad industrial y competencia desleal que vinculan a entidades públicas^[1] han tenido un debate relevante en los últimos cuatro años por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), como integrante funcional de la Jurisdicción Ordinaria, y algunos entes que conforman la Jurisdicción Contencioso Administrativo consideran que no les corresponde conocer tales asuntos. La discusión ha sido tan inquieta que incluso el Consejo de Estado, en diferentes secciones, ha emitido decisiones en líneas diferentes entre ellas para avocar o no conocimiento de dichos procesos. 

Además del Consejo de Estado, en esta discusión han intervenido el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá (TSBTA), el Consejo Superior de la Judicatura y recientemente la Corte Constitucional. Esta última con dos decisiones que también resultan opuestas entre ellas respecto de la asignación de competencia jurisdiccional para el conocimiento de las acciones de infracción a derechos de propiedad industrial y competencia desleal, situación que sigue generando una incertidumbre sobre el conocimiento de este tipo de litigios. 

De esta manera, se pueden localizar cuatro etapas organizadas de forma cronológica teniendo en cuenta la participación de las diferentes autoridades judiciales que han abordado esta discusión y su postura frente a la jurisdicción competente para conocer los procesos relacionados con infracción a derechos de propiedad industrial y competencia desleal que vinculan a entidades públicas como demandadas de forma individual o concurrente con personas de naturaleza privada. 

Primera etapa: 2015 – 2019

El inicio de la discusión se remonta al 3 de febrero de 2015 cuando la SIC, en su función jurisdiccional, profirió sentencia dentro de un proceso de infracción a derechos de propiedad industrial donde la parte demandada estaba conformada, entre otras, por la Gobernación y la Secretaria de Educación del Cauca. Mediante la mencionada sentencia la SIC decidió desestimar las pretensiones de la demanda, situación que llevó a la demandante a presentar recurso de apelación ante el TSBTA.

El 8 de noviembre de 2016, el TSBTA declaró la nulidad de la sentencia proferida por la SIC por configurarse, según este, la falta de jurisdicción. El Tribunal consideró que la infracción a derechos de propiedad industrial en un proceso que vincula entidades estatales (entre otras) puede generar responsabilidad por parte de ellas lo que derivaría en una responsabilidad extracontractual del Estado debido a que se busca la declaración de la infracción y la indemnización de perjuicios por un hecho de la administración. Situación que resultaría asimilable a la acción de reparación directa, por lo tanto, su conocimiento le corresponde a la Jurisdicción Contencioso Administrativo. Por lo anterior, sin que prosperaran los recursos de reposición y queja, el TSBTA remitió el expediente a los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Popayán.

El 18 de mayo de 2017, el Juzgado Noveno Administrativo de Oralidad de Popayán declaró la falta de competencia para conocer la demanda y la remitió al Consejo de Estado (Sección Tercera, Subsección B) quien a su vez declaró falta de jurisdicción el 10 de agosto de 2018 y remitió el expediente a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura manifestando que su conocimiento en primera instancia recae en la SIC cuando se trata de asuntos relativos a la violación de derechos de propiedad industrial que no provengan de un acto administrativo. Destacó que aunque el TSBTA asemejó la acción de infracción a derechos de propiedad industrial a una acción de reparación directa, entre estas existen diferencias sustanciales por cuanto la primera busca la protección de un derecho no solo con carácter indemnizatorio, sino también preventivo.

En una decisión similar del 7 de marzo de 2019, la Sección Tercera del Consejo de Estado también declaró su falta de jurisdicción para conocer una demanda de infracción de nombre comercial en contra de Positiva Compañía de Seguros S.A. (entidad pública de economía mixta con participación mayoritaria del Estado).^[2] Al respecto confirmó que dicha corporación solo tiene jurisdicción para conocer de procesos relativos a la infracción de derechos de propiedad industrial que provengan de actos administrativos. 

El 14 de noviembre de 2019,^[3] el Consejo Superior de la Judicatura, por atribución constitucional de Juez de Conflictos,^[4] definió la colisión jurisdiccional entre la Justicia Ordinaria, representada por el TSBTA, y la Justicia de lo Contencioso Admirativo en cabeza del Consejo de Estado para dicho caso en particular. En primer lugar, el Consejo Superior de la Judicatura estableció que la acción de infracción a derechos de propiedad industrial prevista en el artículo 238 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina en nada puede asemejarse con el medio de control de reparación directa de la Ley 1437 de 2011 así como tampoco puede asimilarse con una responsabilidad extracontractual del Estado. De esta manera, la acción por infracción a derechos de propiedad industrial, de acuerdo con el Consejo Superior de la Judicatura, es una acción plenamente independiente, donde la competencia para conocer la misma radica en primera instancia en la SIC conforme con el artículo 24 del Código General del Proceso (CGP).^[5] Adicionalmente agrega que al ser la acción de infracción a derechos de propiedad industrial una acción de carácter indemnizatorio y preventivo, no puede ser asimilada al medio de control de reparación directa. Sin embargo, esta decisión del Consejo Superior de la Judicatura opera inter partes y no erga omnes.

Segunda etapa: 2019 – 2021

Desde el 2019 la SIC remitió a la Oficina de Apoyo Judicial del Consejo de Estado varios litigios relacionados con infracción a derechos de propiedad industrial y de competencia desleal en los que se encontraba una entidad pública vinculada por falta de jurisdicción. Por ejemplo, el 27 de diciembre de 2019 la SIC rechazó una demanda de infracción a derechos de propiedad industrial promovida en contra de la nación representada por el Ministerio de Defesa e INDUMIL (Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden Nacional).^[6]

El argumento sostenido por la SIC se basó en los siguientes tres presupuestos:

1. El numeral primero del artículo 104 el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) contempla que la Jurisdicción Contencioso Administrativo puede conocer casos relativos a la responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública;

• En esencia, la acción de infracción a derechos de propiedad industrial es un asunto de responsabilidad civil extracontractual, por lo tanto, la Jurisdicción Ordinaria y la Contencioso Administrativo pueden conocer dichos proceso;

• No obstante, cuando la parte pasiva dentro un proceso de infracción a derechos de propiedad industrial esté conformado por uno o varios organismos o entidades estatales, el proceso debe ser conocido por la Jurisdicción Contencioso Administrativo y no por la Jurisdicción Ordinaria, incluida la SIC en su función jurisdiccional.

Esta posición ha sido reiterada por la SIC en múltiples oportunidades, no solo respecto acciones de infracción a derechos de propiedad industrial y de competencia desleal sino también respecto al decreto y práctica de pruebas extraprocesales en las que se vincule a una entidad estatal o a una empresa en la que el Estado tenga una participación igual o superior al 50% de su capital (parágrafo, art. 104, CPACA). 

Esta situación fue considerada el 7 de mayo de 2021 por la SIC cuando declaró la falta de jurisdicción para decretar y practicar una prueba extraprocesal en contra de Ecopetrol S.A. basándose en los tres presupuestos descritos y especialmente en el argumento medular del artículo 104 del CPACA.^[7] En el mismo procedimiento, el 15 de diciembre de 2021, la SIC reconoció que tratándose de solicitudes de pruebas extraprocesales sin consideración de la calidad de las personas interesadas, ni la autoridad donde se hayan de aducir, son los Jueces Civiles quienes pueden asumir el conocimiento de ellas por atribución expresa del numeral 7 del art. 18 y 10 del art. 19 del CGP.^[8]Además agregó que no existe una norma que le atribuya a la Jurisdicción de Contencioso Administrativo el conocimiento de una solicitudes de prueba extraprocesal. De esta manera, para esta oportunidad, luego de una intervención constitucional del TSBTA, la SIC remitió el expediente a reparto de los Jueces Civiles del Circuito de Bogotá.

La falta de jurisdicción ha sido un criterio acogido por la SIC tanto en procedimientos de infracción a derechos de propiedad industrial como aquellos relacionados con actos de competencia desleal al considerar que ambos son asunto de responsabilidad civil extracontractual.^[9] Por último, es de destacar que en la decisión del 15 de diciembre de 2021, la SIC manifestó que no aplicaba la decisión del Consejo Superior de la Judicatura del 14 de noviembre de 2019 porque aquella tenía un efecto inter partes y solo aplica a una situación en concreto.^[10]

Tercera etapa: 2021 – 2022

Esta tercera etapa inicia con una decisión del 19 de julio de 2021 de la Sección Primera del Consejo de Estado que varía trascendentalmente las interpretaciones hechas el 10 de agosto de 2018 y el 7 de marzo de 2019 por la Sección Tercera de esta misma corporación y se aparta de la decisión del Consejo Superior de la Judicatura del 14 de noviembre de 2019. En esta oportunidad el Consejo de Estado manifestó que con base en el artículo 104 del CPACA, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer asuntos infracción a derechos de propiedad industrial, en aquel caso, en contra de la Nación representada por el Ministerio de Defensa Nacional e INDUMIL.^[11]

Las razones de la decisión se fundamentan en el criterio orgánico o subjetivo que proviene de los artículos 103, 104 y 105 del CPACA, según el cual, cuando exista una entidad pública en alguno de los extremos del litigio, el conocimiento de la controversia le corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. El Consejo de Estado destaca que en esta oportunidad no se trata de una aplicación del fuero de atracción por cuanto esa figura es aplicable solo cuando se formula una demanda en contra de una entidad de carácter público y un sujeto de carácter privado de forma concurrente. En consecuencia, la función jurisdiccional de la SIC para procesos de infracción a derechos de propiedad industrial no se puede ejercer respecto de controversias entre un particular y una entidad pública.

A partir del criterio orgánico, el Consejo de Estado desplegó un análisis sobre el medio de control procedente y asimilable para la infracción de derechos de propiedad industrial. Para el caso concreto, advirtió se trataba de un asunto de responsabilidad, contractual o extracontractual del Estado, que debe ser tramitado bajo el medio de control contractual o de reparación directa teniendo en cuenta que la demandante perseguía la indemnización de perjuicios por el daño que presuntamente causó la entidad pública. Por lo tanto, la acción por infracción de derechos de propiedad industrial con carácter indemnizatorio y no preventivo “es una especie contenida por el género de la reparación directa, o contractual si deriva del incumplimiento de lo establecido en un contrato (…)”. En otras palabras, el Consejo de Estado asimila la infracción de derechos de propiedad industrial como un daño antijurídico que puede ser cometido por una entidad pública para el que está previsto el medio de control de reparación directa o el contractual.

En resumen, el Consejo de Estado expresó que la jurisdicción que debía conocer los asuntos de infracción a derechos de propiedad industrial que vinculen a una entidad pública es la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo salvo que se esté frente alguna de las excepciones del artículo 105 del CPACA. 

Cuarta etapa: 2022, Intervenciones de la Corte Constitucional 

La primera intervención de la Corte Constitucional relacionada con la jurisdicción competente para conocer los asuntos de infracción a derechos de propiedad industrial fue mediante el Auto 164 del 16 de febrero de 2022.^[12]Como se mencionó antes, el 7 de marzo de 2019 la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la falta de jurisdicción para conocer una infracción de nombre comercial en contra de Positiva Compañía de Seguros S.A. con base en la excepción primera del artículo 105 del CPACA que dispone que la realización de actividades y hechos correspondientes con el giro ordinario de los negocios de una empresa aseguradora, a pesar de ser de naturaleza pública, está exceptuado de la Jurisdicción Contencioso Administrativo. No obstante, frente a esta apreciación, la SIC manifestó que en el caso particular no se estaban discutiendo cuestiones relacionadas con seguros o actividades propias de una compañía aseguradora, sino la presunta vulneración de derechos de propiedad industrial, por lo tanto, no aplicaba la excepción del artículo 105 del CPACA y la Jurisdicción Contencioso Administrativo debía conocer el asunto. 

La Corte Constitucional estuvo de acuerdo con la interpretación de la SIC ya que “la demandante no busca una declaratoria de responsabilidad derivada de alguna actividad de seguros, coaseguros y/o reaseguros, sino que el litigio gira en torno a la eventual responsabilidad extracontractual (…) por parte de una entidad pública” y el asunto se trata de una eventual responsabilidad extracontractual en cabeza de una entidad pública. Por lo tanto, dice la Corte, la SIC no tiene competencia para conocer del asunto puesto que esta integra la Jurisdicción Ordinaria desde un punto de vista funcional, por lo tanto, no puede estudiar un caso que persigue la responsabilidad extracontractual del Estado. Seguidamente, la Corte ordena remitir nuevamente el asunto a la Sección Tercera del Consejo de Estado para continuar con el trámite. 

Es destacable el salvamento de la Magistrada María Estela Ortiz, quien se aparta de la decisión tomada por la Corte Constitucional al considerar que hubo elementos que se quedaron fuera del análisis como la esencia del litigio (infracción a nombre comercial) y el carácter especial y posterior del artículo 24 del CGP que le entrega el conocimiento de las infracciones de derechos de propiedad industrial a la SIC. También destaca la falta de análisis sobre el antecedente del Consejo Superior de la Judicatura y la ausencia de razones para apartarse de él.  Critica además que la decisión haya mantenido como eje fundamental la naturaleza publica de la Entidad demandada cuando existían más elementos de análisis para concluir que la jurisdicción competente era la ordinaria, en este caso, representada por la SIC.

Esta última etapa, por ahora, termina con el Auto 1001 de 2022 de la Corte Constitucional del pasado 21 de julio de 2022 en el cual la Corte tomó una vía diferente a la del 16 de febrero de 2022. En esta oportunidad, la Corte conoció el conflicto negativo de competencia entre la SIC y el Juzgado Segundo Administrativo del Círculo de Tunja dentro de un caso relacionado con la infracción a derechos de propiedad industrial acumulado con actos de competencia desleal de la agrupación musical Guayacán Orquesta Ltda. en contra del Municipio de Chiquinquirá, Boyacá; el Instituto del Deporte, la Cultura y la Recreación del Municipio de Chiquinquirá, Boyacá y otros sujetos de carácter privado. 

Dentro de los antecedentes se encuentra la decisión de la SIC del 15 de noviembre de 2018 cuando declaró su falta de jurisdicción para conocer el asunto y ordenó remitir el expediente a los Juzgados Administrativos del Circuito de Tunja con el fundamento recurrente basado en el artículo 104 del CPACA. El reparto le correspondió al Juzgado Segundo de dicho circuito quien a su vez también declaró la falta de jurisdicción y ordenó remitir el asunto al Consejo Superior de la Judicatura y este ordenó finalmente la remisión a la Corte Constitucional. 

En principio, la Corte recordó que el conflicto de competencia se presenta cuando dos o más autoridades que administran justicia y pertenecen a distintas jurisdicciones se disputan el conocimiento de un proceso, bien porque consideran que no les corresponde (negativo) o porque consideran que es de su exclusivo conocimiento (positivo). Posteriormente procedió a analizar la naturaleza de la acción declarativa y de condena por actos de competencia desleal y la naturaleza de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial para luego atender la competencia funcional de la SIC para conocer de estos procedimientos.

La Corte expresa que la naturaleza de la acción declarativa y de condena prevista en el numeral primero del artículo 20 de la Ley 256 de 1996 “surge dentro de las dinámicas de las prácticas comerciales y mercantiles, la cual pretende proteger a los actores del mercado”. En este sentido, la protección prevista en esta norma es para todos los actores del mercado, públicos y privados. Razón por la cual el artículo 22 de la mencionada norma establece que cualquier persona que realice una práctica de competencia desleal puede ser sujeto pasivo dentro de una acción declarativa y de condena. En el mismo sentido, agregó la Corte, el artículo 238 de la Decisión 486 de 2000 no distingue entre entidades públicas o privadas como sujetos pasivos dentro de una acción por infracción, es decir, esta procede contra cualquier sujeto que vulnere las prerrogativas exclusivas del titular de un derechos de propiedad industrial sin importar su naturaleza. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte manifiesta que aun cuando las entidades públicas demandadas no tenían un objetivo comercial y no se constituyen como comerciantes, de cualquier forma, tienen la categoría de actor en el mercado al participar de los servicios prestados por la agrupación musical Guayacán Orquesta. Así las cosas, la Corte Constitucional concluye que “la regulación de los actos de competencia desleal y las controversias de propiedad industrial se encuentran contenidas en un régimen especial, propio del derecho mercantil, por lo que se puede considerar que, en estricto sentido, estas no son materias sujetas al Derecho Administrativo”.

Adicionalmente, resalta que el artículo 24 del CGP señala que es la SIC, con base en sus funciones jurisdiccionales, la entidad que conocerá de estas demandas sin distinción entre personas naturales o jurídicas, con ánimo o sin ánimo de lucro, o de naturaleza privada o pública. Por lo tanto, para dicho caso la Corte Constitucional ordenó remitir el expediente nuevamente a la SIC para que continuara con su trámite. 

Conclusión:

El debate sobre el conocimiento de las acciones de infracción a derechos de propiedad industrial y de competencia desleal tiene su origen en la ausencia de definición de competencia jurisdiccional de la Decisión 486 de 2000 y en la Ley 256 de 1996 en procesos que vinculen entidades públicas concretamente. A partir de allí, la definición de competencia por las diferentes autoridades judiciales ha sido mediante la interpretación de la ley procesal local, la cual, para Colombia se le asignó al CPACA y CGP con sus diferentes modificaciones. 

Las decisiones sobre la asignación del conocimiento de los procesos relacionados con la infracción a derechos de propiedad industrial y de competencia desleal han sido múltiples y contrarias unas con otras, incluidas aquellas emitidas por las mismas autoridades judiciales quienes han variado la interpretación en cada caso particular. En ellas se ha discutido si el conocimiento de estos procesos le corresponde a la Jurisdicción Ordinaria integrada funcionalmente por la SIC o a los juzgados y tribunales que conforman la Jurisdicción Contencioso Administrativo y el eventual medio de control por el que debería adelantarse este tipo de procesos. Lo cierto es que no existe una determinación unánime sobre el particular y cada una de ellas solo tiene efectos inter partes y no erga omnes, incluida la reciente decisión de la Corte Constitucional mediante el Auto 1001 de 2022.  

Aunque la SIC puede encontrar respaldo en decisiones como la del Consejo Superior de la Judicatura del 14 de noviembre de 2019, en el Auto 1001 de 2022 de la Corte Constitucional e incluso en las del Consejo de Estado del 10 de agosto de 2018 y el 7 de marzo de 2019, esta puede seguir apartándose de ellas manifestando que sus efectos no son extensibles a todos los casos por sus efectos inter partes y seguir adoptando la postura mayoritaria que sostiene que de acuerdo con la cláusula general de competencia del inciso 1° del artículo 104 del CPACA, este tipo de procesos que vinculen una entidad pública le corresponde conocerlos a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

No obstante, al seguir aplicando el artículo 104 del CPACA para remitir estos conflictos a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, la SIC desconocería otros presupuestos relevantes que singularizan la acción de infracción prevista en la Decisión 486 de 2000 y la acción de competencia desleal de la Ley 256 de 2000 más allá de la vinculación de una entidad pública como demandada, individual o concurrente. Dentro de estos elementos adicionales se encuentra la propia naturaleza mercantil del litigio que se traduce en la protección de los derechos de propiedad industrial, no solo desde la mirada indemnizatoria sino también preventiva, así como la intervención en el mercado y efectos en la competencia tratándose de la acción de competencia desleal, más aún cuando los órganos públicos intervienen o compiten con los particulares debido a su objeto. De igual forma, seguir acogiendo el artículo 104 del CPACA para desviar los procesos de propiedad industrial y competencia desleal a la Justicia Administrativa desconoce el carácter especial y posterior del artículo 24 del CGP donde el legislador dispuso que la SIC es la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual y ejercerá funciones jurisdiccionales en los procesos de infracción de los derechos de propiedad intelectual y de competencia desleal,^[13] situación que incluso genera una excepción al fuero de atracción cuando la parte demandada está compuesta por personas privadas y públicas de forma confluente.  

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^[1] CPACA, Artículo 104: (…) Parágrafo. Para los solos efectos de este Código, se entiende por entidad pública todo órgano, organismo o entidad estatal, con independencia de su denominación; las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participación igual o superior al 50% de su capital; y los entes con aportes o participación estatal igual o superior al 50%.

^[2] Corte Constitucional, ver Auto 164 de 2022.

^[3] Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, 14 de noviembre de 2019.

^[4] Constitución Política de Colombia, Artículo 256: Corresponden al Consejo Superior de la Judicatura o a los consejos seccionales, según el caso y de acuerdo a la ley, las siguientes atribuciones: (…) 6. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones. 

^[5] CGP, Artículo 24: Las autoridades administrativas a que se refiere este artículo ejercerán funciones jurisdiccionales conforme a las siguientes reglas: 1. La Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos que versen sobre: (…)
b) Violación a las normas relativas a la competencia desleal. 3. Las autoridades nacionales competentes en materia de propiedad intelectual: a) La Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos de infracción de derechos de propiedad industrial (…)”.

^[6] Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, Auto No. 131680 del 2019.

^[7] Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, Auto No. 55391 del 2021.

^[8] Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, Auto No. 152692 del 2021.

^[9] Auto No. 152692 del 2021, “Partiendo de esta idea, las acciones de competencia desleal y/o infracción a derechos de propiedad industrial no ostentan una naturaleza especial que lleve a que este tipo de asuntos se encuentren fuera de la responsabilidad civil extracontractual. Estos son, en esencia, procesos de responsabilidad civil extracontractual, cuyo fundamento es el régimen de competencia desleal contenido en la Ley 256 de 1996.” 

^[10] Auto No. 152692 del 2021, “Cabe mencionar que respecto el pronunciamiento efectuado por del Consejo Superior de la Judicatura donde manifiesta que la competente para conocer de la acción por infracción a derechos de propiedad Industrial es la Superintendencia de Industria y Comercio, es dable señalar que el mismo es Inter partes y solo aplicaría a una situación en concreto.”

^[11] Consejo de Estado, Sección Primera, Auto del 19 de julio de 2019, Radicado: 1100103 2400020200006400.

^[12] Corte Constitucional, Auto de 164 de 2022, M.P. Cristina Pardo Schlesinger, Referencia: Expediente CJU- 580. 

^[13] Salvamento de Voto de la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado al Auto 164/22 de la Corte Constitucional.