Reforma del sistema de Secretos Empresariales de Estados Unidos

El Congreso de los Estados Unidos se prepara para votar la Defend Trade Secrets Act (DTSA).[1] Así se dispuso el pasado 28 de enero de 2016 cuando el proyecto de reforma fue incluido en el calendario de votaciones del Senado. Su propósito es llenar los vacíos dejados por el “Uniform Trade Secrets Act” (UTSA) de 1979. Así, su promulgación ampliaría la definición de secreto empresarial, introduciría una inmunidad a favor de los llamados “whistleblowers” y establecería mecanismos para mantener la confidencialidad del secreto durante los procesos judiciales. Adicionalmente, introduciría un procedimiento a través del cual se confieren acciones civiles frente a la violación del secreto empresarial, lo cual incluye restricciones para la práctica de medidas cautelares, ampliación de las indemnizaciones y pone fin a la discutida doctrina de la divulgación inevitable. De ser aprobada habría un avance importante para la protección de la industria.

En 1979 apareció la primera ley de carácter federal que protegió los secretos empresariales en los Estados Unidos, la Uniform Trade Secrets Act (UTSA)[2]. A ella se sumó en 1984 la decisión de la Corte Suprema de Justica Ruckelshaus v. Monsanto Co., 467 U.S. 986, 104 S. Ct. 2862, 81 L. Ed. 2d 815 (1984), por medio de la cual se reconoció el secreto empresarial como propiedad. Sin embargo, según lo dijera el entonces presidente Bill Clinton, “. . . la ley federal no ha[bía] otorgado protección apropiada ni adecuada a los secretos empresariales, haciendo difícil perseguir robos de este tipo de información.”[3] (Traducción libre). De ahí que fuera promulgada por su gobierno la Economic Espionage Act (EEA) de 1996, por medio de la cual se buscó actualizar la normatividad existente a las nuevas tecnologías para evitar los nuevos métodos de violación del secreto empresarial.

No obstante lo anterior, autores como R. Mark Halligan han señalado que la EEA se quedó corta respecto de la regulación de medidas cautelares y es además “. . . ineficaz por tratarse de una ley solamente penal; la EEA debe modificarse para añadir una acción civil para proteger activos como los secretos empresariales de las empresas estadounidenses.”[4] (Traducción libre). La respuesta a las críticas podría ser entonces la DTSA.

Actualmente, la definición de secreto empresarial en la UTSA hace secreta toda información desconocida por el público en general. Por lo tanto, cualquier tipo de divulgación le hace perder su carácter confidencial. En contraste, la definición propuesta en la DTSA permite que la información siga constituyendo un secreto empresarial aún si es conocida por terceros. Lo importante es que no acceda a ella “. . . otra persona que pueda obtener un valor económico de la divulgación o uso de la información”. El resultado es una ampliación al concepto de secreto por cuanto esta calidad sólo se perdería si la divulgación se hace a un sujeto cualificado y no al público general. Adicionalmente, la reforma introduce definiciones específicas de apropiación indebida y de medios indebidos.

Otro punto introducido por la reforma es la excepción a favor de los llamados “whistleblowers”. Así son denominados aquellos empleados quienes se enteran de actos ilícitos realizados por la entidad pública o privada donde trabajan y lo denuncian.[5] Sin embargo, hasta ahora no ha sido clara su responsabilidad al revelar secretos empresariales dentro de las denuncias por ellos presentadas cuando media un acuerdo de confidencialidad con su empleador. La DTSA introduce al ordenamiento una inmunidad a favor de esto empleados. “[La] reforma concede inmunidad bajo la ley federal o estatal en contra de cualquier reclamación por violación de las obligaciones de no divulgación de un individuo, hecha confidencialmente, (a) a un abogado o funcionario del gobierno, con el propósito de denunciar o investigar una violación a la ley, o (b) su radicación en sobre sellado dentro de una demanda ‘u otro procedimiento.’”[6] (Traducción libre). Ello implica que sin importar el estado donde ocurra, todos los “whistleblowers” gozarían de inmunidad incluso cuando medie un acuerdo de confidencialidad con el empleador a quien se delata.

Un tercer punto de la reforma es la prohibición para los jueces de divulgar información que el titular declare ser un secreto empresarial. Ello sólo sería posible si “. . . la corte permite al propietario la oportunidad de presentar una petición sellada donde describa su interés en mantener la información confidencial.” Así, los titulares de secretos empresariales pueden sentirse más seguros de iniciar acciones en defensa de su información por cuanto se evita la divulgación a terceros dentro del proceso.

Tal vez el elemento más relevante de la reforma es la creación de un procedimiento por medio de acciones civiles para la protección del secreto empresarial. Debe tenerse presente que la actual UTSA sólo confiere una legitimación por activa para presentar acciones civiles al “Attorney General”. De ser aprobada la enmienda, sería posible para el titular de un secreto empresarial iniciar acciones directamente.

Este procedimiento civil se caracteriza por un régimen para la solicitud y práctica de medidas cautelares las cuales serían posibles sólo bajo “circunstancias extraordinarias”. Sería necesario además demostrar que el supuesto infractor tiene una “. . . ’efectiva’ posesión del secreto empresarial y de los bienes que deban ser decomisados.”[7] (Traducción libre). Estas medidas se caracterizan además por ser restringidas pues se deben tomar medidas reales para evitar la divulgación del secreto. Por otro lado, se permite la solicitud de indemnización de perjuicios a través de regalías sobre el secreto, daño emergente y lucro cesante, daños por enriquecimiento sin justa causa, daños punitivos y honorarios de abogado. Todo esto puede generar un incremento en el número de demandas presentadas por violación al secreto empresarial.

Finalmente, la reforma tendría un efecto en cuanto a la movilidad laboral debido a la discutida doctrina de la divulgación inevitable. Ésta se basa en que un empleado quien haya tenido acceso a secretos empresariales necesariamente hará uso de los mismos en cuanto se traslade a un cargo similar en una empresa competidora.[8] La DTSA podría fin a la discusión sobre la aplicabilidad de la doctrina en cuanto señala que “una corte puede conceder una medida cautelar para evitar una efectiva o aparente divulgación de los secretos comerciales, pero la orden no puede ‘impedir que una persona entre en una relación laboral’ y cualquier ‘condicionamiento impuesto a dicho empleo se basará en evidencia de una amenaza de apropiación indebida y no simplemente en la información que la persona conozca’.”[9] Así, en aquellos estados donde la doctrina es válida, se invertiría la carga de la prueba por cuanto el empleado ya no tendría la obligación de demostrar que no usaría los secretos empresariales. Ahora esto le correspondería al empleador.

Así pues, es claro que tanto la UTSA como la EEA se quedan cortas en la protección efectiva dada a los secretos empresariales a nivel federal. La solución puede ser entonces la DTSA. Ello por cuanto la ampliación de la definición de secreto, la creación de requisitos adicionales para mantener la confidencialidad de la información dentro de los procesos judiciales y en la práctica de medidas cautelares, y el procedimiento civil desarrollado en la reforma para que los titulares puedan proteger su información, constituyen herramientas necesarias para que los titulares logren mantener la confidencialidad de su información frente a competidores. Así mismo la inclusión de inmunidades a favor de los “whistleblowers” y la fijación de unas pautas estatutarias para establecer cuándo es posible impedir a un empleado con acceso a secretos empresariales el ser contratado por un competidor, limitan el ejercicio de un modo coherente con las políticas competitivas estadounidenses. En este sentido, la reforma que fuera propuesta por miembros de ambos partidos ante el Senado sería un gran avance para la protección del secreto empresarial en los Estados Unidos.

[1] Proyecto de ley disponible en https://www.congress.gov/114/bills/s1890/BILLS-114s1890rs.pdf

[2] La UTSA fue reformada en 1985.

[3] “William J. Clinton: Statement on Signing the Economic Espionage Act of 1996 – October 11, 1996”. {En línea}. {} disponible en: (http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=52087).

[4] Halligan, R. Mark. Protection of U.S. Trade Secret Assets: Critical Amendments to the Economic Espionage Act of 1996. En: John Marshall Review of Intellectual Property Law. 2007-2008. vol. 7. Pág. 660

[5] Si bien existen normas de carácter federal, los casos donde sólo se ve involucrado un Estado dentro de la Unión son regulados por legislación estatal. Esto lleva a que existan múltiples requisitos para amparar la labor de los whistleblowers dependiendo del Estado. El respecto, se recomienda leer Vaughn, Robert G. State Whistleblower Status and the Future of Whistleblower Protection. En: Administrative Law Review. 1999. vol. 51.

[6] Pooley, James. WHAT YOU NEED TO KNOW ABOUT THE AMENDED DEFEND TRADE SECRETS ACT. Patentlyo:  (2016).

[7] Ibíd.

[8] El caso más representativo de la doctrina de la divulgación inevitable es Pepsico v. Redmond, 54 F.3d 1262 (7th Cir. 1995). En él se discutió si William Redmond, antiguo Gerente General de PepsiCo California, quien había aceptado trabajar para Quaker Oats Co., productor de la bebida Gatorade, podía vincularse laboralmente con dicha empresa debido a que tenía información confidencial de PepsiCo y su nuevo empleador era un competidor. El Séptimo Circuito determinó que Redmond no podría “compartimentar” los secretos que conoció en su anterior empleador pues necesariamente los aplicaría en su nuevo cargo y por lo tanto le impidió entrar a trabajar a Quaker Oats. Caso disponible en: https://scholar.google.com.co/scholar_case?case=7648187977021198226&q=Pepsico+v.+Redmond,+54+F.3d+1262+(7th+Cir.+1995)&hl=en&as_sdt=2006

[9] Bulmer Peter R., Fischer A. Robert, Kantor Michael S., Renner David E. Defend Trade Secrets Act — Congress Tries Again. En: The National Law Review. Western Springs, IL: National Law Forum LLC (Feb 4, 2016, 2016)