Competencia Económica y Consumo
15 de julio de 2019
¿Subsisten los derechos de un licenciatario de marca cuando el licenciante en bancarrota rechaza el acuerdo de licencia? Una opinión de la Corte Suprema de E.E.U.U
Por: Diego Acosta - Docente Investigador, LLM
Una cuestión que gran discrepancia había suscitado entre distintas autoridades judiciales de los Estados Unidos, fue dilucidada el pasado mes de mayo por la Corte Suprema de dicho país[1]. La materia examinada versaba sobre un contrato de licencia marcaria, cuya parte licenciante había presentado una solicitud para iniciar un proceso de bancarrota, y valiéndose de las facultades que le otorga la legislación estadounidense en esos casos, optó por rechazar (rejection) el acuerdo de licencia. Para los contratantes de la licencia resultaba claro que el ejercicio del rechazo le posibilitaba al licenciante rehusarse a seguir cumpliendo con sus obligaciones en el marco de la licencia. A su vez, el licenciatario podría reclamar por los perjuicios que tal la acción le hubiesen producido. Sin embargo, no existía consenso en torno a sí el rechazo de la licencia le permitiría al licenciatario seguir ejerciendo los derechos derivados de la misma, o si por el contrario, el licenciatario se vería desprovisto de los mismos.
Tempnology LLC, la empresa que figuraba como licenciante en el aludido acuerdo, se dedicaba a la fábrica y venta de ropa y accesorios para uso deportivo. Para la comercialización de los productos, utilizaba la marca denominada Coolcore. En el año 2012, Tempnology celebró un contrato con la empresa Mission Product Holdings, Inc, confiriéndole a esta última el derecho a distribuir los productos manufacturados por Tempnology, así como a utilizar la marca Coolcore. Se había estipulado que el término del contrato de licencia expiraría en el 2016, no obstante, en el 2015 Tempnology se declaró en bancarrota y se acogió a la legislación respectiva para esa circunstancia.
La sección 365 del Código de Bancarrota de los Estados Unidos le permite al deudor insolvente rechazar los contratos vigentes cuyo cumplimiento aún se encuentre pendiente por cuenta de las partes contratantes (executory contracts). Así entonces, el deudor podrá decidir entre seguir asumiendo las obligaciones que le corresponden por virtud del contrato, o rechazarlo optando por abstenerse de cumplirlas. La escogencia entre una u otra opción obedecería a lo que la razón del deudor insolvente juzgue más conveniente para su patrimonio. En el caso del rechazo del contrato, la contraparte podría reclamar por los daños y perjuicios ocasionados por virtud del incumplimiento del deudor.
En el caso examinado, Tempnology presentó solicitud de apertura de proceso de reorganización y solicitó a su vez ante la Corte de Bancarrota (Bankruptcy Court) que se le permitiese rechazar el acuerdo de licencia marcaria que había suscrito con Mission Product Holdings, Inc, petición que fue concedida por dicha autoridad judicial. Sin embargo, Tempnology presentó también una segunda solicitud para que se le retiraran los derechos a Mission Product Holdings que ostentaba en calidad de licenciataria de la marca Coolcore. La Corte de Bancarrota accedió igualmente a esta solicitud y declaró que con el rechazo de la licencia por parte de Tempnology, los derechos de Mission Product Holdings como licenciataria quedaban extinguidos. No obstante, en segunda instancia el Panel de Apelación de Bancarrota esgrimió una consideración distinta y afirmó que Mission Product Holdings podía seguir ejerciendo los derechos como licenciataria de marca. Pero la cuestión no quedó ahí definida puesto que al llegar el caso al conocimiento de la Corte de Apelaciones del Primer Circuito, ésta reafirmó la postura de la Corte de Bancarrota que le retiraba los derechos a Mission Product Holdings.
De esta manera, quedaba sentada la problemática que la Corte Suprema de los Estados Unidos se propuso resolver, la cual consistía en determinar si el efecto que producía el rechazo por parte de un deudor en bancarrota de un contrato en curso de cumplimiento era la terminación de los derechos de la contraparte, o si por el contrario, la contraparte podría seguir ejerciéndolos.
Tempnology, que era la empresa que había solicitado la apertura del proceso de bancarrota, abogaba para que se declarara que su rechazo del acuerdo de licencia traería como consecuencia la extinción de los derechos de la empresa licenciataria. Su pretensión se apoyaba en dos argumentos principales. El primero de ellos era que dado que el Código de Bancarrota contemplaba unos casos específicos de contratos cuyo rechazo por el deudor insolvente no provocaría la terminación de los derechos de la contraparte, sería entonces lógico inferir que en los demás contratos no contemplados en esa legislación sí se produciría dicha terminación. En ese orden de ideas, como la licencia de marca no estaba contenida en la enumeración del Código de Bancarrota, siguiendo el raciocinio de Tempnology los derechos que habían sido conferidos a la licenciataria tendrían que extinguirse al producirse el rechazo del contrato de licencia. El segundo argumento pretendía entrelazar los conceptos de la naturaleza de una marca como activo empresarial y los fines propios de un proceso de reorganización. De acuerdo a Tempnology, una marca representa un activo que exige de su titular un constante monitoreo para evitar malos usos que pudiesen afectar el valor de la misma. Dicho monitoreo puede acarrear grandes costos para el titular, cuestión que puede significar a su vez una carga muy onerosa al hallarse en curso de un proceso de reorganización por bancarrota. En ese sentido, para procurar que el proceso de reorganización se cumpla y llegue a buen término, es menester que en casos como el presente, se extingan los derechos marcarios que la licencia había otorgado a la empresa licenciataria. De lo contrario, Tempnology tendría que seguir sufragando los costos que implica el monitoreo de la marca Coolcore, lo cual podría no facilitar su proceso de reorganización.
Ahora bien, la juez Elena Kagan, encargada de proyectar el fallo de la Corte Suprema, inició el análisis del asunto centrando su atención en la Sección 365(g) del Código de Bancarrota que indica que el rechazo constituye un incumplimiento del contrato[2]. A su entender, el concepto de incumplimiento no tiene una noción distinta en el contexto de una bancarrota a la que tiene en el derecho contractual ordinario. En ese sentido, los efectos que el incumplimiento conlleva en el contexto del derecho de contratos, serían los mismos que se producirían en el seno de un proceso de bancarrota. Así entonces, bajo la lupa del derecho de contratos ordinario, ante el escenario de un contrato cuya ejecución se prolonga en el tiempo, si una parte incumple, la otra parte que ha cumplido puede elegir entre continuar con el contrato o rehusarse a cumplir con lo que le corresponde[3]. En todo caso, la decisión de dar por terminado el contrato y desprenderse de sus derechos es de la parte que ha cumplido. La parte incumplida no puede apoyarse en su incumplimiento para dar por terminado el contrato.
En ese orden, al aplicarse estos conceptos al contexto de una bancarrota, si el deudor insolvente rechaza un contrato, ello no acarrea la terminación del mismo. No se produce una rescisión del contrato, retrotrayendo las partes a su posición inicial antes de celebrar el acuerdo. Por el contrario, el contrato se mantiene y la contraparte conservará los derechos que le han sido conferidos por razón del mismo. En términos de la Corte Suprema:
“A rejection does not terminate the contract. When it occurs, the debtor and counterparty do not go back to their precontract positions. Instead, the counterparty retains the rights it has received under the agreement. As after a breach, so too after rejection, those rights survive.[4]”
Para reforzar esta consideración, la juez Kagan también señaló que al mantenerse los derechos en cabeza de la contraparte se salvaguarda también uno de los principios que rige el derecho de bancarrota. De acuerdo a este principio, el patrimonio del deudor en proceso de bancarrota debe mantenerse igual a antes de cuando dicho deudor entrara en dicha situación. Su patrimonio no debe reducirse ni tampoco aumentarse[5]. En ese sentido, en el caso concreto de permitirse que Tempnology recobre los derechos que había licenciado a Mission Product Holdings, se estaría desconociendo este principio. Por tal razón, lo correcto es que se declare que al ser rechazada la licencia por parte de Tempnology, los derechos como licenciataria subsistan en cabeza de Mission Product Holdings.
Posterior a esgrimir los argumentos que sustentan la posición de que el rechazo del contrato no conlleva la terminación del mismo, la juez Kagan procedió a referirse a los razonamientos presentados por Tempnology. Tal como se ha mencionado anteriormente, el primer argumento de Temponology aducía que en vista de que el Código de Bancarrota únicamente mencionaba ciertos contratos específicos los cuales mantendrían su vigencia aún tras el rechazo del deudor en proceso de bancarrota, de ahí habría de inferirse que en los demás contratos no mencionados la consecuencia contraria tendría que producirse, esto es la terminación del contrato. Sin embargo, la juez Kagan desestimó este argumento entre otras razones porque la historia de las disposiciones del Código de Bancarrota que señalaban los contratos que conservaban su vigencia aun mediando un rechazo, daba fe de una idea distinta a la defendida por Tempnology. En efecto, el legislador había querido mencionar explícitamente determinados contratos que conservaban su vigencia cuando se producía su rechazo, con el propósito de corregir decisiones judiciales que habían procurado lo contrario. En ese sentido, el legislador no había querido simplemente establecer unos casos excepcionales en los cuales los contratos conservarían su existencia, sentando de manera implícita una regla general que sí preceptuaba su terminación. Por el contrario, lo que el legislador había querido era ir estableciendo la tendencia a que los contratos mantengan su vigencia y que la contraparte de la parte que rechaza conserve sus derechos. Así entonces, el simple hecho de que las licencias marcarias no estuviesen en el listado del Código de Bancarrota, no quería decir necesariamente que su rechazo por el licenciante conllevaba la terminación de los derechos de la parte licenciataria.
El segundo argumento de Tempnology consistía en que si tras el rechazo de la licencia se seguían reconociendo los derechos sobre la marca a la licenciataria, ello supondría graves costos para la licenciante que tendría que monitorear el uso de su marca mientras se desarrollaba el trámite de reorganización. Por consiguiente, para facilitar la reorganización y ayudar a que la empresa superara su bancarrota, lo ideal sería despojar a la licenciataria de sus derechos sobre la marca. Pero la juez Kagan también desatendió este argumento y su raciocinio fue que si bien la legislación estadounidense procuraba medios para ayudar a que el proceso de reorganización se cumpliera a cabalidad, ello no quería decir se podían aplicar todas y cualquier tipo de medidas. Recalcó que el derecho de bancarrota busca también preservar un equilibrio tomando en cuenta los intereses de las distintas partes involucradas. En ese orden, y también observando los límites que se derivan de las disposiciones del Código de Bancarrota, no puede declararse que con el rechazo de una licencia de marca necesariamente la parte licenciataria pierde sus derechos.
De esta manera, la Corte Suprema de los Estados Unidos resolvió una materia para la cual no había un claro consenso entre las cortes de ese país. Con este pronunciamiento, la regla sentada fue que en el contexto de un contrato cuyo cumplimiento aún se encuentre pendiente por las partes, sí una de ellas se acoge a las reglas de bancarrota y rechaza dicho contrato, el contrato no se termina y la contraparte no pierde sus derechos que le corresponden por razón del mismo.
En adición a lo anterior, la juez Sonia Sotomayor, por medio de una opinión concurrente apoyando el sentido del fallo, quiso poner de presente una cuestión que sobrevendría con ocasión de esta sentencia de la Corte Suprema. En su entender, en los contratos de licencia sobre derechos de propiedad intelectual que están explícitamente referenciados en el Código de Bancarrota como acuerdos que no se terminarían como producto de un rechazo del deudor insolvente[6], los licenciatarios de dichos derechos de propiedad tendrían una limitación específica. Esta limitación consiste en que los licenciatarios no podrán compensar las regalías que deben pagar por el uso de los derechos con los daños que el incumplimiento del deudor insolvente les hubieren generado. Así lo establece el Código de Bancarrota. Sin embargo, la juez Sotomayor apunta que dado que la licencia de marca no está mencionada en esa legislación de bancarrota, este fallo de la Corte Suprema implicaría que los licenciatarios de marca no estarían sujetos a esa limitación. En ese sentido, este tipo de licenciatarios sí que podrían compensar las regalías debidas con el valor de los perjuicios acaecidos por virtud del incumplimiento del deudor insolvente. Así entonces, quedará a juicio del Congreso de los Estados Unidos decidir sobre si introduce una nueva legislación que regule este punto específico de las licencias de marcas.
En conclusión, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha ayudado a esclarecer una cuestión sobre la cual no había hasta el momento un consenso sobre el modo de dirimirla. Frente al nuevo orden establecido por el fallo, las partes de una licencia de marca deberán reacomodar sus expectativas y estrategias para el caso en que sobrevenga una bancarrota para el licenciante. En todo caso, es factible de que se sigan advirtiendo posibles cabos sueltos, tales como el advertido por la juez Sotomayor, hecho que necesitaría de una nueva intervención de las cortes o del legislador.
El texto del fallo Mission Product Holdings, Inc. v. Tempnology, LLC, 587 U.S. ___ (2019) de la Corte Suprema de E.E.U.U yen el cual se basa esta reseña puede consultarse en:
https://www.supremecourt.gov/opinions/18pdf/17-1657_4f15.pdf
Otras reseñas sobre este fallo pueden consultarse en:
https://www.scotusblog.com/case-files/cases/mission-product-holdings-inc-v-tempnology-llc/
[1]Corte Suprema de E.E.U.U. Mission Product Holdings, Inc. v. Tempnology, LLC, 587 U.S. ___ (2019).
[2]“And Section 365(g) describes what rejection means. Rejection “constitutes a breach of [an executory] contract”…” Corte Suprema de E.E.U.U. Mission Product Holdings, Inc. v. Tempnology, LLC, 587 U.S. ___ (2019).
[3]“When a contract is breached in the course of performance, the injured party may elect to continue the contract or refuse to perform further.” Corte Suprema de E.E.U.U citando a 13 R. Lord, Williston on Contracts. Section 39:32, pp. 701-302 (4th Edition, 2013) en Mission Product Holdings, Inc. v. Tempnology, LLC, 587 U.S. ___ (2019).
[4]Corte Suprema de Justicia de E.E.U.U. Mission Product Holdings, Inc. v. Tempnology, LLC, 587 U.S. ___ (2019).
[5]“As one bankruptcy scholar has put the point: Whatever “limitation[s] on the debtor’s property [apply] outside of bankruptcy apply inside of bankruptcy as well. A debtor’s property does not shrink by happenstance of bankruptcy, but it does not expand either.” Corte Suprema de E.E.U.U citando a D. Baird, Elements of Bankruptcy 97 (6th ed.2014) en Mission Product Holdings, Inc. v. Tempnology, LLC, 587 U.S. ___ (2019).
[6]Los contratos de licencia de derechos de propiedad intelectual que están mencionados en el Código de Bancarrota versan sobre secretos empresariales, patentes, solicitudes de patente, variedades vegetales, obras de derecho de autor y circuitos integrados. No hay una referencia específica a licencia de marcas. Ver Sección 365 (n) del Código de Bancarrota.