Uniformidad y coherencia: características que se esperan de las decisiones en marcas

Por: Manuel Guerrero Gaitán - Ph.D

Un asunto de suma importancia para el sistema de propiedad industrial, y sobre todo para el Derecho de marcas es la coherencia que debe existir en las decisiones que profiere, tanto la oficina nacional, como los tribunales que conocen temas relacionados con signos distintivos. En efecto, la jurisprudencia, como una fuente del derecho, constituye una herramienta de suma importancia para el sistema de marcas, ya que ayuda en la interpretación de las disposiciones legales en las que se fundamenta el sistema y proporciona una guía a los administrados acerca de la manera en que los operadores jurídicos aplican lo establecido por la norma. 

Un asunto de suma importancia para el sistema de propiedad industrial, y sobre todo para el Derecho de marcas es la coherencia que debe existir en las decisiones que profiere, tanto la oficina nacional, como los tribunales que conocen temas relacionados con signos distintivos. En efecto, la jurisprudencia, como una fuente del derecho, constituye una herramienta de suma importancia para el sistema de marcas, ya que ayuda en la interpretación de las disposiciones legales en las que se fundamenta el sistema y proporciona una guía a los administrados acerca de la manera en que los operadores jurídicos aplican lo establecido por la norma. 

No obstante, en nuestro sistema el examen oficioso realizado por la Superintendencia de industria y Comercio es autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras Oficinas de Registro de los países miembro, como con las decisiones emitidas por la propia oficina. Esto implica que el estudio de registrabilidad se lleva a cabo conforme al caso concreto y de forma independiente de las decisiones precedentes que se hayan proferido con relación a signos idénticos o similares. Tal como lo sostiene VELASCO, 

“Colombia, siguiendo el ejemplo de otras jurisdicciones europeas y latinoamericanas, al igual que los criterios jurisprudenciales del Tribunal Andino de Justicia en la materia, ha señalado que el principio de la confianza legítima se encuentra limitado en tratándose de la evaluación de cotejos marcarios, pues se presume que cada caso es único y requiere un análisis individual en el que no cabe la evaluación de precedentes”^[1]

Pues bien, aunque como lo anota el mencionado autor, el sistema de marcas de la Unión Europea, al igual que lo que sucede en Colombia, también mantiene la independencia de las decisiones de la Oficina, es posible que, debido a una reciente decisión del Tribunal de Justicia, la situación cambie de forma radical.

Dicha decisión es una reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 28 de junio de 2018[2] en donde se produjo un importante cambio respecto de la práctica llevada a cabo hasta la fecha. 

Este fallo se enmarca en un caso de una marca notoria en el cual la marca solicitada objeto de la oposición se muestra a continuación

Dicha marca, aunque fue solicitada para la clase 7 “máquinas para transformación de madera” fue objeto de oposición por la marca Puma, que alegaba la notoriedad de su marca anterior del felino saltando. 

En la acción de oposición la sociedad PUMA indicó, sin precisar las decisiones anteriores, que la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, en adelante EUIPO en otras oportunidades se había pronunciado en el sentido de conceder el estatus de notoriedad de la marca titularidad de la empresa PUMA SE, y que, por tanto, la solicitud debía ser denegada con base en la causal de notoriedad de una marca anterior, argumentos que no fueron acogidos por la EUIPO, ni por la Corte General.

De acuerdo con el fallo, la Oficina, que hasta el momento no estaba obligada a seguir sus decisiones anteriores (tal como se reitera en los asuntos TJEU 16/06/2015, C-400/14P, Basic / BASIC, § 52 y los casos allí mencionados), debe guardar una coherencia con las decisiones adoptadas anteriormente, de lo contrario, deberá expresar los argumentos que la llevan a cambiar de práctica. 

Aunque este fallo ha sido objeto de múltiples críticas por el hecho de apartarse de decisiones anteriores, es innegable que facilitará la práctica de los abogados en el sentido de contar con una coherencia en las decisiones de la EUIPO y disminuir los esfuerzos probatorios dirigidos a establecer la notoriedad de una marca que previamente ha sido objeto de análisis para conceder dicho estatus.

Así las cosas, aunque los efectos de este fallo todavía están por verse en Europa, es importante analizar la conveniencia y pertinencia de imponer la obligación de coherencia en las decisiones a las oficinas del sistema andino.

A nuestro juicio, aunque algunos casos de marcas presentan peculiaridades, la gran mayoría de ellos posee innegables puntos en común, por ejemplo, partículas de uso común, elemento denominativo o figurativo dominante, etc., con lo cual, tener una certeza en cuanto a que la decisión de la oficina seguirá una coherencia con las decisiones anteriores elevará la seguridad jurídica de los administrados, evitando así decisiones opuestas en casos análogos.

[1]ORDOÑEZ VELAZCO, P., El uso como elemento dinamizador de los sistemas de protección marcaria. En: GUERRERO M., y otros, El nuevo derecho de marcas. Perspectiva en Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea. Editorial Universidad Externado de Colombia, 2016. p.44.

[2]Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Asunto PUMA SE v. EUIPO.C 564/16 P 28 de junio de 2018.