Nuevas controversias sobre la funcionalidad en el derecho marcario.

Por: Brenda Salas. PhD.

Recientemente, la funcionalidad en el campo de los signos distintivos fue objeto de controversia. Esta vez con ocasión de la solicitud de protección de un empaque de una crema para el cuerpo en Estados Unidos, a través del trade dress, la Corte del distrito Sur de Nueva York consideró que el diseño era completamente funcional y desestimó la solicitud de infracción presentada por Sol de Janeiro USA y Sol de Janeiro IP en dicho país.

Los diseños objeto de cuestionamiento son los siguientes:

Apollo Healthcaer Corp y Apollo Health and Beauty Care (en adelante Apollo) entablaron una acción declaratoria contra Sol de Janeiro USA y Sol de Janeiro (en adelante SDJ) en la que pretendía que la corte declarara que los derechos sobre el trade dress que invocaba SDJ no le eran oponibles. Este último demanda en reconvención a Apollo y a Costco por infracción a su trade dress y sus derechos de marca[3], porque Apollo sacó al mercado un producto competidor similar al de SDJ que era vendido a través de las tiendas de Costco.

Como se observa, el problema jurídico era el de determinar si dicho empaque era objeto de protección jurídica a través del trade dress y de los derechos de marca en Estados Unidos.  Para el Juez George Daniels el diseño de dicho empaque era funcional, en consecuencia, no era objeto de protección jurídica a través de dichas figuras en el territorio estadounidense.

Para llegar a este razonamiento la Corte esclareció cuál es el objeto de protección en el campo del trade dress. En esa orientación señaló que el amparo por esta figura puede extenderse al diseño del empaque del producto. Agregó que el diseño no debe ser funcional, es decir, el empaque no debe tener vocación de servir para un uso o un propósito determinado. Denotó que “el aspecto de un producto es funcional si es esencial para el uso o el propósito del artículo”, o, “si afecta el costo o la calidad del artículo”[4], recordando los precedentes jurisprudenciales como el expuesto en el caso Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent America Holdings.

Al dar aplicación de dichos criterios encontró que el empaque era funcional, en efecto, la base redonda del empaque permite que el consumidor extraiga crema que es espesa, adicionalmente, facilita su durabilidad durante los procesos de embarque y de almacenamiento[5]. Indicó que los colores usados también eran funcionales por cuanto presentaban información útil al consumidor en cuanto a las fragancias y carácterísticas del producto[6], entre otros aspectos.  En suma, señaló que el diseño en su conjunto era funcional porque se trataba de la suma de aspectos funcionales individuales[7] como los descritos anteriormente.

En Colombia, la decisión andina 486 de 2000 también establece que las formas funcionales no pueden ser objeto de protección a través del derecho marcario. Precisamente, el artículo 135 en lo literales c y d establece lo siguiente:

Artículo 135-  No podrán registrarse como marcas los signos que:

c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;

d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;

Así pues, este es un precedente adicional que permite reiterar que las formas funcionales no pueden ser objeto de protección por los signos distintivos como el trade dress o la marca por cuanto existen otros derechos como las patentes  que permiten amparar dichos aspectos.

Para mayor información consulte el siguiente link: https://business.cch.com/ipld/ApolloHealthandBeautyCareSolDeJaneiroUSA20260317031826.pdf

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[1] UNITED STATES DISTRICT COURT SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK. APOLLO HEALTHCARE CORP. d/b/a APOLLO HEALTH AND BEAUTY CARE  Vs. SOL DE JANEIRO USA INC., and SOL DE JANEIRO IP, INC.,

[2] Ibid.

[3] E B. DANIELS, United States District Judge: Plaintiff Apollo Healthcare Corp. d/b/a Apollo Health and Beauty Care (“Apollo”) brings this declaratory judgment action against defendants Sol de Janeiro USA Inc. and Sol de Janeiro IP, Inc. (collectively, “SDJ”). Apollo seeks a court order declaring SDJ’s purported trade dress rights in the packaging of its BRAZILIAN BUM BUM CREAM product unenforceable. (See Second Am. Compl. (“SAC”), ECF No. 55.) SDJ counterclaims that Apollo and Costco Wholesale Corp. (“Costco”) (collectively, the “Apollo Parties”) infringed on its trade dress and trademark rights. (See ECF No. 67.). Ibid.

[4] https://www.vitallaw.com/news/trademark-s-d-n-y-sol-de-janeiro-s-brazilian-bum-bum-cream-trade-dress-claim-dismissed/ipm010ba6585786644d208f926f70441a3540?refURL=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F#.

[5] https://www.vitallaw.com/news/trademark-s-d-n-y-sol-de-janeiro-s-brazilian-bum-bum-cream-trade-dress-claim-dismissed/ipm010ba6585786644d208f926f70441a3540?refURL=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F#.

[6] Ibid.

[7] Ibid.