Indemnizaciones preestablecidas en Propiedad Intelectual: Derecho de Autor

Por: Ana María Sánchez Piedrahita

El Tratado de libre comercio celebrado entre Colombia y Estados Unidos[1], implementó cambios en materia de Propiedad Intelectual. Uno de dichos cambios es el referido a las indemnizaciones preestablecidas. Dicho Tratado, en su artículo 16.11 numeral 8 dispuso su integración al ordenamiento jurídico colombiano así:

En los procedimientos judiciales civiles, cada Parte, al menos con respecto a la infracción a los derechos de autor y derechos conexos, y falsificación de marcas, establecerá́ o mantendrá́ indemnizaciones preestablecidas, las cuales deberán estar disponibles a elección del titular del derecho como una alternativa a la indemnización basada en los daños reales. Dichas indemnizaciones preestablecidas estarán previstas por la legislación interna y determinadas por las autoridades judiciales, tomando en cuenta los objetivos del sistema de propiedad intelectual, en una cantidad suficiente para compensar al titular del derecho por el daño causado por la infracción y que se constituyan en disuasorios frente a futuras infracciones[2].

 

A raíz de ello, en materia de Propiedad Industrial se expidió la Ley 1648 de 2013, reglamentada por el Decreto 2264 de 2014 el cual en materia de indemnizaciones preestablecidas en infracciones marcarias[3]establece los siguientes aspectos relevantes:

 

1. El Demandante no tendrá que probar la cuantía de los daños y perjuicios ya que dicha determinación está en cabeza del juez.
2. El monto indemnizatorio está configurado de 3 a 100 SMLMV por cada marca infringida.
3. Agravantes que amplían el máximo indemnizatorio a 200 SMLMV cuando nos encontremos frente a una marca notoria, Mala fe, Peligra la vida o la salud de las personas y Reincidencia de la infracción respecto de la marca.

 

 

Así mismo, de acuerdo con el tenor de la Ley 1915 del 12 de julio de 2018, se dispone en materia de derecho de autor la necesidad de romper el esquema limitativo que impone el artículo 57 de la ley 44 de 1993, con el fin de reconocer la posibilidad de otros rubros indemnizatorios no mencionados.

 

 

El artículo 32 de la ley 1915 establece dos alternativas para los titulares de derechos  patrimoniales de autor y derechos conexos consistentes en: 1) Sujetarse al sistema de indemnizaciones preestablecidas o 2) Acogerse a las reglas generales sobre prueba de la indemnización de perjuicios, donde el juez es el que valora libremente los montos[4].

 

 

De esta manera, con éste artículo se amplía el régimen de reparaciones existente en materia de Derecho de Autor, dando más opciones al titular del(os) derecho(s) infringido(s) cuando de solicitar la tasación de la indemnización se trata. La norma vigente sobre tasación de perjuicios, la Ley 44 de 1993, establece de la siguiente manera los parámetros a tener en cuenta.

 

Artículo 57º.- Para la tasación de los perjuicios materiales causados por el hecho, se tendrá en cuenta:

1. El valor comercial de los ejemplares producidos o reproducidos sin autorización.

1. El valor que hubiere percibido el titular del derecho de haber autorizado su explotación.
2. El lapso durante el cual se efectuó la explotación ilícita.

Estos criterios pueden acumularse, así que el titular afectado por la infracción puede invocar y probar uno de ellos, sin perjuicio de que el juez a su arbitrio reconozca otro más y establezca así un resarcimiento indemnizatorio.

 

Aunado a lo anterior existen diferentes rubros a indemnizar con ocasión del daño o infracción, como lo son el daño emergente y lucro cesante.

 

El daño emergente es entendido como la afectación al valor intrínseco de una obra con ocasión de la infracción a los derechos patrimoniales o conexos. Tal sería el caso de una infracción al derecho de integridad de la obra, en donde la creación intelectual es deformada o mutilada[5]. En este escenario, se menoscaba el valor económico intrínseco de la obra, lo que produce un daño emergente, entendido este como el detrimento patrimonial inmediato y directo derivado de la infracción.

 

Y, el lucro cesante es definido en el artículo 1614 del Código Civil como la ganancia o provecho que potencialmente deja de reportarse para la víctima de la infracción, y que tiene correlación con la ganancia o provecho que le ha usurpado en su mercado potencial el presunto infractor de sus derechos.

 

Si bien el lucro cesante podría ser indemnizado tomándose como referencia los criterios del valor comercial de los ejemplares infractores (criterio asociado a la fabricación de ejemplares apócrifos de la obra con destino a su comercialización) o las ganancias que hubiere percibido el titular de haber autorizado la explotación, criterios mencionados por el artículo 57 de la Ley 44 de 1993, sería interesante plantearse si es posible echar mano de otros criterios como el que alude al beneficio obtenido por el infractor, el cual sí está contemplado por la Decisión 351 de la Comunidad Andina para casos de infracción en propiedad industrial.

 

Haciendo mención a la infracción en el entorno digital, debe tenerse en cuenta el costo asumido por el autor o titular del derecho para detectar la misma infracción, identificar los responsables y el aseguramiento de la prueba ya que requieren de recursos tecnológicos y apoyo de expertos.

 

Ahora bien, si el titular tiene la capacidad de probar el daño, sería este el más idóneo para hacerlo, nadie conoce más su obra que el mismo BOTERO.

 

Todos estas normas relativas al resarcimiento de daños, tienen influencia de la legislación Estadounidense, así como de provisiones del ADPIC[6]. No olvidemos que para éste país la propiedad intelectual beneficia la innovación y por su gran capacidad de generar tecnología necesita que su protección sea amplia. Sin embargo, debe tenerse presente que para los países en vía de desarrollo como Colombia una protección excesiva puede derivar en un límite al acceso a la innovación y tecnología[7].

 

Próximos a cumplir 1 año de haberse sancionado la Ley 1915 de 2018 estamos a la espera de su Decreto Reglamentario en este tema, el cual muy seguramente presentará similitudes con el decreto 2264 de 2014, acercando así los regímenes de Propiedad Industrial y de Derecho de Autor:

 

En ese sentido, el nuevo Decreto Reglamentario podría establecer lo siguiente:

 

1. Será el Juez y no el demandante el que determinará la cuantía de los daños y perjuicios. Esta afirmación que no debe dejar de lado un tema que en repetida conferencias el doctor Ernesto Rengifo García ha mencionado, como lo es la inexistencia del juramento estimatorio[8]si de indemnizaciones prestablecidas hablamos.
2. Se establecerá un monto indemnizatorio mínimo y máximo.
3. Existencia de agravantes según las condiciones de la conducta.

 

 

Si de algo estamos seguros, es que siempre que haya infracción de un derecho inmaterial, debe haber indemnización. Así, en palabras del doctor Ernesto Rengifo García:

 

“El principio de la reparación integral, que aplica tanto en la responsabilidad extra-contractual como contractual, significa quela indemnización debe reponer en su integridad a la víctima de la infracción de su derecho intelectual lo cual implica, entonces, que debe ser reconocido el daño emergente, el lucro cesante, el daño moral e incluso el daño a la vida de relación cuando esta resulte afectada.[9]”

 

En el mismo sentido, el autor Colombiano Felipe Andrade, manifiesta:

 

Loque se debe tener en cuenta es que el juez debe asegurar la reparación integral y asegurar que el infractor se vea privado de las ventajas ilícitamente obtenidas[10].

 

En conclusión, nada impide que se puedan reclamar otros rubros indemnizatorios a parte de los dos establecidos en el artículo 57 de la ley 44, esto es el Lucro cesante por pérdida de oportunidad[11]o el Daño emergente por el menor valor de la obra objeto de la infracción. Otros rubros indemnizatorios podrían ser objeto de reclamación, tales como el daño moral o el daño a la vida en relación[12]. En todo caso, estaremos a la espera de la reglamentación de la última ley colombiana de derecho de autor por medio de su respectivo Decreto.

 

 

 

[1]Entrado en Vigencia el 15 de mayo de 2012. Ley 1143 del 4 de julio de 2007.

[2]Para mayor certeza, las Partes entienden que las indemnizaciones preestablecidas dispuestas en este párrafo no constituyen daños punitivos.

[3]Artículo 1°. Indemnización preestablecida en procesos civiles de infracción marcaria. En virtud de lo establecido por el artículo 3° de la Ley 1648 de 2013, la indemnización que se cause como consecuencia de la declaración judicial de infracción marcaria podrá sujetarse al sistema de indemnizaciones preestablecidas o a las reglas generales sobre prueba de la indemnización de perjuicios, a elección del demandante.

Para los efectos del presente decreto, se entenderá que si el demandante al momento de la presentación de la demanda opta por el sistema de indemnización preestablecida, no tendrá que probar la cuantía de los daños y perjuicios causados por la infracción, tal como lo establece el artículo 243 de la Decisión Andina 486 y, por lo tanto, sujeta la tasación de sus perjuicios a la determinación por parte del Juez de un monto que se fija de conformidad con la presente reglamentación.

Artículo 2°. Cuantía de la indemnización preestablecida. En caso de que el demandante opte por el sistema de indemnizaciones preestablecidas, dicha indemnización será equivalente a un mínimo de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes y hasta un máximo de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por cada marca infringida. Esta suma podrá incrementarse hasta en doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando la marca infringida haya sido declarada como notoria por el juez, se de­muestre la mala fe del infractor, se ponga en peligro la vida o la salud de las personas y/o se identifique la reincidencia de la infracción respecto de la marca.

[4]Ley 1915 del 2018 – CAPÍTULO IV Disposiciones relativas a la observancia del derecho de autor y los derechos conexos.

Artículo 32. Indemnizaciones preestablecidas. La indemnización que se cause como consecuencia de la infracción a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos o por las conductas descritas en la presente ley, relacionadas con las medidas tecnologías y la información para la gestión de derechos, podrá sujetarse al sistema de indemnizaciones preestablecidas o a las reglas generales sobre prueba de la indemnización de perjuicios, a elección del titular del derecho infringido. El Gobierno nacional dentro de los (12) meses siguientes a la promulgación de esta ley reglamentará la materia.

 

[5]RENGIFO GARCÍA, ERNESTO. Propiedad intelectual: El moderno derecho de auto, Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 1996-1997. Pag.134 “El adquirente de una obra de arte deberá respetar la integridad de la misma, porque su destrucción podría significar un menoscabo para la reputación del autor como creador de obras de arte”.

[6]Artículo 45 – Perjuicios

1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al infractor que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado para compensar el daño que éste haya sufrido debido a una infracción de su derecho de propiedad intelectual, causada por un infractor que, sabiéndolo o teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora.
2. Las autoridades judiciales estarán asimismo facultadas para ordenar al infractor que pague los gastos del titular del derecho, que pueden incluir los honorarios de los abogados que sean procedentes.

Cuando así proceda, los Miembros podrán facultar a las autoridades judiciales para que concedan reparación por concepto de beneficios y/o resarcimiento por perjuicios reconocidos previamente, aun cuando el infractor, no sabiéndolo o no teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora.

Ley 170 de 1994.

[7]Limitación del derecho moral de integridad por entrar en conflicto con la Seguridad Pública. Tribunal Superior de Bogotá, sala civil, Sentencia del 2 de noviembre de 2017,  Gabriel Calle Arango VS. Centro comercial San Diego.

[8]Artículo 206 del CGP.

[9]Derecho de Patentes/ Juan David Castro García (y otros); director Ernesto Rengifo García. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 2016. Pág. 848.

[10]Artículo La acción por infracción de derechos para la protección de la propiedad industrial, en revista La Propiedad Inmaterial, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, número 15, pág. 122 y 123.

[11]Valuación de activos intangibles de propiedad intelectual: fundamentos económicos, jurídicos, financieros y contable / Ernesto Rengifo García, Luis Carlos Pombo. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2015. Pág. 251 y siguientes.

[12]“Se obliga a las partes a tener un sistema de daños preestablecidos en la legislación, que faciliten la reparación del perjuicio sufrido por la lesión a un derecho marcario y a los derechos de propiedad intelectual. Se reitera que este sistema debe tener una función que disuada a los infractores, por lo que un daño preestablecido en función de una suma fija o que resulte inferior a los beneficios obtenidos por el infractor no debería ser admisible” Artículo: La indemnización de perjuicios en las acciones de infracción a los derechos de propiedad intelectual: Una revisión crítica del caso Colombiano frente a los retos de la globalización. Luis Felipe Botero, Revista La Propiedad Inmaterial. Bogotá. Universidad Externado de Colombia.Pág. 44.