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25 de julio de 2023

Una aproximación al derecho marcario

Por: Oscar Andrés Rojas Murcia - Estudiante de Derecho y Monitor del Departamento de Derecho Laboral

A lo largo de la historia, el ser humano ha buscado realizarse a través de sus obras, invenciones o creaciones demostrando el interés de identificarse a sí mismo y de distinguir las cosas que hace y las que le pertenecen, para lo cual se ha servido de signos.[1] De esta manera el hombre pasó primero de nombrar las cosas, para luego asignarles un signo distintivo que las diferencie de otras de su misma especie.[2] Fue así como la marca tuvo su origen y logró posicionarse en la sociedad, a través de los tiempos, como aquella herramienta con la que se busca darle identidad y distinción a las creaciones de las personas.

En la actualidad, en el marco de una sociedad globalizada, de una economía de libre mercado y del auge que ha tenido la propiedad intelectual en los últimos años, las marcas se ubican como un factor fundamental para la toma decisiones de los agentes del mercado, pues la dinámica del comercio actual demanda una constante innovación en los empresarios para atraer a consumidores cada vez más exigentes.[3] Lo anterior, como quiera que es por medio de las marcas que: 1. Se logra distinguir en el mercado productos o servicios de diferentes empresas; 2. Permiten a los consumidores fundamentar sus elecciones de compra; y, 3. Ayudan a evitar la confusión de los consumidores.[4] En consecuencia, resulta innegable que las marcas se posicionan como herramientas de suma importancia dentro del tráfico jurídico y comercial actual, razón por la cual conviene indispensable el estudio de sus conceptos, características y demás aspectos concernientes al derecho marcario.

Así las cosas, el presente artículo pretende desplegar al lector un primer acercamiento a las marcas y a los conceptos relacionados, con el ánimo de que sirva como una guía práctica para el estudio, análisis y entendimiento del derecho marcario en su parte general. Razón por la cual, de manera general pero sustanciosa, se desarrollarán a continuación los principales conceptos, características, clasificaciones, registro y de las acciones para su protección.

  1. De la noción del concepto de marca

El concepto de marca ha sido abordado desde distintas ópticas normativas y doctrinales, razón por la cual resulta pertinente señalar las más relevantes.

En primer lugar, según el Tribunal Arbitral de la OMPI, la palabra marca podría tener varias acepciones: 1. Es un bien inmaterial; 2. Es un derecho exclusivo; y, 3. Es un signo distintivo.[5] Sin embargo, las tres definiciones anteriormente mencionadas, en realidad hacen parte de un mismo concepto de marca, en el cual se complementan e interactúan entre sí.[6]

Ahora bien, en palabras del profesor Agustín Ramella, “la marca es la señal exterior escogida por un industrial o comerciante y empleado, lo mismo que el propio nombre comercial para garantizar que los productos puestos bajo ella, por lo cual se distinguen, provienen de su fábrica o comercio y distinguirlas especialmente de los productos que le hacen competencia”.[7] Es decir, la marca es un signo para distinguir, el cual se emplea para señalar y caracterizar mercancías o productos de la industria diferenciándolos de otros.[8] En el mismo sentido, el profesor Marco Matías Alemán define la marca como aquel signo del cual se vale el industrial para que el público escoja sus productos y servicios a través de la diferenciación.[9] Por otro lado, la Decisión 486 de 2000 define la marca como cualquier signo que sea apto para distinguir productos y servicios en el mercado y que, además, sea susceptible de representarse gráficamente.[10]

En síntesis, la marca es un signo que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de la otra, y son derechos de propiedad intelectual que gozan de especial protección.[11]

  1. De las funciones de las marcas

Además de cumplir con la función de distinguir productos y servicios análogos en un mercado[12], la jurisprudencia y la doctrina de diferentes partes del mundo han coincidido en identificar tres principales funciones que tienen las marcas: 1. La indicadora de origen empresarial; 2. La indicadora de calidad y: 3. La condensadora del goodwill.[13] Consecuentemente, el Tribunal Judicial de la Comunidad Andina (TJCA) ha sostenido que: “El uso como signo distintivo de productos y servicios es lo que permite que el consumidor asocie la marca a un determinado origen empresarial y, por consiguiente, establezca una conexión entra la marca y el producto o servicio”.[14]

Adicionalmente, con ocasión a la finalidad que cumple la marca, es importante señalar lo sostenido por el profesor Manuel Guerrero: “… al igual que ocurre con todos los derechos de propiedad industrial, el fin último de una marca es otorgar una ventaja competitiva a su titular, la cual puede estar expresada de diferentes maneras, pero siempre dirigida a proporcionar una información a la mente del consumidor mediante una palabra, una figura, un color o cualquier signo idóneo para distinguir productos o servicios en el mercado”.[15]

De las anteriores funciones, podemos concluir válidamente que la marca es un símbolo singular y reconocible, que identifica y diferencia un bien, producto o servicios, con el propósito de: 1. Indicar de dónde proviene el producto; 2. Indicar la calidad del producto; 3. Constituir una reputación o goodwill de la empresa titular de la marca; y, 4. Proteger al público consumidor dentro del giro ordinario de los negocios, pues no podrán ser registrables las marcas que generen un riesgo de confusión o de asociación en el mercado.

  1. De las características de las marcas

De manera general, podemos identificar 5 fundamentales características que todo signo distintivo ostenta[16]:

  1. Distintividad. Según el INAPI, es la principal característica, pues el carácter distintivo de una marca implica que es capaz de distinguirse de otras marcas que existan en el mercado, a fin de que el consumidor diferencia un producto y/o servicio de otro de la misma especie o idénticos que existan en el mercado.[17] Es decir, una marca es diferente a otra cuando no es posible confundirlas entre sí.
  2. Especialidad. Una marca es especial u original cuando es particularmente reconocible y no presenta simplicidad; cada marca se utiliza exclusivamente para los productos o servicios para los cuales ha sido registrada.
  3. Novedad. La marca debe ser novedosa, única, con el fin de evitar confusiones dentro del mercado al público consumidor. Recordemos que una de sus finalidades es poder distinguirse, evitando así cualquier confusión o asociación errónea.
  4. Licitud. Se refiere a que la marca debe cumplir con las disposiciones legales relacionadas con la adopción de signos distintivos, por lo que la marca tiene que ajustarse a las regulaciones y no infringir ninguna ley en su creación o uso.
  5. Veracidad. Toda marca debe expresarse con claridad y sin generar engaño directo o indirecto al consumidor, lo que significa que debe cumplir efectivamente con su función de distintividad como quiera que llegará al conocimiento del público.  

El anterior listado,  no taxativo, simplemente es una proposición enunciativa de las cualidades que toda marca debe tener. Recordemos que la finalidad de la marca es que cumpla con su funcionalidad de distinguir productos o servicios de otros dentro de un mercado, razón por la cual debe ser diferente, original, novedosa y que se enmarque dentro del régimen marcario.

  1. De las clasificaciones de las marcas

A nivel internacional, encontramos que la Clasificación de Productos y Servicios de Niza está conformada por una lista de clases, acompañada de notas explicativas y de una lista alfabética de productos y otra de servicios, indicando la clase a la que pertenece cada uno.[18] De manera que, a partir de determinados parámetros, las marcas se agrupan en 45 clases dentro del sistema de clasificación.[19]

Por su parte, a nivel nacional, en Colombia fundamentalmente se han clasificado las marcas de manera legal y comercial. La primera, agrupando las marcas registradas, denominativas o nominales, figurativas, mixtas, lema comercial, marca colectiva, marcas de certificación, denominaciones de origen, marcas de nombres geográficos con indicación de procedencia, marcas notorias y marcas sonoras; y la segunda, contemplando las marcas de fábrica o industriales, marca de comercio, marca de agricultura, marcas de industria extractiva, marcas nacionales, marcas extranjeras, marcas de fantasía, marcas arbitrarias, marcas evocativas, marcas en otros idiomas, marcas de personas y seudónimos, marcas de título de publicaciones, marcas plásticas o tridimensionales y marcas de servicios.[20]

La anterior clasificación marcaria en el marco nacional no es más que una recopilación de las marcas existentes en nuestro país y que gozan de especial protección, como derechos de propiedad intelectual en cabeza de personas naturales o jurídicas, por parte de normas nacionales y supranacionales.

  • Del registro de la marca

El registro de las marcas se realiza ante la Oficina Competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configurando así el acto constitutivo del derecho de marca que confiere a su titular el uso exclusivo del signo y la posibilidad de ejercer acciones positivas sobre este, de acuerdo con el título VI de la Decisión 486 de 2000.[21] Lo anterior quiere decir que una marca puede protegerse registrándola, esto es, presentando una solicitud de registro en la oficina nacional o internacional de marcas competente y abonando las tasas correspondientes.[22] En el caso colombiano, el proceso de registro de una marca se realiza ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Por otro lado, es menester indicar que se pueden registrar todo tipo de marcas mientras no transgredan las normas que protegen o regulan el uso de los signos aptos para distinguir productos o servicios en el mercado, porque en esa eventualidad, nos encontraríamos ante una infracción marcaria. Asimismo, valga resaltar que el periodo de protección de una marca puede variar dependiendo del país, pero normalmente es de diez años.[23]

  • De los derechos que confiere el registro de la marca: uso exclusivo y del ius prohibendi.

En este punto resulta pertinente preguntarse ¿qué derechos confiere el registro de marcas? Para la OMPI, el registro de la marca confiere al titular el derecho exclusivo a utilizarla, lo que presupone que la marca podrá ser utilizada exclusivamente por su titular o ser concedida en licencia a un tercero a cambio de un pago.[24] Asimismo, la Norma Superior en materia de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina, indica que por medio del registro de la marca ante la respectiva oficina nacional competente, el titular adquiere el derecho al uso exclusivo de la marca.[25] Con base a lo anterior, logramos identificar un primer derecho que se obtiene con el registro de la marca en cabeza de su titular: uso exclusivo de la marca.

En tratándose del derecho al uso exclusivo que ostenta el titular de la marca, el TJCA en sus pronunciamientos ha indicado que de él se derivan dos facetas: 1. Faceta positiva del derecho exclusivo de marca y; 2. Faceta negativa del derecho de marca. “Por la primera, se permite al titular usarla, cederla o conceder licencia sobre la marca. La otra cara de la exclusividad, la negativa, implica que el titular está facultado para prohibir (ius prohibendi) que terceros usen la marca, y en consonancia, oponerse al uso y registro de signos idénticos o similares a los que él es titular”.[26] Conforme a lo anterior, podemos identificar un nuevo derecho a favor del titular de la marca que surge como consecuencia del registro y de su uso exclusivo: la facultad del ejercicio del ius prohibendi.

Aunado a lo anterior y con relación al ius prohibendi, el TJCA ha indicado que el derecho al uso exclusivo de la marca “… permite a su titular ejercer el ius prohibendi para impedir que terceros utilicen su marca, sin su expreso consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares, a tal extremo que pueda causar confusión al consumidor que es a quien protege, en esencia, el derecho marcario”.[27] En otras palabras, la faceta negativa del derecho de marca faculta a su titular la posibilidad de incoar acciones en búsqueda de proteger sus derechos de propiedad intelectual en los eventos en los que un tercero utilice indebidamente una marca registrada sin su permiso; de esta manera el registro de marca ofrece seguridad jurídica y refuerza la condición del titular del derecho en caso de litigio.

  • De las acciones para la protección de la marca

Así las cosas, ante una situación en la que un tercero pretenda aprovecharse de una marca legalmente protegida, el titular de la misma podrá ejercer las facultades propias del ius prohibendi en aras de evitar su uso, lograr una indemnización o incluso impedir que se registre una marca igual o similar. Lo que quiere decir que el titular de la marca tendrá la posibilidad de iniciar acciones ante la jurisdicción en sus especialidades civil, penal o administrativa, dependiendo del caso.

De manera general, sobre las acciones que tiene el titular de la marca para tutelar su derecho de propiedad industrial, este podrá acudir a la acción por competencia desleal (cuando se trate de actos vinculados a la propiedad industrial) y/o a la acción por infracción marcaria[28]. En ambos casos, la finalidad que buscan estos mecanismos es la protección del derecho de marca ante la posible violación de esta por parte de un tercero.

Conclusión:

En conclusión, las marcas como signo distintivo para diferenciar productos o servicios de un empresario dentro de un mercado específico, se posicionan como un activo intangible de gran importancia en el patrimonio de los empresarios y como un factor determinante en la toma de decisiones por parte de los consumidores. Por lo anterior, las marcas presentan una particular atención para el Derecho, a través de la constitución de una rama especializada (derecho marcario) y, asimismo, un especial amparo en el régimen jurídico por medio de Organizaciones Internacionales y Comunidades Regionales que auguran por su protección.

En consecuencia, en el marco de una sociedad globalizada dinámica y con el fin de no caer en la obsolencia, todo estudiante del Derecho deberá reconocer la relevancia  que la propiedad intelectual reviste en la actualidad, con el fin de adaptarse a las necesidades de los agentes del mercado, en donde las marcas rebozan de un gran impacto en el empresario, los consumidores, en la economía y en la sociedad en general; y, por lo tanto, adentrarse en el interesante estudio del derecho marcario.

Bibliografía:

[1] Alemán, M. (1997). Normatividad Subregional sobre marca de productos y servicios. Editorial Top Management International.

[2] Romero Tula, Y. (2019). La infracción marcaria como acto de competencia desleal en contra de la marca protegida y la no protegida – sus consecuencias jurídicas e indemnizatorias. (Tesis de Especialización, Pontificia Universidad Javeriana). Repositorio Institucional – Pontificia Universidad Javeriana.

[3]Guerrero, M. (2016). El nuevo derecho de marcas: perspectiva en Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea. Editorial Universidad Externado de Colombia.

[4] Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. La importancia de las marcas para las Pymes. https://www.wipo.int/ip-outreach/es/ipday/2021/toptips/trademarks.html#:~:text=Las%20marcas%20permiten%20a%20los,un%20grado%20de%20calidad%20constante.

[5] Tribunal Arbitral de la OMPI. Decisión del Panel Administrativo N.º DPE2010-0002 del 16 de diciembre de 2016. (Caso SPTC Inc., SPTC Delaware, LLC v. SansonEnterprises S.A.C.)

[6] Buitrago, A. (2012). El derecho marcario como una práctica restrictiva de  la competencia.. (Artículo Académico, Universidad de los Andes). Repositorio Institucional –Universidad de los Andes.

[7]Metke, R. (1987) Aspectos teóricos y prácticos del Derecho Marcario. Editorial Kelly. P. 11.

[8] Ibidem, P. 12.

[9] Alemán, M. (1997) Normatividad Subregional sobre marca de productos y servicios. Editorial Top Management International. P. 75.

[10] Decisión 486 de 2000. Art. 134. La Decisión 486 (Régimen Común de la Propiedad Industrial) de la Comunidad Andina de Naciones contiene normas de obligatorio cumplimiento sobre la protección de la propiedad industrial para los países miembros de la CAN.

[11] Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Marcas. https://www.wipo.int/trademarks/es/#:~:text=Una%20marca%20es%20un%20signo,propiedad%20intelectual%20(PI)%20protegidos.

[12] Decisión 486 de 2000. Art. 135.

[13] Guerrero, M. (2019) Derecho de Marcas: Teoría y Práctica Internacional. Editorial Universidad Externado de Colombia. P. 23.

[14] Interpretación Prejudicial publicada el 25 de febrero de 2016, expedida dentro del trámite del Proceso – 388 – IP – 2015.

[15] Guerrero, M. (2019) Derecho de Marcas: Teoría y Práctica Internacional. Editorial Universidad Externado de Colombia. P. 24.

[16] Romero Tula, Y. (2019). La infracción marcaria como acto de competencia desleal en contra de la marca protegida y la no protegida – sus consecuencias jurídicas e indemnizatorias. (Tesis de Especialización, Pontificia Universidad Javeriana). Repositorio Institucional – Pontificia Universidad Javeriana.

[17] Instituto Nacional de Propiedad Industrial. ¿Qué es una marca? https://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-article-797.html#:~:text=La%20principal%20característica%20de%20una,que%20existan%20en%20el%20mercado.

[18] Oficina Española de Patentes y Marcas. ¿Cómo está compuesta la clasificación de Niza? https://www.beta.oepm.es/es/signos_distintivos/marcas_nacionales/mas_informacion/clasificacion_internacional_Prod.html#:~:text=La%20Clasificación%20de%20Niza%20es,el%20momento%20de%20la%20solicitud.

[19] Clasificación de Productos y Servicios de Niza. Edición del 01 de enero de 2017.

[20] Romero Tula, Y. (2019). La infracción marcaria como acto de competencia desleal en contra de la marca protegida y la no protegida – sus consecuencias jurídicas e indemnizatorias. (Tesis de Especialización, Pontificia Universidad Javeriana). Repositorio Institucional – Pontificia Universidad Javeriana.

[21] Decisión 486 de 2000. Título VI.

[22] Instituto Nacional de Propiedad Industrial. ¿Qué es una marca? https://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-article-797.html#:~:text=La%20principal%20característica%20de%20una,que%20existan%20en%20el%20mercado.

[23] Ibidem.

[24] Instituto Nacional de Propiedad Industrial. ¿Qué es una marca? https://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-article-797.html#:~:text=La%20principal%20característica%20de%20una,que%20existan%20en%20el%20mercado.

[25] Decisión 486 de 2000. Art. 152.

[26] Interpretación Prejudicial publicada el 25 de septiembre de 2013, expedida dentro del trámite del Proceso – 129 – IP – 2013.

[27] Interpretación Prejudicial publicada el 13 de noviembre de 2012, expedida dentro del trámite del Proceso – 127 – IP – 2012.

[28] El artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 consagra una serie de actos que constituyen violación de los derechos de propiedad industrial, lo que legitimará al titular de la marca para ejercer la acción de infracción marcaria

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